（岳文辉）上海首例域名抢注不正当竞争案代理回顾

日期：2009-05-11     作者：岳文辉

 一：案件代理过程
（一）诉前过程：
1999年11月4日上海晨铉智能科技发展有限公司收到（美国）普罗克特和甘布尔公司“宝洁（中国）有限公司”(One Procter &Gamble Company)发往认为该公司“抢注域名”的传真；
1999年11月5日上海晨铉智能科技发展有限公司发传真回复（美国）普罗克特和甘布尔公司“宝洁（中国）有限公司”(One Procter & Gamble Company)（主要说明二点：1：经查“域名抢注”不成立；2：望此事能妥善解决！）；
1999年11月19日（美国）普罗克特和甘布尔公司(One Procter & Gamble Company)“宝洁（中国）有限公司”代理人来到上海晨铉智能科技发展有限公司就“SAFEGUARD”域名注册事宜和笔者进行了为时一个上午的谈判，双方会谈僵持，（美国）普罗克特和甘布尔公司(One Procter  & Gamble Company) “宝洁（中国）有限公司”无法从法律角度说服上海晨铉智能科技发展有限公司注册“SAFEGUARD”域名是一种“抢注行为”。

（二）诉讼过程：
2000年2月21上海晨铉智能科技发展有限公司正式收到由上海市第二中级人民法院送达的（美国）普罗克特和甘布尔公司(One Procter & Gamble Company)诉上海晨铉智能科技发展有限公司域名抢注不正当竞争案的起诉状，并签署了送达回证，至此该纠纷正式进入诉讼程序；
2000年2月22日上海晨铉智能科技发展有限公司寄出送达回证，并正式办理了全权委托笔者出庭应诉的委托手续；
2000年3月24日，原告（美国）普罗克特和甘布尔公司(One Procter & Gamble Company)和被告上海晨铉智能科技发展有限公司在法庭的主持下首次进行了庭前证据交换和质证工作；
2000年5月15日，原告（美国）普罗克特和甘布尔公司(One Procter & Gamble Company)和被告上海晨铉智能科技发展有限公司在法庭的主持下再次进行了庭前证据补充、交换和质证工作；
2000年5月17日上午9：00—11：30，上海市第二中级人民法院组成合议庭在该院六法庭正式开庭审理原告“（美国）普罗克特和甘布尔公司(One Procter & Gamble Company)”诉被告“上海晨铉智能科技发展有限公司”域名抢注不正当竞争案，现场进行了录像，旁听席中有多家媒体记者参与旁听和报道。笔者对原告“（美国）普罗克特和甘布尔公司(One Procter & Gamble Company)”提供的7组57份证据材料进行了充分地质证并提出了异议，在法庭审理时与原告方进行了激烈地辩论。笔者以我国《商标法》、《商标法实施细则》、《反不正当竞争法》、《保护工业产权的巴黎公约》、《“TRIPS”协议》、世界知识产权组织的《域名争端解决规则》、《域名争端解决政策》的法律依据提出了与原告截然相反的3个观点：
1：被告“上海晨铉智能科技发展有限公司”注册“SAFEGUARD”域名不构成恶意抢注；
2：被告注册“SAFEGUARD”域名不构成不正当竞争；
3：“SAFEGUARD”本身不是驰名商标；
在法庭辩论结束后，因双方分歧较大故调解失败，等待法院公断；
2000年10月上海市第二中级人民法院做出“（2000）沪二中知初字第23号”民事判决书认定被告上海晨铉智能科技发展有限公司是一种域名抢注行为，支持了原告的诉讼请求，判令被告被告停止使用“www.safeguard.com.cn ”域名，被告上海晨铉智能科技发展有限公司在法定期间再次委托笔者依法上诉，故一审判决书没有生效。
2001年4月23日上午，上海市高级人民法院组成合议庭正式开庭审理上诉人“上海晨铉智能科技发展有限公司”诉被上诉人“（美国）普罗克特和甘布尔公司(One Procter & Gamble Company)”域名抢注不正当竞争案。作为上诉人的笔者针对被上诉人“（美国）普罗克特和甘布尔公司(One Procter & Gamble Company)”在一审期间提供的7组57份证据材料进行了充分地质证并提出了强烈异议，在二审的法庭审理过程中再次与被上诉人进行了激烈地辩论。
2001年7月5日，上海市高级人民法院做出了驳回上诉、维持原判的“（2001）沪高知终字第4号”民事判决书。

二：当年的案件代理思路
     （一）：笔者认为被告“上海晨铉智能科技发展有限公司”注册“www.safeguard.com.cn”域名的行为不是“恶意抢先注册”而是“善意在先注册”，被告公司注册的“www.safeguard.com.cn”的三级域名和原告公司注册的“SAFEGUARD”商标的英文字母组合相同纯粹是一种“偶合——偶然的巧合”现象。按照国际通行的惯例，域名注册采取“先申请、先注册”的原则，被告选用和其“弱电系统及安防系统的设计安装维修”意思相一致的“safeguard”作为其域名中的三级域名并无不当。结合《中华人民共和国反不正当竞争法》有关规定（该法第2条规定：“经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。”）笔者认为要认定被告的行为是一种“不正当竞争行为”或“域名侵权”或“恶意抢注”行为，那么被告在客观上应当具备以下条件（1）：注册人与其注册的域名之间不具备法律上承认的必然联系；（2）：注册人通过其注册的域名获得了非法的利益；在主观上应当是“故意”：笔者认为原告应当在这些方面承担举证责任，否则笔者不得不认为原告诉称：“被告的行为是恶意抢注和“搭便车”的不正当竞争行为是牵强附会的，没有任何事实和法律上的依据的。
     （二）：原告认为被告抢注其域名，但是在诉讼前仅仅向被告提出了异议，而根本没有向中国互联网络信息中心（CNNIC）提出异议，因而被告二次注册该域名都非常顺利，这进一步说明被告注册的“www.safeguard.com.cn”域名不是抢注，而是合法拥有。
     （三）从此案的法庭调查来看，事实上被告的域名注册行为是否侵犯了原告的商标专用权，笔者认为应当依据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标法实施细则》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定来进行判断。
原告所主张权利的“SAFEGUARD”商标为商品商标，根据《商标法》第38条的规定：“在相同或类似商品上擅自使用他人注册商标的行为构成侵权。”而被告将“SAFEGUARD”标志注册域名的行为，根本不属于在相同或类似商品上使用原告的商标，而且《商标法》第38条虽然有“给他人的注册商标专用权造成其他损害”属于侵权行为的规定，但是《中华人民共和国商标法实施细则》第41条对该条款所包括的侵权行为予以了明确地列举，也不包括原告所指控的行为。因此笔者认为被告的域名注册行为不具备《商标法》及其实施细则规定的侵权行为，不构成侵犯原告的商标专用权。
（四）笔者认为：被告公司将“SAFEGUARD”标志注册域名的行为是否构成不正当竞争，应根据被告的行为是否利用了原告的“SAFEGUARD”商标所创造的声誉，是否违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》所规定的诚实信用原则来判断。原告虽然就其注册的商标的使用情况和该商标的影响范围和知名范围提供了证据，但是笔者认为客观地说大家都应当注意的是在中国境内有一定知名度的是“舒肤佳”而非“SAFEGUARD”，（虽然原告就“舒肤佳”和“Safeguard”注册了组合商标）否则被告“晨铉”公司连续二次在中国互联网络信息中心申请注册“www.safeguard.com.cn” 域名时怎么连中国互联网络信息中心经办人都没有反应出“SAFEGUADE”是原告公司早已注册的知名商标？笔者当时还认为：对于熟悉“舒肤佳”的我国公众来说，事实上“舒肤佳”和“Safeguard”在认识上是不会产生必然的联系的，因此“Safeguard”商标在中国并不属于有一定影响力和知名度的商标，更不是驰名商标。在这种情况下，就排除了公众见到被告的“www.safeguard.com.cn ”域名，会误认为使用该域名的网站与原告存在特定关系的可能，因此被告注册该域名的行为，并没有使公众产生混淆，不存在以此利用原告商标声誉谋取利益，故被告的行为构成不正当竞争不能成立。       
（五）判断被告注册“www.safeguard.com.cn ”域名的行为是否构成侵权的法律依据应当是《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国商标法》及其实施细则而非《中国互联网络域名注册暂行管理办法》及其实施细则。
笔者认为：《中国互联网络域名注册暂行管理办法》第21条对域名纠纷的处理作了相应的规定，但由于该办法属于部门规章，故仅仅对域名注册单位处理此类纠纷时产生效力。从原告的起诉状所写的诉讼请求、事实和理由及原告依据的法律依据而言，原告自己也认为本案的性质属于商标侵权及不正当竞争纠纷，对此代理人认为在一个民事诉讼案件中要认定被告的行为是否构成侵权，仍然应适用《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国商标法》及其实施细则等法律条文来处理。
（六）：笔者当时认为：虽然在整个法庭调查过程中，原告提供了大量关于其商品在中国的销售情况以及公众的认知情况的证据材料，来印证或间接证明其注册的商标在客观上已经是驰名商标了，但是被告代理人认为客观地说根据法律之有关规定原告的商标是不能认定为驰名商标的。至少其提供的材料不能证明其已经注册的商标是驰名商标，因为这些材料根据我国的《商标评审机构管理暂行办法》第3条规定（该规定是：“商标评审机构必须是经国家工商行政管理局评定具备资格的方可开展商标评估业务。”）根本不具备商标评估作用。根据法律规定：“驰名商标是指在市场上享有较高声誉并为相关公众熟知的注册商标。”被告代理人认为其必须有2个特征：1：必须是在全国或某个特定区域为广大公众熟知，具有较高知名度；2：该商标的所有者经营的该商标的商品或服务信誉卓著，其产品或服务在国内外拥有广泛的消费市场，拥有最多数的相对稳定的消费群。虽然我国于1985年加入了《保护工业产权的巴黎公约》，应当适用该公约“第二条之二”关于“商标：驰名商标”的规定，但是该条款是原则的、不全面的、实质上只是规定了保护驰名商标的原则，并没有说什么是驰名商标，因而原告如果认为如果其注册的商标是驰名商标适用该条款，则应当进一步列举事实和法律上的依据；如果原告认为根据《TRIPS协议》“与贸易有关的知识产权协议”第16条的规定来认定其注册的商标是驰名商标的话，那么被告代理人认为该条款规定：确认某商标是否系驰名商标，应顾及有关公众对其知晓程度、包括成员国地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度。”但是被告代理人认为什么是“有关公众”？什么是“知晓程度”原告有举证责任。

三：当时的办案反思：
（一）：网络用户使用网络的习惯，是在查找自己需要的资料时，借助各种搜索引擎，输入关键词语进行搜索，因此，网络用户假如要想了解有关“安全保卫”方面的内容，很可能输入“safe”、“guard”、“safeguard”等词汇，因此上海晨铉智能科技发展有限公司认为自己把“safeguard”作为三级域名注册是一种既便于用户搜索，又体现自己的产品特性的行为，这是一种天然的逻辑关系（事实上在许多国内网站的名称中也可以看出，比如大多数法律网站都有“LAW”这个词，便是出于同样的考虑），认定上海晨铉智能科技发展有限公司注册“safeguard ”域名的行为是“恶意抢注”在当时的网络法律环境下绝对让人不能信服；
（二）：“（2000）沪二中知初字第23号”民事判决书没有明确认定被美国宝洁公司注册的“safeguard”、“舒肤佳”或“safeguard/舒肤佳”构成的组合商标是驰名商标，却以该商标“在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知”为由变相认定其为驰名商标，并给予了其相应的法律待遇，这是法院通过判决认定驰名商标的行为，但我国是大陆法系，这种做法是否妥当？
（三）：虽然我国于1985年加入了《保护工业产权的巴黎公约》，应当适用该公约“第二条之二”关于“商标：驰名商标”的规定，但是笔者认为该条款是原则的、不全面的、实质上只是规定了保护驰名商标的原则，并没有说什么是驰名商标，因而美国宝洁公司认为如果其注册的商标是驰名商标适用该条款，则应当进一步列举事实和中国法律的依据，但事实上在庭审过程中这方面并非充分，但法庭却予以认可，是不是我国加入“WTO”在即，此案作为适用国际惯例的试点？
（四）：通过此案的审理，中国公司应该对域名有新的认识，就是如果已经注册的域名不是和驰名或知名商标相同，那么：1：从域名作用看，它只起到地址的作用，域名是网络用户互相联系联系且可由电脑识别的一系列符号，不依附特定商品，也不与特定商品相联系，并不代表一个企业、一个商品的综合信誉。域名在使用过程中，本身不体现经济价值，不会给用户带来直接的经济效益。因此域名没有侵害他人商标权的基础；2：从商标名称在域名中所占的比例分析，商标名称部分不具有显著性，如果不对其中涉及商标名称部分的组成作突出性宣传，人们对其的注意力就不会集中，也就是说，商标具有的无形资产不被域名用户“搭便车”使用，就缺乏不正当竞争侵权的要件；3：从商标自身的保护范围来看，它的权利不能辐射到域名领域《商标法》规定，商标人只有权禁止他人同类或类似的商品或服务上使用相同或类似的商标，但是域名是互联网用户的网络地址，即不是一种商品，从《商标法》出发，商标权人无权要求他人停止域名的使用；
（五）：如果用《TRIPS协议》“与贸易有关的知识产权协议”第16条的规定来认定其注册的商标是驰名商标的话，那么该条款规定：“确认某商标是否系驰名商标，应顾及有关公众对其知晓程度、包括成员国地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度。”对于什么是“有关公众”？什么是“知晓程度”该协议并没有明确规定，将来我国在加入“WTO”后，“全国人大”是不是能在国内法方面在这方面加以细化？
（六）：当时根据北京市高级人民法院《关于审理因域名注册，使用而引起的的知识产权民事纠纷案件若干指导意见》规定，就是上海晨铉智能科技发展有限公司行为必须同时符合以下3个条件：1：注册的域名与权利人享有的标识相同或足以导致误认的相识；2：域名持有人对该域名标记不享有任何其他的在先权利；3：对该域名的注册和使用具有恶意（具体指，域名持有人提出向权利人出售、出租或以其他方式有偿转让域名；或以赢利为目的，以故意混淆域名与权利人商标、商号的方式引诱网络用户进入其网页或其他在线服务；或者专为阻止他人将商标、商号用于域名而注册；或者为损坏他人的商誉而注册域名）。但事实上上海晨铉智能科技发展有限公司行为并没有同时符合上述3个条件？另外迄今为止还没有哪部法律、法规提供商标所有权等于域名所有权这方面的法律依据？
（七）：通过此案笔者认为：我们完全可以看到美国企业的霸道和嚣张，事实上笔者认为美国企业到底是在利用法律维护他们的合法权益还是打着法律的幌子互联网领域干强盗的勾当？在互联网的拓荒年代，笔者始终有一种感觉就是美国企业真正的用意并不在于“safeguard”这一域名，而是要在互联网世界打击和毁坏中国民族工业的劳动成果和智力成果，笔者认为这才是真正的不正当竞争！通过此案，笔者认为我国要尽快网络立法，否则就很难区分到底是中国企业在“域名抢先注册”还是外国企业在合法“域名强行注册”？