商标法的重要性

2014年第08期    作者:汤炜轩    阅读 10,402 次

        自从2003年《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）签订后，内地市场对香港进一步开放。内地与香港有着更为紧密的经济合作，企业和行业之间的贸易合作也日渐趋多，使很多人根本分不出哪些是内地制造、哪些是香港制造的产品。

        在这种情况下，要在芸芸行业的竞争中突围而出，创立自家品牌或商标（trade mark）是最重要的。但正因为内地和香港的市场有着各自不同的制度、不同开放的程度，商标上的冲突或重用情况时常发生，衍生了很多香港商标与内地商标在注册上的问题。笔者尝试探讨当内地商标和香港商标发生冲突时香港法院会如何处理，及企业应该如何保护自己的商标。

        香港商标法（law of trade marks) 的原则是当某个商标一经注册，注册者在理论上即独享该商标的使用权，而任何商标侵犯（infringe)了注册商标都可能负有赔偿责任。而最常发生商标争议的，通常是以下三种情况：第一，两个商标是一样的；第二，两个商标有相似的地方；第三，注册已被使用的商标。每一种情况所要考虑的因素都有所不同，但都离不开一个最大的原则，那就是是否存在“混淆”。在最近的China National Gold Group Corpo-ration(中国黄金集团公司)v China (HK) Gold Group Shares Limited(中国(香港)黄金集团股份有限公司)[2013] HKEC 1684一案中, 法庭详细说明了怎样界定“混淆”这个概念。

        在China National Gold一案中, 原告是商标“中国黄金”的注册人，而被告人是一家香港公司，它在内地的分行也用了“中国黄金”的商标来推广自己的黄金。法庭引用了《Trade Marks Ordinance》(《商标条例》)第18条第（3）款和（5）款来判断被告人是否侵犯了原告人的商标。

        而《商标条例》第18条是这样说明的：

        1、凡某商标已就某些货品或服务而注册，如任何人在营商过程或业务运作中，就与该等货品或服务相同的货品或服务而使用与该商标相同的标志，则该人即属侵犯该注册商标。

        2、凡某商标已就某些货品或服务而注册，如：(a) 任何人在营商过程或业务运作中，就与该等货品或服务相类似的其他货品或服务而使用与该商标相同的标志；及(b) 就该等其他货品或服务而使用该标志相当可能会令公众产生混淆，则该人即属侵犯该注册商标。

         3、凡某商标已就某些货品或服务而注册，如：(a)任何人在营商过程或业务运作中，就与该等货品或服务相同或相类似的其他货品或服务而使用与该商标相类似的标志；及(b)就该等其他货品或服务而使用该标志相当可能会令公众产生混淆，则该人即属侵犯该注册商标。

        《商标条例》说得非常清楚，在判断某个商标是否侵权，要考虑两个因素：第一，如果任何人使用与注册标志相同或类似的标志(mark) , 那其就是侵权；第二，如果任何人使用的标志是可能会令公众对注册商标产生混淆的，这也构成侵权。

        在China National Gold一案中，被告人使用的商标是“中国黄金(香港)”，这与原告人的注册商标“中国黄金”十分类似。虽然被告人的商标中多了“香港”二字，但是法官认为这种差异不足以区分两个商标，因此判断被告人的标志与原告人的商标类似, 从而侵犯了原告人的商标。同时，因为两个商标的类似导致了原告人的商标容易被被告人的商标混淆。在Julius Samaan Ltd v Tetrosyl Ltd[2000] MCR 42的案例中，法庭列出了10个法庭应考虑的因素, 来决定原告人的商标是否有被被告人的商标混淆的情况出现。在这10个应考虑的因素中，都离不开一个宗旨，就是在消费者眼中, 有没有把两个商标相互混淆。

         在Sabel BV v Puma AG  [1998] ETMR 1的案例中, 法庭解释了何为消费者。消费者是任何一个普通人，而法庭认为一个普通消费者是对市场有合理的认知及充足的信息。法庭也认为一个普通消费者是有合理或正常的观察力。所以，如果某个消费者对市场是无知的，或从来都不知天下事的，那么在法庭的眼中其就不会是一个普通的消费者。在Sabel中，法庭同时说明了何为“混淆”,即在决定一个商标与另一个商标是否容易被混淆时，法庭要有一个宏观的看法，而这个看法要具有全球性。此外，法庭也应考虑到所有相关的因素。Sabel也说明了在法庭眼中, 一个普通消费者是会将一个标志完整性地去理解, 而不会拆开一个标志而去理解该标志中的每一个元素。Sabel还建立了另外一个重要的原则, 那就是什么时候才构成混淆。在Sabel中，法庭阐明了如果当一个消费者看见被告人的标志时, 仅想起原告人的商标，这不构成混淆。混淆只会发生在当消费者误以为被告人的标志与原告人的商标是有关系的, 或误以为被告人的标志等同于原告人的标志。

        总而言之，法庭决定被告人的标志是否侵权，是在于两个标志有否有混淆，而混淆与否在于以下几点：

        1、法庭会考虑所有有关的因素，而法庭也会是全球性和宏观性的去考虑这些因素。

        2、在众多的因素之中, 消费者对标志的理解极为重要。而消费者是一个对市场有合理理解和拥有合理市场信息的正常消费者。

        3、如果当消费者见到被告人的标志时仅会想起（mere association)原告人的商标，这不等于消费者混淆了这两个商标。所以，如果消费者清楚明白这两个商标的区别，而只不过当见到被告人的商标时想起原告人的商标，这不会构成混淆。

        4、混淆只会形成当一个消费者见到被告人的标志时，误以为被告人的产品和原告人的产品是有关连或消费者误以为被告人的商标等同于原告人的商标，亦即是误以为两个商标为同一个商标。

        由此可见，要保护自己的商标, 就一定要注册，这样可以确保任何与注册者类似或相同的标志都不能在市场上出现。就算有，注册者亦能通过法律途径向侵权者索赔。况且，法律保护的层面很广，只要消费者混淆了注册者的商标或任何一个标志，那么法律一定会给予其保护。所以，我们不可以忘记在这千变万化的市场中，消费者就是靠商标去辩认各公司和产品的，所以商标的注册是非常重要的。

        以上讨论了商标注册的重要性和何为商标侵权。但以上所提及的情况的重点都在于商标注册与否。在以下这部分笔者会探讨在没有注册的情况下法庭将怎样处理商标的争论。

        一般的例子是，就算一个先商标持有人（前者）未能注册其商标，而另一个商标持有人（后者）却注册了相同或类似的商标。在法律上，这不代表前者失去了他的商标使用权。如果能证明先商标持有人的商标已建立了一定的认受性，那么任何后注册或已注册的商标也可以从注册表里被剔除。

        在《商标条例》的第53条第（5）款和第（8）款是这说明的：

        第(5)款明确：除第(6)款及第(7)款另有规定外，商标的注册也可基于以下理由而宣布为无效：(a)已有一个在先商标，而第12条第(1)款、第(2)款或第(3)款(拒绝注册的相对理由)所列的条件仅该在先商标适用；或（b）已有一项在先权利，而第12条第(4)款或第(5)款(拒绝注册的相对理由)所列的条件已于该在先权利相符合。

        第(8)款明确：如商标是就某些货品或服务注册，而注册无效的理由只就该等货品或服务中的某部分货品或服务而存在，则该商标须只限于就该部分货品或服务而宣布为无效。

        《商标条例》第12条第（4）款和第（5）款也解释了在什么情况下商标是不得注册的。说穿了, 那个大原则就是, 如果先商标是被判断为驰名商标，那么在无适当因由的情况下, 使用该在后商标，会对该在先商标的显著特性或声誉构成不公平的利用,可能造成其损害，那么该在后商标不得注册，或在上述构成不公平利用或造成损害的范围内不得注册。

        所以重点在于：什么是驰名商标？而这个问题在Ping An Securities Limited v中国平安保险(集团)股份有限公司(2009) 12 HKCFAR 808 的案例中找到了答案。在Ping An Securities Limited一案中，终审法院要判决的，只有一个论点，就是原告人能否证明其商标已经在这个国家或地区建立了一个广为人知的商誉。在Ping An Securities Limited的案例中，法庭引用了知名的英国案例Reckitt & Colman Products Limited v. the Borden[1990] RPC 341, 406 去例举法庭判断商标是否是一个驰名商标应该要考虑的三个因素：

        1、原告人必须建立附着在商品或服务的商誉或声誉，从而令消费者在看见该产品时就能联想到那个商标从而获取公众的特别印象。

        2、原告人要证明被告人有意或无意地误导了消费者，令消费者误以为被告人的商品或服务等同于原告人。

        3、原告人要证明因为消费者对被告人的误会，令原告人承受或将会承受之损失。

        当原告人能符合和成功地证明以上三个要素，那么原告人的商标就会得到保护，尽管其商标并没有注册。重点是在于那个商标是否在一个地区或国家里驰名，如果是的话，那么很有可能这个商标已经受到了保护。

        笔者尝试展现如何能有效地保护自己的商标，也解释了何为侵权以及分析了一个商标在没有注册的情况下而洐生的问题。这一切就是要让读者更加清楚地明白香港对这方面的法律规定。相信这对中国内地与香港企业将来的合作有着莫大的帮助。●