论专利纠纷对科创板上市的影响

2020年第11期    作者:唐银锋 吕万成    阅读 2,744 次

一、科创板对核心技术的相关规定

基于科创板的定位及拟上市企业的科创属性要求，科创板上市对发行人的核心技术有明确要求，《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三条规定：发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市，应当符合科创板定位……符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出……第十二条：发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力:（三）发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，……相应上海证券交易所（以下简称“上交所”）在上市审核中对发行人的核心技术极为关注，《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明》《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》及《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》等规则文件对发行人核心技术的信息披露及中介机构的核查要求进行了明确细致的规定。

二、科创板拟上市企业发生专利纠纷的原因

1.拟上市企业因其专利数量等原因较容易发生专利纠纷

科创板拟上市企业必须具备“关键核心技术，科技创新能力突出”的要求，企业的专利数量成为企业拥有关键核心技术及科技创新能力突出的重要指标。拟上市企业一般都拥有相当数量的专利，其产生专利纠纷的概率也相应增加。同时，拟上市企业处于科技前沿，部分技术可以和国外领先的同行企业进行竞争，与境外企业发生专利纠纷的概率也会相应增加。

2.竞争对手针对拟上市企业的上市发起专利诉讼

存在专利纠纷的12家科创板拟上市企业中，其中专利纠纷发生在发行人上市申报后或临近申报前的企业有4家，占比为33.33%，存在竞争对手针对发行人上市或者阻击发行人上市的意图。

科创板拟上市企业为达到一定规模的企业，技术较为领先并在其所属行业具有较强竞争力。竞争对手较为精准的选择在拟上市企业申报后或临近申报前发起专利诉讼，一则意在取得实体权利上的有利判决，二则即使实体权利上最终达不到其诉讼目的，但鉴于专利诉讼的审理时间周期较长，也可以延缓拟上市企业的上市时间甚至导致其上市失败，从而实现其商业目的。如笔者经办的乔丹体育上市项目中，因美国前职业篮球运动员Michael Jordan于2012年3月起诉乔丹体育商标侵犯其姓名权，乔丹体育自2011年过会后至今仍未发行。

值得注意的，对于恶意知识产权诉讼，司法机关也出台了旨在保障科创板顺利运行的相关指导意见，如《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》明确提出“有效维护科创板上市公司知识产权合法权益”；《上海市高级人民法院关于服务保障设立科创板并试点注册制的若干意见》针对上市公司涉及专利权案件，提出“审慎处理涉发行上市审核阶段的科创企业的知识产权纠纷，加强与上海证券交易所的沟通协调，有效防范恶意知识产权诉讼干扰科创板顺利运行”。

三、科创板拟上市企业专利纠纷的基本情况及分析

1.科创板拟上市企业专利纠纷的基本情况

根据科创板拟上市企业的招股说明书及反馈回复等公开披露信息，截至目前，科创板拟上市企业在上市审核期间存在的专利纠纷情况如图一。

2.审核中对专利纠纷关注的共性问题

除专利纠纷对发行人的经营影响明显极小之外，上交所对专利纠纷通常会有二轮或三轮甚至更多轮问询，要求发行人说明与专利纠纷相关的以下事项：

（1）专利纠纷的基本情况、涉及金额以及案件的具体进展情况；纠纷专利的内容、在相关产品的应用、涉及产品的主要技术等。　

（2）发行人核心专利与一般专利的划分标准，纠纷专利是否属于发行人的核心专利、是否涉及发行人主要核心产品，纠纷涉及的专利与发行人核心技术无关的依据。

（3）发行人作出的不存在侵犯相关专利权的理由、依据是否充分。

（4）发行人纠纷专利报告期内所对应的产品、报告期内销售收入与毛利、相关产品存货各期末结存数量、账面余额和存货跌价准备，以及说明在赔偿金额最大估计数下，对发行人财务数据的影响以及对本次发行上市的影响。

（5）相关纠纷是否对发行人生产经营产生重大不利影响，发行人以持续经营假设作为报表编制基础是否恰当；发行人是否需要进行预计负债以及预计负债的计提标准及金额是否充分。

3.已成功在科创板上市的企业的专利纠纷情况

上市审核时虽然存在专利纠纷，但专利纠纷并未阻止晶丰明源等5家企业成功上市，该等已上市企业一般从以下方面说明了专利纠纷对其上市不构成障碍。

（1）专利纠纷对发行人的经营影响较小。

发行人从产品、业务、财务指标及持续经营等角度详细论述说明了涉诉专利及产品对其生产经营不构成重大影响。如东方基因说明涉诉产品相关销售完成后不存在其他未完成的产品订单，涉及相关销售金额极小且已停售该项专利涉及的相关产品。长阳科技说明涉诉产品收入占各期营业收入比例逐年下降，对发行人生产经营造成的影响较小。光峰科技说明涉诉产品在报告期内均未再生产，且不属于发行人的主要产品。晶丰明源说明涉诉产品占发行人营业收入及利润比例较小，在相关销售完成后不存在其他未完成的产品订单等情形。该等案例中发行人说明了涉诉专利、产品并非其核心专利或核心产品，或者从其回复中明显可以看出不属于其核心专利和产品。

值得注意的是，在南微医学专利纠纷一案中，发行人承认其涉诉专利为核心技术及核心产品，但论证其不存在专利权侵权行为，分析说明即便最终诉讼结果对发行人不利，但涉诉产品占发行人主营业务收入比例较低、涉诉专利即将到期、涉诉产品较易替代，专利诉讼不会对发行人的持续经营造成重大不利影响。

（2）取得了对发行人有利的审查结论意见和一审判决。

如市场关注程度较高的晶丰明源专利纠纷一案中，在原定上市委员会审议取消后，晶丰明源在重新上会前成功申请了国家知识产权局专利局宣告原告其中一项专利无效。长阳科技专利纠纷一案中，国家知识产权局专利局宣告原告两项专利无效。光峰科技专利纠纷一案中，一审法院判决驳回原告的全部诉讼请求。

在上市委员会审议前取得有利于发行人的国家知识产权局审查决定意见或人民法院一审判决，虽可能并非最终生效结论意见，但对上市审核仍具有较强的正面导向意义。

四、科创板拟上市企业面对专利纠纷时的对策

科创板拟上市企业遇到专利纠纷，特别是在临近申报或申报后遭遇专利纠纷，往往会较为紧张。考虑到科创板上市审核速度较快及专利纠纷审理时间较长，在正常的上市审核期间内发行人可能难以取得最终生效判决。但如前所述，专利纠纷并非一定构成上市障碍，笔者认为发行人仍需冷静面对并从以下两个角度积极应对。

1.从上市审核角度

（1）在问询回复中充分论证说明专利纠纷的影响。

针对本文列举的“三、科创板拟上市企业专利纠纷基本情况及分析”的“2、审核中对专利纠纷关注的共性问题”，发行人可结合其实际情况积极组织中介机构回复问询问题，重点可从以下几个方面予以分析说明：

a.涉诉专利是否属于发行人的核心技术

鉴于发行人不存核心技术的重大权属纠纷属于发行条件，一旦涉诉专利为核心技术且如被撤销、无效或适用的产品（服务）无法销售（提供），则可能导致发行人不符合发行条件。

首先，发行人一般可从核心技术的认定标准及依据、核心专利与一般专利的划分标准，发行人产品所用专利的具体情况，说明发行人报告期内销售的相关产品所采用的技术路线与原告专利是否存在差异，以判定涉诉专利是否属于发行人核心技术。

其次，涉诉专利是否为发行人主要业务所涉及的核心技术、重要技术或不可或缺的技术，发行人的相关替代技术情况及其能否取得同样的效果。

再次，发行人一般可从其行业定位及自身核心技术及自主研发能力角度，说明涉诉专利的技术新颖性及创造性及产品迭代情况。

最后，涉诉专利是否涉及发行人在研产品也能侧面印证涉诉专利是否涉及发行人核心技术。

b.涉诉专利及其产品对发行人生产经营的影响

首先，发行人一般可假设涉诉专利构成侵权的最不利情形下，从涉诉专利及其产品在报告期内的收入金额及毛利、占比情况、利润及贡献度占比以及存货及原材料库存情况，涉诉产品未来是否继续销售，专利纠纷的最大赔偿金额对发行人财务数据的影响，对发行人未来持续经营等角度进行分析，并尽可能通过量化分析说明涉诉专利及其产品对发行人相关财务数据的影响。

其次，发行人可论证其产品结构及相应技术持续更新，结合案件诉讼周期较长、诉讼权利即将到期、涉诉产品占发行人业绩比例等情形，论证如产生不利诉讼结果对发行人后续业务是否构成实质不利影响。

再次，科创板拟上市企业往往属于技术更新较快的行业，其技术及产品可能存在迭代迅速的特点。发行人可论证说明原告专利技术是否存在时效性较低，不属于行业内的前沿技术且缺乏市场竞争力等情形，从而说明对发行人经营的影响程度。

c.涉诉专利是否构成对原告专利的侵权

发行人一般可从涉诉专利、产品的技术特点或工艺方案与原告技术、产品是否存在区别，或者涉诉专利、产品与原告专利采用的技术方案是否一致，是否落入原告专利权的保护范围，发行人涉诉产品实施的技术是否为发行人现有技术且与原告专利技术存在差异，原告专利是否存在缺乏新颖性及创造性及被无效的可能角度，说明是否构成对原告专利的侵权。

另外，鉴于专利诉讼的专业性，通常发行人的上市律师并非专利诉讼的代理律师，发行人往往会另外聘请专利律师代理诉讼，发行人可引用专利律师或专业机构的判断意见，用以说明法院判决的倾向或者可能的判决结果。

考虑到专利纠纷对发行人上市的重要性，上交所往往进行多轮问询，因此发行人及其中介机构在问询回复中，除关于案件进展的内容外最好在一次回复中充分及详细说明，避免审核时上交所对该事项的连续追问。

（2）控股股东、实际控制人作出兜底承诺。

在发行人及中介机构进行充分论证说明及相应的信息披露后，一般可由拟上市企业的控股股东及实际控制人对发行人专利纠纷的不利后果作出兜底承诺，承诺承担判决结果确定的赔偿金及诉讼费用，以及因专利纠纷导致的发行人生产、经营损失等不利后果。

（3）重大风险提示。

专利纠纷除了在招股说明书“其他重要事项”章节及反馈回复中披露外，基于专利纠纷对于拟上市企业的重要影响程度及充分提示风险，拟上市企业一般可将专利纠纷作为重大风险事宜在招股书说明书“重大风险”章节进行披露。

2.从诉讼角度

发行人可聘请专业知识产权律师积极应诉，争取于上市委员会审议前或注册前取得相对正面的结论或阶段性结论。另外，鉴于专利纠纷的特殊性，在专利诉讼发生后，发行人可立即向国家知识产权局提出专利无效申请，无效申请成功后，在诉讼程序上，审理法院将依照《最高人民法院 关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》相关规定裁定驳回起诉。

五、结束语

笔者认为，作为一家拟在科创板上市的企业，首先应做好公司的产品及技术管理，完善相关管理制度、健全公司内部治理，避免因公司产品或技术侵犯他人的合法权利。但在科创板拟上市企业遭遇专利纠纷越来越常态化的背景下，拟上市企业一旦遇到专利纠纷，特别是恶意专利诉讼，也需坦然面对并结合企业自身实际情况，从是否涉及核心技术及核心产品、对发行人经营的影响及是否构成侵权等方面进行充分论证及详细说明，并做好相应的信息披露。如拟上市公司的确不构成专利侵权，或者即使构成专利侵权或存在专利被无效的情形，但纠纷专利不涉及发行人的核心技术，则专利纠纷也并不会成为科创板上市的“拦路虎”。

唐银锋国浩律师（上海）事务所合伙人，上海律协科创板业务研究委员会委员业务方向：企业境内外上市、私募股权投资、公司收购兼并

吕万成

国浩律师（上海）事务所律师

业务方向：企业境内外上市、私募股权投资、公司收购兼并