专利侵权行为的界定

2015年第03期    作者:刘民选    阅读 6,366 次

  在由市律协主办，市律协知识产权业务研究委员会、会展业务研究委员会及信息网络与高新技术业务研究委员会承办的上海市律师协会知识产权宣传周活动“技术交易与维权”主题论坛上，与会律师各自介绍了在技术转让、技术交易实务及维权中遇到的问题、需要注意的事项等。本刊选择了部分律师的论文予以刊登。

　　《专利法》中规定专利侵权的条文为第十一条。一般而言，在讨论是否存在专利侵权时，会侧重讨论两个方面：一是侵权行为的性质，即被告的行为属于何种具体侵权行为，如制造、使用、许诺销售、销售或进口；二是被告的产品或方法是否落入了涉案专利权利要求的保护范围。其中，大部分诉讼案件需要解决的是第二个问题，为此延伸出了全面覆盖原则、中心限定原则、字面侵权、等同侵权、间接侵权、禁止反悔等等判定方法或原则。而对第一个问题，实践中则讨论较少。最近，本人代理的一个案件让我发现，第一个问题还是有不少内容值得探讨的。

　　案例简述如下：甲拥有产品发明专利，乙在甲的专利申请日之后，公布日之前制造出与甲方专利产品相同的产品并销售给丙，丙在甲的专利授权之日前已经开始使用该产品，并在授权后持续使用。

　　此案例中存在制造、销售和使用三种行为，那么这三种行为是否都或其中之一构成侵权，是本文需要讨论的内容。对于上述三种行为，本文作者的观点是乙、丙的行为不构成侵权，也无需支付任何费用。下面我将从“关于时间节点的说明以及相应的法律规定”、“各时间节点的法律意义”、“结论”及“从法理和立法目的上进一步展开论证”这四个方面予以论述。

　　

　　一、关于时间节点的说明

　　本文所讲的时间节点包括1、涉嫌侵权行为的发生时间；2、发明专利的申请日；3、发明专利申请公布日；以及4、发明专利授权日。

　　1、按照判定侵权行为的关联性排序，第一个时间节点是涉案发明专利授权日

　　《专利法》第十一条之规定“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”，根据上述规定，无论是发明专利、实用新型专利或外观设计专利，只有在“专利被授权后”，专利权人才有权主张权益，这是第一个时间节点。

　　2、第二个重要的时间节点是发明专利申请公布日，这一时间节点仅仅适用于发明专利申请

　　《专利法》第十三条之规定“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。关于此条规定，大家习惯上将发明专利申请公布日至发明专利授权日这个期间称为临时保护期。若他人在发明专利申请公布之后，发明专利授权日之前实施该发明，则发明专利申请人享有请求实施其发明的单位或者个人支付适当费用的权利。

　　另外，关于国际申请的临时保护期起算时间是以国际阶段的公布为准还是以国家阶段的公布为准之问题，专利法实施细则第一百一十四条规定：“对要求获得发明专利权的国际申请，国务院专利行政部门经初步审查认为符合专利法和本细则有关规定的，应当在专利公报上予以公布；国际申请以中文以外的文字提出的，应当公布申请文件的中文译文。要求获得发明专利权的国际申请，由国际局以中文进行国际公布的，自国际公布日起适用专利法第十三条的规定；由国际局以中文以外的文字进行国际公布的，自国务院专利行政部门公布之日起适用专利法第十三条的规定。对国际申请，专利法第二十一条和第二十二条中所称的公布是指本条第一款所规定的公布”。因此，对于国际申请，即PCT申请进入中国的，如果国际阶段是以中文公布的，则临时保护期的起算时间以国际阶段的公布为准；如果国际阶段是以外文公布的，则临时保护期的起算时间以国家阶段的公布为准。这里有一个潜在的规定，就是向中国申请专利，必须使用中文申请，因此进入中国的发明专利申请均以中文申请为准，公布时也是公布其中文版本。

　　3、第三个时间节点是申请日，申请日在专利的申请和授权上具有重大意义，也是计算专利权期限的起算点

　　《专利法》第二十八条规定：“国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日”，该条规定了何谓申请日，而关于申请日的作用则具体体现在其它条文中。由于涉及条款较多，本文仅仅摘录部分条款如下：

　　《专利法》第四十二条规定：“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算”，该条规定了专利保护期限的起算点以申请日为标准。

　　《专利法》第九条第二款规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”，该条规定了先申请原则。

　　《专利法》第二十二条规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”，本条规定用于评价发明专利和实用新型专利申请获得授权的条件，其中申请日为判定的重要时间节点。

　　《专利法》第二十三条规定：“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”，本条规定用于评价外观设计专利申请获得授权的条件，其中申请日为判定的重要时间节点。

　　还有其它诸多条款，在此不一一说明。

　　4、第四个时间节点是侵权行为发生日

　　前述第1-3条的时间节点均是静态的，而对于具体侵权行为而言，它有时是动态的，最典型的就是“使用行为”。由于“使用”是一个连续行为，不是一个点的行为，那么就产生一个问题，“使用”行为的动态时间点如何判定呢？是采用落入原则还是第一次时间点判别原则？另外，对于同一个产品，可能涉及制造、销售、使用等多个环节，那么判定侵权是采用各个环节分别判定，还是采用“只要前面行为合法即可覆盖后面行为”的合法来源原则判定呢？上述两个问题，是本文讨论的主要问题。

　　《专利法》第六十九条规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”，这是典型的侵权行为排除条款。

　　另外还有关于免赔条款，《专利法》第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”

　　但关于如何判定动态侵权行为，以及同一个产品各流通环节的问题，将在下文给予具体讨论。

　　

　　二、各时间节点的法律意义

　　虽然法律规定专利的保护期限是从申请之日开始计算，但各个阶段的保护侧重是不同的，它们对应的时间节点的法律意义也不同。

　　1、申请日的法律意义包括：（1）判别专利申请是否能够被授权；（2）计算专利权期限；（3）申请人具有的权益为排他申请权。

　　从专利法第9条第2款规定可以看出，申请日到发明公布之日专利申请人享有排他申请权，也就是通常所说的先申请原则。即，在申请人递交申请之后，其它申请人将无法申请相同的专利，即使申请也会被驳回，这就是排他申请权的意义。

　　虽然，专利权期限从申请日开始计算，但法律没有规定排他使用权（即授权后的完整排他权益）也从申请日开始计算。也就是说，在申请日之后，授权之前，对于他人正常使用与专利申请人相同的技术方案的行为，法律是不禁止的。关于这个问题，可以进一步从美国专利制度中的保护期限起算时间看出：美国原来的保护期限是从授权之日起算的，即使修改后的法律是从申请日算，但在保护权益的计算点也规定如果专利权无正当理由不给予授权的，其起算时间将从申请日三年后获取（具体时间以美国相关法律为准）。

　　2、专利公布日的法律意义是确立了发明专利申请人在临时保护期内的权益。

　　因为外观设计专利和实用新型专利只有申请日和授权日，中间没有公布日，因此只有发明专利有此规定，即专利法第13条规定的发明公布之日到专利授权之日享有临时保护权。

　　另外，对于该权利的解释，最高人民法院在其公布的典型指导案例中给予了全面的解释和说明，【最高人民法院公布的2011年知识产权审判案例指导中第39号典型案例，同时也是2013年最高人民法院发布第五批指导性案例第20号案例（最高院案号：（2011）民提字第259号，申请再审人深圳市坑梓自来水有限公司与被申请人深圳市斯瑞曼精细化工有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵犯发明专利权纠纷案）】该案例中，关于“专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售行为的民事责任”的论述为：在临时保护期实施相关发明的，不属于专利法禁止的行为。

　　3、专利授权日的法律意义在于确立了专利权人享有完整的保护权益。

　　专利法第11条规定了专利权人享有的权益，也是专利权人用以维护其权益的主要依据。对于发明和实用新型专利而言，侵权行为包括未经专利权人许可的制造、许诺销售、销售、使用及进口五种行为；对于外观设计专利而言，侵权行为包括未经专利权人许可的制造、许诺销售、销售及进口行为。

　　但该条文没有进一步解释或说明，如果上述行为在授权之前已经存在，且在授权之后还在继续存在的，是否构成侵权？对于在授权之前已经签署了买卖合同，但尚未交货的行为如何界定？上述问题的实质在于：对于侵权行为的判断是以开始点为准，还是只要落入了授权日这个时间点即可呢？

　　4、对于具体的行为，比如以发明和实用新型产品专利的制造、销售、使用为对象进行分析，那么他们的时间节点的法律意义是什么？这其实也就是这些行为的法律生效时间以何时为准的问题。

　　首先对销售行为进行分析：如果有销售，必然最少涉及两方当事人，至少有一个载体就是合同（无论该合同是口头或书面），那么销售行为的法律效力，就是双方的合同效力。按照《合同法》及相关法规规定，书面合同自从双方签字盖章之日起生效，口头合同以双方达成合意，也即承诺到达为准，因此销售行为的法律生效节点为合同生效。

　　另外，销售行为是一个复杂过程，一般可能会包括双方接触、谈判、签约、交付、调试、培训、维护等阶段，但鉴于判定销售行为是否存在的主要标志是双方是否签署了销售合同，因此考虑销售行为是否侵权的时间节点，应当以双方合同签署时间为判定标准。也就是说，如果销售合同签署时间早于专利授权日的，则不构成侵权，反之则侵权。当然这里还有一个点，如果就是授权日签署的呢？法律规定是“授权后”，按照法律从次日起算的惯例，应当也不侵权。进一步说，后面的交付、调试和维护均不构成侵权，其实这里面也是蕴含一个合法来源原则，因为后面的交付、调试和维护行为是基于在先的销售合同，也就是说后面的行为有合法来源的。

　　其次对使用行为进行法律分析：一般情况下，对于同一个产品的使用行为是一个连续行为，不是使用一次就结束了。该使用行为可能维持几个月、数年，甚至数十年时间。因此，如果要分析使用行为的合法性，应当从第一次使用时间节点来判断，即第一次使用合法，以后的使用均合法。其实对于使用者而言，使用的前提首先是获取专利产品，该专利产品的来源一般是自行制造或从第三方购买，但无论如何，如果通过正常的合法途径获取了产品，那么其后续使用或再销售该产品的行为就应当是合法的，其实就是合法来源原则。

　　一般情况下，关于使用有三种可能性，第一种可能性是第一次使用在专利授权之前，并且延续使用至专利授权之后；第二种可能性是第一次使用在专利授权之后，但在专利授权之前已经购买；第三种可能性是使用和购买或自行制造的行为都发生在专利授权之后。对于第三种行为，属于典型的专利侵权行为（除非是从专利权人处购买或其许可人处购买或经专利权人许可自行制造外）。在此不过多讨论，本人重点在于讨论第一种和第二种情况。

　　对于第一种情况，在有合法来源的情形下，如果第一次使用是不侵权，根据公平原则和市场占有理论，那么后续使用行为也不应当侵权，当然这里需要强调的是针对同一个产品，即该产品已经在专利授权之前已经合法存在并使用。对于第二种情况，虽然第一次使用时在专利授权之后，但购买行为发生在授权之前，同样根据市场占有理论和公平原则，该使用行为是否合法应当取决于之前的购买行为的合法性，具体讨论参见前述销售行为的法律分析。

　　最后对制造行为进行法律分析：制造行为也与销售行为相关联，有时是先销售再制造生产，有时是先制造再销售，总而言之，制造行为大部分是与销售有关，但小部分是自己使用。如果在专利授权之前已经制造，那么因为制造行为已经完成，当然就不侵权了，但有时候制造行为也是需要一定时间才能完全完成，比如设计、采购、组装等，但最核心的是产品方案设计，因为该部分涉及到与专利保护的技术方案对比，如果方案设计已经完成并且开始生产销售的，则视为已经完成制造。关于如何判定方案设计已经完成并开始生产呢？这可能需要结合具体案例进行说明，但如果行为人已经就产品与第三人签署了买卖合同或类似合同的，并且双方认可了设计方案的，则视为方案设计完成并开始生产，如果双方进一步在合同中附有技术规格书、甚至图纸的，则完全视为已经完成制造行为。

　　

　　三、结论

　　对于本文开头提及的案例，基于上述的分析，本文作者认为由于乙的制造和销售行为均在甲的专利公布之前（这当然是在甲的专利授权之前），因此乙的制造、销售行为不构成侵害甲的专利，也无需赔偿；由于丙的合法购买行为和第一次使用行为发生在专利授权之前，因此丙的持继使用行为也不构成侵权，同时也无需赔偿。

　　

　　四、从法理和立法目的上的进一步论证

　　(一)市场占有理论或市场占有原则

　　市场占有理论或原则的来由，本文作者主要从专利法的目的和相关法律条文得来。

　　专利法的其中一个主要目的是以技术公开换取部分市场垄断，也就是2013年最高人民法院第五批指导案例第20号案例的评价中提及的“公开换取市场”原则，但市场多大，哪些属于市场，哪些不是市场，没有定论。

　　《专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定”。也就是说，赔偿的依据就是市场，原本属于我的市场被你占了，那么本应属于我的盈利就是我的损失，用句流行的歌词就是“吃了我的给我吐出来”。

　　最后，根据《专利法》第十一条之规定，其市场的形成或垄断时间应从专利“授权后”开始的，也就是在“授权后”的专利有效期间内，均是专利权人的市场，但授权前已经被占领的市场并不计算在内。

　　另外，所谓的市场就是产品用户，这里的产品用户是指产品生产后的使用者，不一定是指最终用户，比如电视机显示屏的用户是电视机生产商，而不是购买电视机的家庭用户。

　　综上所述，本人所提及的市场占有理论是指“在专利授权之前已经被占领的市场”就不应当属于专利权人的市场，比如在专利授权之前已经将产品销售给产品用户了，或者产品用户已经使用了，这个时候这个市场（也就是产品用户）就已经被占领了，这个特定产品用户就不再属于专利法中提及的属于专利权人的市场了。同时根据专利投资回报理论，对于市场的回报，是从专利权授权后（临时保护期另论）开始的，对于授权之前已经被他人占领的市场，是无权再要求追溯回报的。

　　因此，根据市场占有理论或原则，就本文开头提及的案例中的丙就是市场，但由于在甲的专利授权之前，乙已经将相关专利产品销售给了丙，也就是说丙这个市场已经被乙占领了，那么在甲的专利授权之后，已经被乙占领的市场不能被推翻再划入到甲的地盘。因此，据此原则，乙、丙的行为均不应当认定为侵权，也无需赔偿。

　　(二)合法来源原则

　　这里所指的合法来源不仅仅是指《专利法》第七十条所指的免赔条款，更是2013年最高人民法院第五批指导案例第20号案例的评价中提及的“旨在明确专利权人无权禁止他人对专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售”。

　　对于免赔条款，主要是免除了赔偿责任，而上述第20号案例则进一步明确了，如果在先的制造、销售、进口是在专利临时保护期内完成的，那么在后的后续使用、许诺销售和销售均不是法律禁止行为，无论上述的后续使用、许诺销售和销售发生在临时保护期或专利授权前还是授权后，专利权人均无权禁止。

　　按照举重明轻原则，如果在先的制造、销售、进口是在专利公布之前完成的，那么该些行为不但不为法所禁止，而且也无需支付任何费用，更勿论赔偿。北京市高级人民法院于2013年9月4日发布的《专利侵权判定指南》第88条 “发明专利公开日以及实用新型、外观设计授权公告日之前的实施行为，不属于侵犯专利权的行为”的规定就是明证。那么同样按照举重明轻原则，如果在先的制造、销售、进口是在发明专利公布之前完成的，那么在后的后续使用、许诺销售和销售均不是法律禁止行为，即“专利权人无权禁止他人对发明专利公布之前制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售”。

　　本文作者的所谓合法来源原则，就是针对同一产品，如果在后的使用、销售和许诺销售行为中的产品是基于在先合法的制造、销售和进口而来的，那么在后的使用、销售和许诺销售行为是合法的。

　　因此，根据合法来源原则，就本文开头提及的案例中的丙的行为就是后续的使用行为，但由于乙的制造和销售属于在发明专利公布之前完成，即属于合法的行为，那么由于丙的产品是基于乙的在先合法行为获取的，据此原则，乙丙的行为均不应当认定为侵权，也无需赔偿。

　　(三)根据“法不溯及既往”的一般原则，“禁止他人实施其专利的行为”的起算点应当是指他人在专利授权后的行为,而对于已经完成的行为不具有追溯力。

　　首先，根据《中华人民共和国专利法》第十一条规定，发明专利被授权后，“为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品”的行为才被明确禁止。既然法律有明确的时间确定，那么上述行为不具有追溯力也是显而易见的。

　　其次，从反向论证，假设如果在后的使用行为属于侵权的话，那么最终责任承担肯定还是在先的销售者和制造者，换句话说，实际上是在追究专利授权前的销售行为和制造行为，那么这样的后果将是导致经济秩序的混乱，经济活动的无法预测和不稳定，这就有悖于一般法理原则。因此，即便从反向推论看，法律也不会更不能追溯在先的销售和制造行为。

　　因此，根据该原则，本文开头提及的案例中丙的行为就是授权后的使用行为，如果追究丙的行为，实质上是在追究乙的制造和销售行为，而乙的上述行为在发明专利公布之前即已完成，属于合法的行为。●