商标侵权“规范使用”与“停止使用” 如何适用

2016年第04期    作者:臧云霄    阅读 7,637 次

原告是一家知名跨国医药集团，也是首批进入中国的外资医药集团之一，于上世纪八十年代初期即进入中国市场并在北京设立办事处，最早在中国将“赛诺菲”作为中文字号使用。原告在中国大量投资设厂，其在中国投资的公司均以“赛诺菲”作为企业字号。“SANOFI”和“赛诺菲”并非英语或汉语中的固定词语搭配，为原告独创的标识，不仅分别作为原告的英文和中文企业名称，同时还是原告的主要商标。除人用药之外，原告在上世纪九十年代初期就在第5类“兽用药”上申请并注册“SANOFI”和“赛诺菲”等多个商标。

被告为一家由国内自然人投资设立、从事动物饲料加工的企业，其不仅将“赛诺菲”作为企业字号使用，而且还在工厂厂牌、宣传册、产品外包装上多处使用“SAINUOFEI”、“赛诺菲饲料”，标注“www.sainuofei.com”和“合资企业”等字样。其中，sainuofei.com域名原为被告备案，经原告投诉，该sainuofei.com域名已经转移给原告并归原告所有。但被告仍一直在产品外包装、宣传资料上标注该域名。被告法定代表人曾以个人名义在第31类动物饲料上申请注册“赛诺菲”中文商标，后原告向国家工商行政管理总局商标局（以下简称“商标局”）提出异议，最终经国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称“商标评审委员会”）认定动物饲料与兽用药在功能用途、销售渠道等方面密切相关，属于类似商品，不予该商标核准注册。

原告认为被告构成商标侵权和不正当竞争行为，为此向法院起诉要求停止侵权行为，并要求停止使用含有“赛诺菲”或与之近似的企业名称。一审法院判决认定被告构成商标侵权和不正当竞争行为，判决被告停止使用含有“赛诺菲”字样或与“赛诺菲”近似字样的企业名称，同时判决被告支付一定金额的赔偿。

二、 争议焦点

本案虽属传统的知识产权侵权案件，但笔者在处理这个案件过程中发现仍有一些问题值得研究，如本案侵权商品与注册商标核定使用商品并非《类似商品和服务区分表》（以下简称“分类表”）同一类别情形下如何认定属于类似商品、不正当竞争行为的认定、企业名称和商标冲突情形下停止使用企业名称的条件等问题，都有讨论的意义和必要。

（一） 关于商标侵权的认定

    本案被告使用的标识与原告注册商标标识构成近似没有太大争议。是否构成侵权的关键是判断侵权产品即“动物饲料”（属于分类表第31类）和第5类的“兽用药”是否属于类似商品。

虽然商标评审委员会的异议裁定书认为，二者在功能用途和销售渠道等方面密切相关，属于类似商品，但行政确权案件和民事侵权案件有其特性，司法机关是否会当然采纳行政机关的结论并不确定，因此，商品类似仍需进一步证明。在案件准备时，律师注意到一个小细节：侵权产品外包装的产品标贴上一般都标注“含有药物饲料添加剂”字样。什么是“药物饲料添加剂”，是否对明确被告产品属性有帮助？为此，律师对“药物饲料添加剂”进行搜索并检索到国务院的《饲料和饲料添加剂管理条例》，其中规定“药物饲料添加剂，是指为预防、治疗动物疾病而掺入载体或者稀释剂的兽药的预混合物质，一般指兽用生物制品、兽用化学药品、抗生素、兽用添加剂等。”同时，该条例还规定，“对药物饲料添加剂的管理，依照《兽药管理条例》的规定执行”。至此，可以充分证明被告产品中含有药物成分，在功能用途等方面与兽用药密切相关。该证据并加之商标评审委员会结论，足以证明构成类似商品。

（二） 关于是否构成不正当竞争

构成不正当竞争是被告承担停止使用企业名称的关键，本案律师主要从如下几方面向法庭阐述说理。

第一，原告标识的独创性和显著性。“赛诺菲”和“SANOFI”在汉语和英文中均非固定搭配，而是原告独创。被告不管是将之作为商标使用还是作为企业字号使用均难有合理且正当的解释。

第二，原告在中国享有较高知名度。不管是商标侵权还是不正当竞争的判断均需考虑“容易导致混淆、误认”的结果。而原告知名度对法院判断是否是“容易造成混淆、误认”起着至关重要的作用。为此，本案律师提供大量证据证明原告在人用药和兽药领域的知名度。繁重的证据整理工作虽然耗时耗力，但无疑能起到很好的证明，对建立法官的内心确信起到很好作用。

第三，被告攀附和利用原告知名度的恶意。本案律师多方搜索、在多种资料中寻找蛛丝马迹。功夫不负有心人，终于寻找到几个关键间接证据证明被告法定代表人与原告存在一定关联。在强大的证据面前，被告也承认其法定代表人确实知晓原告的知名度。

第四，容易混淆和误认的认定。原告在人用药和兽用药领域已经具有一定的知名度，原告在中国投资的企业均以“赛诺菲”作为企业字号使用，消费者已经将“赛诺菲”与原告之间建立唯一、确定的指向。而被告动物饲料含有兽药成分，被告经营范围与原告存在重合性，因此，被告擅自将“赛诺菲”作为企业字号使用，必然会造成相关公众对于二者的市场主体、商品和服务来源产生混淆误认，使原告利益受损。特别是，原告广泛的知名度和“赛诺菲”文字的独创性，无疑大大增加了混淆或误认的可能。

（三） 被告是否应当停止使用企业名称

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号，以下简称“商标案件司法解释”）第一条规定“下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的。”

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2008〕3号，以下简称“权利冲突司法解释”）第4条规定，“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。”

根据商标案件司法解释，将他人注册商标作为企业字号突出使用的，会被认定为商标侵权行为，法律对商标侵权行为的规定是停止突出使用（即规范使用即可），但无法要求停止使用企业字号。根据权利冲突司法解释，企业名称侵犯商标权或者构成不正当竞争的，要根据具体情况确定被告是停止使用还是规范使用。原最高人民法院副院长曹建明在一次全国法院知识产权审判工作会议的讲话中指出:“企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理，企业名称未突出使用但其使用产生市场混淆，违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。”

根据前述司法解释，如果企业名称的注册使用并不违法，只是突出使用字号的，判决规范使用企业名称，也即停止突出使用行为即足以制止侵权行为的，可以不判决停止使用或者变更企业名称。但如果不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标中的文字注册登记为企业名称，明显具有攀附他人商誉故意的，由于注册使用企业名称本身就违反诚实信用原则，所以不论是否突出使用均难以避免产生混淆，对此应当判决停止使用或者变更企业名称。本案中，被告将原告享有一定知名度的“赛诺菲”作为企业字号经营与原告类似的商品，容易引人误认，具有明显的搭便车故意，违反了诚实信用原则和公认的商业道德，不停止使用企业名称不足以防止市场混淆，为此，本案应判决被告停止使用赛诺菲字号。

在王将商标侵权案件中，我们可以从另外一个角度对法院判决“规范使用”还是“停止使用”的思路有更充分的理解和认识。

王将饺子（大连）餐饮有限公司（以下简称“王将公司”）与李惠廷侵犯注册商标专用权纠纷一案中（最高法（2010）民提字第15号），最高人民法院对这个问题给出了详细解释。虽然在具体事实上，王将案件与前面讨论的案件事实不尽相同，但从判决思路可以看出最高院对“企业名称未突出使用但其使用产生市场混淆”的认定实质。王将案件的大体案情如下：2003年李惠廷经商标局核准注册“王将”商标。2005年王将公司成立。2006年王将公司向商标评审委员会提出撤销李惠廷“王将”注册商标的申请，其理由是日本王将株式会社在先成立、享有盛名，李惠廷明知而抢注了日本王将株式会社的商标和字号。2008年商标评审委员会作出了维持李惠廷 “王将”商标的争议裁定书。2007年李惠廷将王将公司起诉到法院，认为王将公司将“王将”作为字号注册为企业名称，并在经营活动中使用“王将”等标识，王将公司的行为侵犯其商标专用权，要求判令王将公司停止侵犯商标侵权行为，变更企业名称等。该案经法院一审、二审均认定王将公司在企业名称中突出使用原告注册商标的行为，属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为，构成侵犯商标权，同时认为王将公司在经营中使用“王将”等服务标识，亦侵犯了原告注册商标专用权，判令王将公司停止使用含有“王将”字样的企业名称，并停止使用“王将”和“王将”字样的服务标识。

最高人民法院再审认为：注册商标和企业名称均是依照相应的法律程序获得的标志权利，分属不同的标志序列，依照相应法律受到相应的保护。如果不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，注册使用企业名称本身即是违法，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，可以根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称；如果企业名称的注册使用并不违法，只是因突出使用其中的字号而侵犯注册商标专用权的，判决被告规范使用企业名称、停止突出使用行为即足以制止被告的侵权行为，因此这种情况下不宜判决停止使用或者变更企业名称。规范使用企业名称与停止使用或变更企业名称是两种不同的责任承担方式，不能因突出使用企业名称中的字号从而侵犯商标专用权就一律判决停止使用或变更企业名称。

最终最高人民法院认定，虽然李惠廷的“王将”商标注册在先，但其仅在黑龙江省哈尔滨市实际使用，且在王将公司注册登记企业名称时并未具有较高知名度。同时，由于王将公司是日本王将株式会社投资成立的，王将公司以王将为字号注册其企业名称，具有一定合理性。如果王将公司在经营活动中规范使用其王将饺子（大连）餐饮有限公司的企业名称，不足以导致相关公众的混淆误认。因此王将公司注册使用企业名称本身并不违法。最高人民法院最终改判王将公司在以后的经营活动中规范使用其企业名称，停止突出使用“王将”和“王将”等侵犯李惠廷注册商标专用权的行为，采取必要的措施，以避免混淆误认的发生。

最高人民法院再审判决书的说理部分清晰地分析了“停止使用”和“规范使用”的适用标准，对如何考虑权利冲突司法解释中的“案件具体情况”做了进一步分析，对以后处理类似案件有很好的启发。

三、办案启示

除前述法律上的争议焦点之外，在本案的处理过程中还有如下的启示：

1、企业在初创品牌时，应尽量使用独创的标识作为商标，以便将来维权时争取更大的保护范围。根据商标案件司法解释规定“判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度”。因此，商标的显著性对维权有着非常重要的作用。用现成的或抢注他人的文字或标识虽然最初可以节省推广的成本，但品牌壮大之后势必存在被控侵权的风险或者在维权时面临侵权与否的尴尬。国产乔丹品牌的经历无疑是一个非常生动的注脚。也有很多案例显示企业因为当初选择商标的轻率，在本来应该能轻松胜诉的案件中一波三折、险象环生，甚至输掉本来可以胜诉的案件。

2、诉讼成功的关键在于证据，企业应尽量保留日常经营的各方面材料。实践中很多原告虽然占有法律上的先机，但苦于无法提供充足证据，往往导致败诉的结果，着实令人惋惜。国内企业应当学习跨国公司的管理经验，在经营的同时千万要做好品牌创立、使用材料的管理工作。