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(试行)律师办理创业投资企业知识产权尽职调查的操作指引(2024)

    日期:2024-03-27    

(本指引于 2024年3月27日上海市律师协会业务研究指导委员会通讯表决通过,试行一年。试行期间如有任何修改建议,请点击此处反馈 

 

  

第一章

1.1. 制定目的

1.2. 适用范围

1.3. 工作内容概述

1.4. 工作的一般要求

第二章 业务的受理

2.1. 委托需求的了解

2.2. 利益冲突的检索

2.3. 前期资料的搜集

2.4. 资料信息的调查

2.5. 调查人员的组建

2.6. 服务方案的制定

2.7. 委托合同的签署

第三章 业务的办理

3.1. 概述篇

3.1.1. 知识产权尽职调查的内容

3.1.2. 知识产权尽职调查的基本原则

3.1.3. 知识产权尽职调查的方法

3.1.4. 知识产权尽职调查的范围

3.2. 专利篇

3.2.1. 引言

3.2.2. 专利权尽职调查前的准备工作

3.2.3. 专利基本内容的调查

3.2.4. 专利运用的调查

3.2.5. 专利保护的调查

3.2.6. 专利管理的调查

3.2.7. 形成专利尽职调查书面成果

3.3. 商标篇

3.3.1. 引言

3.3.2. 商标权尽职调查前的准备工作

3.3.3. 目标企业业务的调查

3.3.4. 目标企业业务所涉类似群组调查

3.3.5. 目标企业商标标识调查

3.3.6. 目标企业商标注册情况调查

3.3.7. 目标企业注册商标实际使用情况调查

3.3.8. 目标企业注册商标涉诉情况调查

3.3.9. 目标企业注册商标许可情况调查

3.3.10. 目标企业注册商标保护情况调查

3.3.11. 目标企业注册商标质押情况调查

3.3.12. 目标企业注册商标是否存在一般违法判断的调查

3.3.13. 形成商标尽职调查书面成果

3.4. 著作权篇

3.4.1. 引言

3.4.2. 著作权尽职调查前的准备工作

3.4.3. 著作权保护范围和有效载体调查

3.4.4. 作品的独创性审查

3.4.5. 著作权的保护情况

3.4.6. 著作权对外运营情况的调查

3.4.7. 著作权尽职调查报告的撰写

3.5. 商业秘密篇

3.5.1. 引言

3.5.2. 商业秘密尽职调查前的准备工作

3.5.3. 商业秘密密点范围和有效载体调查

3.5.4. 商业秘密不为公众知悉调查

3.5.5. 商业秘密价值性调查

3.5.6. 商业秘密保密措施调查

3.5.7. 商业秘密对外运营情况的调查

3.5.8. 其他考量因素的调查

3.5.9. 形成商业秘密尽职调查书面成果

第四章 业务的交付

4.1. 一般原则

4.2. 业务交付的流程

4.3. 业务交付的文本

4.4. 归档及保存

第五章 

 


第一章

1.1.  制定目的

为指导本市律师开展创业投资企业知识产权尽职调查工作,切实帮助本市律师做好创业投资企业知识产权尽职调查,特制定本指引。

律师具体开展创业投资企业知识产权尽职调查工作时,可根据具体情况选择是否参考适用本指引。

本指引不应作为判断律师是否勤勉履行尽职调查合同项下律师义务、是否勤勉开展尽职调查工作的依据。

 

1.2.  适用范围

本指引适用于创业投资企业对包括但不限于对创业投资企业自身、对拟投资或合作的目标公司的知识产权事项,进行全面调查和系统梳理,形成尽职调查报告,为委托方提供基于知识产权的相关信息以作经营决策之参考。

对非创业投资企业的知识产权尽职调查,可参考本指引。

 

1.3.  工作内容概述

知识产权尽职调查的内容,包括但不限于:专利、商标、著作权、商业秘密、集成电路布图设计专有权、植物新品种权及其他相关的衍生/延伸权利。通常的知识产权尽职调查主要针对专利、商标、著作权商业秘密。

 

1.4.  工作的一般要求

知识产权尽职调查应当遵循合法性、客观性、全面性、保密性等原则,通过审阅文档、人员访谈、实地调查、以函询证等方法,对目标单位知识产权的权利清单、权利状态、权利内容、以及涉诉情况等,进行记载、描述、分析、判断。


第二章 业务的受理

2.1.  委托需求的了解

2.1.1.  委托人需求的初步采集

服务提供者可以通过面谈、电话、邮件、问卷等方式对委托人需求及其所处的市场、行业等情况进行初步了解。

 

2.1.2.  委托人需求的深入访谈

服务提供者在初步了解了委托人的需求后,应对委托人进行深入访谈,结合前期采集到的信息,更全面、具体了解委托人需求,明确尽职调查的目标、范围、时间表和预算。

 

2.1.3.  委托人需求的目标转化

服务提供者根据委托人提供的信息和访谈的结果,明确尽职调查的目标、范围、时间表和预算,确定调查的具体事项和调查方法,制定尽职调查服务项目建议。

 

2.2.  利益冲突的检索

2.2.1.  利益冲突检索的要求

服务提供者在提供尽职调查服务之前应当进行利益冲突检索和审查,不得违反规定受理与本单位承办业务及其委托人有利益冲突的业务。

 

2.2.2.  利益冲突情况的告知

服务提供者应根据利益冲突的审查流程或制度,指派专人负责利益冲突的查证评估。对存在利益冲突的案件,服务提供者应及时通知有关人员。

 

2.3.  前期资料的搜集

2.3.1.  委托人资料的前期搜集

服务提供者应全面收集委托人的企业信息,包括但不限于委托人的工商信息、经营范围、业务模式、管理层信息等。

 

2.3.2.  被调查人资料的前期搜集

服务提供者应全面收集被调查人的公开信息,包括但不限于工商信息、业务模式、市场情况、财务状况等。

 

2.3.3.  其它资料的前期搜集

除了委托人和被调查人的资料外,服务提供者还需要搜集其它相关资料,包括但不限于目标行业的资料、政策法规、管理条例、重要的国内外新闻报道等。

 

2.4.  资料信息的调查

2.4.1.  资料信息的真实性调查

服务提供者需要对搜集的资料信息进行真实性审查,资料信息应当可靠、准确。

 

2.4.2.  资料信息的合法性调查

服务提供者需要对搜集的资料信息进行合法性审查,资料信息应当来源合法,搜集资料信息的过程和方法符合相关法律法规。

 

2.4.3.  资料信息的关联性调查

服务提供者需要对搜集的资料信息进行关联性审查,资料信息应当与尽职调查项目之间存在实质性的联系。

 

2.5.  调查人员的组建

2.5.1.  人员利益回避的排查

受托方在确定项目团队成员之前,应先对拟参与人员先开展自查,确保拟参与人员及其近亲属与本项目不存在利益冲突、利害关系,并要求参与人员签订承诺书及保密协议。如果拟参与人员可能存在利益冲突、利害关系,本人或者利害关系人及时提出回避申请,或者项目主管提出回避要求。所在部门根据是否需要回避情形及时进行审查作出是否回避的决定。

 

2.5.2.  人员专业背景的选择

2.5.2.1.  管理背景

调查人员中的管理人员需要具有一定的管理经验。

 

2.5.2.2.  法律背景

调查人员需要具有丰富的法律知识,最好都是专业律师参与,或者具有法学背景的人员参与。

 

2.5.2.3.  技术背景

调查人员需要一定的技术知识,根据知识产权尽职调查的主要内容不同,受托方指派相应人员也将不同,若涉及主要调查内容为专利技术,则需指派有技术背景的律师参与,最好是与被调查专利技术背景有关的律师参与。

 

2.5.2.4.  行业背景

调查人员需要一定的行业知识,最好指派有行业背景的律师参与。

 

2.5.3.  人员工作职能的定义

2.5.3.1.  管理人员职能的定义

管理人员应具备以下条件和能力:

熟悉知识产权尽职调查业务,具有丰富的知识产权尽职调查服务经验,或参与完成过较多的知识产权尽职调查服务项目;委托人沟通能力,能准确判断委托人遇到的问题,把握委托人需求;项目统筹规划能力和团队组织、沟通、协调能力;项目进度管理及质量控制能力;问题预判与处置能力。

在项目实施过程中,项目管理人应:

与委托人就服务项目进行沟通,根据委托人需求,确定服务项目内容,形成任务要求及项目目标;配置服务项目所需各类资源,制定执行计划;组织、推进、控制服务项目实施以及交付成果;对服务团队成员进行考核。

 

2.5.3.2.  主办人员职能的定义

主办人员应具备以下条件和能力:

熟悉知识产权尽职调查业务,具有一定的知识产权尽职调查服务经验,或参与完成过多项的知识产权尽职调查服务项目;完成服务项目所需的专业基础;团队组织、沟通、协调能力;撰写尽职调查报告的能力;满足成果顺利交付的沟通能力。

在项目实施过程中,主办人员应:

根据项目任务要求及项目目标,进行尽职调查;根据计划,组织、推进项目实施;撰写尽职调查报告。

 

2.5.3.3.  助理人员职能的定义

助理人员应具备以下条件和能力:

了解知识产权尽职调查业务;具有一定的专业基础;配合管理人员、主办人员收集信息、资料,协助完成尽职调查工作。

在项目实施过程中,助理人员应:

根据管理人员的安排、协助管理人员工作;与主办人员沟通协调,协助完成尽职调查工作。

 

2.5.3.4.  质控人员职能的定义

质控人员应具备以下条件和能力:

熟悉知识产权尽职调查业务,具有一定的知识产权尽职调查服务经验,或参与完成过多项的知识产权尽职调查服务项目;熟悉质量审核节点选择、质量标准、质量评价等服务项目的质量管理知识和业务;沟通和执行能力。

在项目实施过程中,质控人员应:

确定服务项目的质量审核节点和质量标准;在各质量审核节点审核和评价服务项目质量;依据质量审核和评价情况提出改进措施和建议;协助项目管理人员进行考核。

 

2.6.  服务方案的制定

2.6.1.  服务目标清单的制定

通过对委托人需求了解的基础上,在资料收集和资料信息调查之后,综合制定服务目标清单。

 

2.6.2.  服务时间节点的制定

根据委托人需求,综合服务清单,制定服务时间节点。

 

2.6.3.  服务内容明细的制定

通过对委托人需求的了解和资料收集,综合制定服务内容明细。

 

2.7.  委托合同的签署

2.7.1.  所涉及工作量的评估

根据服务目标清单、服务时间和服务内容明细,对所涉及工作量进行综合评估。

 

2.7.2.  合同调查工作的报价

服务报价应以实际工作量为基础并结合合理利润测算。服务报酬价格应由受托人与委托人协商确定,受托人不得以倾销等方式故意压低报价、扰乱市场秩序。

 

2.7.3.  合同主要条款的准备

办理知识产权尽职调查专项服务业务,应当由受托人事先与委托人订立《委托协议》。该《委托协议》通常包括以下内容:

1. 委托范围及要求;

2. 知识产权尽职调查所需资料与信息的提供;

3. 工作期限;

4. 工作成果的形式及提交方式;

5. 报酬、费用及其支付方式和期限;

6. 违约责任;

7. 责任限制;

8. 风险提示;

9. 其他。

 

 

第三章 业务的办理

3.1.  概述篇

3.1.1.  知识产权尽职调查的内容

知识产权的内容比较多,包括但不限于:专利、商标、著作权、商业秘密、集成电路布图设计专有权、植物新品种权及其他相关的权利。通常的知识产权尽职调查主要针对专利、商标、著作权和商业秘密。

 

3.1.2.  知识产权尽职调查的基本原则

3.1.2.1.  合法性原则

合法性原则是知识产权尽职调查的首要原则,受托方在开展知识产权尽职调查时必须全方位严格遵守相关法律法规、执业规则和行业规范。一方面,受托方获取目标公司信息资料所采用的方法、手段、措施等都必须符合合法性、规范性的要求,避免在线上检索、线下访谈、现场勘察等过程中不当损害目标公司及委托方的合法权益;另一方面,受托方制作出具的《法律意见书》及文书材料应当符合客观事实与法规政策,遵循勤勉尽责的义务要求,避免因忽略信息资料的查验核实与法律法规的变动调整,而影响尽职调查结果的合法性与专业性。

 

3.1.2.2.  客观性原则

委托方开展的知识产权尽职调查活动中,受托方通常基于委托方的委托,需以全面审慎的态度对目标公司的知识产权进行法律尽职调查。但与此同时,受托方作为一个独立主体,具有独立的法律地位与专业意志,对尽职调查结果独立承担法律责任。因此,受托方应始终秉持客观严谨的原则,在充分调查核实的前提下客观披露目标公司知识产权的真实状况,在系统梳理分析的基础上理性评估知识产权的潜在风险及隐性成本,避免受制于外部意志与各方立场,避免掺杂主观推测与片面臆断,务必实现对知识产权状况及风险的各项判断均有据可循、有证可依。

 

3.1.2.3.  全面性原则

一份合格的《知识产权尽职调查报告》必然是全面详尽的,目标公司知识产权所涉事项均应有所提及,相关重要问题均应加以分析,不存在遗漏情形,不存在模糊表述。这就要求受托方在开展调查时做好细致的准备工作,包括但不限于列出详尽的尽职调查清单、制定周密的尽职调查计划;在调查过程中穷尽一切可行的手段方法,与所涉人员进行充分的沟通访谈,搜集网罗各方提供的信息文件;在调查完成后集合法律、经济、技术、管理等专业知识,对目标公司的知识产权情况及风险进行多角度、全方位、深层次的分析判断,由此实现对目标公司知识产权尽职调查的全面性、完整性与透彻性。

 

3.1.2.4.  保密性原则

在知识产权尽职调查的实践中,受托方往往会接触到目标公司的专有技术、交易条款、财税数据、商业计划等非公开信息,而这些非公开信息一旦泄露,便可能会给目标公司、委托方或正在开展的商业项目造成重大经济损失,也会给受托方带来相应的赔偿责任。因此,受托方在开展尽职调查时应时刻遵循保密性原则,对其获取和知悉的非公开文件、信息、资料等承担严格保密义务,必要情形下还可签署相应保密协议,最大程度避免商业秘密的不当披露,保障各方信息安全。

 

3.1.3.  知识产权尽职调查的方法

3.1.3.1.  审阅文档

在知识产权尽职调查中,受托方对目标公司与知识产权相关的文件档案资料进行梳理、筛查、审核及验证,是本项尽职调查中最常用的调查方法。

受托方在接收相应的文件资料前,应以书面形式会签文档清单;目标公司应该对于己方提交的文件档案资料之真实性、完整性及可验证性做出承诺与说明。

受托方在获取相应的文件资料后,应认真核查、对比相关资料,检视文件档案资料的真实性、完整性及可验证性,依据本项尽职调查的调查目地,尽可能地审核、确认文件档案资料所反映的知识产权相关之事实状态和法律性质。

由委托方或目标公司主动提供的文档清单及文件档案资料,一般包括但不限于:专利、注册商标、著作权、计算机软件著作权等知识产权的权属证明文件、专利年费缴费单据、授权许可使用协议、授权许可费用付款凭证及发票、委托技术开发协议及相应的价款支付凭证、职务作品归属协议、域名注册和备案证明、网络自媒体账号主体认证材料、涉及知识产权权属或价值的生效法律文书、知识产权价值评估鉴定或评价报告、商用计算机软件的采购合同、软件授权费用付款凭证及版权方授权软件商用的证明文件,等等。

受托方也可以通过公开的媒体刊物、Internet网站等渠道取得与目标公司相关的知识产权文件档案资料。受托方查询渠道包括不限于:国家企业信用信息公示系统、国家知识产权局网站、专利业务办理系统网站、中国商标网、中国版权保护中心网站、WIPO网站、中国裁判文书网、人民法院诉讼资产网、工业和信息化部统一检索平台和目前国内主要的公司商业数据归集查询平台,等等。

 

3.1.3.2.  人员访谈

受托方可以采用访谈的形式获取、验证与知识产权尽职调查相关的信息。受托方根据尽调项目实际情况、工作便利条件和授权委托的权限,对访谈对象进行面谈、视频访谈或电话访谈。

尽职调查访谈程序的设置,能够拓展尽职调查的深度和维度,通过访谈对象来获取目标公司与知识产权相关的关键事实、疑点和锚点,增加尽调内容及内容搜集过程的客观性。

尽职调查访谈程序应该严肃规范,访谈流程应该简洁高效,访谈目的应该清晰具体,访谈笔录和访谈音视频的形成、保存及归集应该谨慎周密。

受托方有必要对目标公司与知识产权相关的负责人、经办人及特定岗位的在职员工进行当面沟通交流,完成访谈。人员访谈应该参照规范性文件对于律师调查取证的基本要求,由两位及以上的访谈人进行,预先征得访谈对象的同意,访谈过程可要求目标公司派员在场见证,访谈笔录由访谈人、记录人、访谈对象和见证人签名。

受托方还可以将目标公司的关联企业、竞争对手、合作伙伴、技术供应商、前雇员、法律顾问等等主体作为知识产权尽职调查的访谈对象,遵照自愿性、合法性、客观性、全面性、及时性和保密性原则,展开与目标公司并无直接利益关系之相关人员的调查访谈。前述外部人员访谈无法制作访谈笔录的,访谈人应该编制访谈工作底稿和/或访谈备忘录,如实记录访谈对象、时间和内容以备查验。

 

3.1.3.3.  实地调查

受托方在知识产权的尽职调查中,为了验证目标公司提供的文件资料的真实性,兼之验证内外部人员访谈素材的真实性及可信度,应该对目标公司的主要经营场所、重要分支机构进行现场走访和实地调查。

一般建议,受托方在审阅文档、人员访谈初步完成后,可以展开实地调查。

实地调查的流程可参照民事诉讼程序法规范性文件对“勘验”的规定进行,受托方到目标公司的经营场所针对性地进行察看、测算、记录和拍摄,并要求目标公司派员在场见证,在实地调查后应制作调查笔录或工作底稿备查。

实地调查的针对性应该建立在尽职调查团队前期审阅文档、人员走访的阶段性成果之上。实地调查,侧重于验证、查证和比对,检验无形资产的有形表现,例如:目标公司发明专利与技术研发车间具有匹配的盖然性;目标公司注册商标与其库存的商品及商标标识具有匹配的盖然性;目标公司具有竞争优势的专有技术与研发团队人员的数量和级别具有匹配的盖然性;目标公司高估值的专利技术或商业秘密与其经营场所高级别的电力容量、排废防护、服务器、安保配置具有匹配的盖然性;目标公司取得计算机软件授权许可数量与现场终端硬件装机数量具有匹配的盖然性;等等。

实地调查的对象,完全可以从目标公司的经营场所延伸至其向市场交付的产品与服务,受托方对目标公司产品力、商业声誉、行业地位及市场认可度的调查及调查结论,亦可编制在实地调查的工作底稿中。

 

3.1.3.4.  以函询证

受托方在知识产权的尽职调查中,根据实际需要,可以自己的名义向相关单位、部门发函询证,以期核实、查证目标公司知识产权某些关键具体情况,取得回函书证,以验证前述事项。函证的过程,将收文单位与目标公司一并均作为调查对象,收文单位的书面复函可能会为目标公司增加信用背书,亦可能否定目标公司的陈述和主张。函证与人员访谈一样,可以帮助受托方较好地查证、验证目标公司与知识产权相关的关键事实,增加尽调内容的客观性。

受托方为了降低尽职调查出现错误的风险,亦可以直接要求目标公司或目标公司负责人提交声明书或保证函,承诺并保证:签署保证函的当事人对目标公司全部或者特定知识产权事项的事实状态和法律性质所作陈述完全属实,所提供的全部证明材料完全真实,不存在歧义,无重大遗漏。

 

3.1.4.  知识产权尽职调查的范围

3.1.4.1.  权利清单

通过制作知识产权的权利清单,明确知识产权的权属情况。

权利清单的内容通常包括:(1)是否已获得权利证书,比如,是否已获得专利证书或商标注册证。(2)权利人仅为目标公司或为多个权利人。(3)权利的获得方式,权利是原始取得,或继受取得,或许可方式获得。(4)许可的情况,比如,权利进行许可的情况;或者,被许可是通过独占许可、排他性许可或普通许可的情况。(5)是否存在质押等情况。

 

3.1.4.2.  权利状态

尽职调查时,需要对知识产权的法律状态进行审查。主要包括:

1)知识产权在确权阶段的各个环节中的情况,比如,专利在申请、公开、实质审查、驳回、复审等阶段的情况,商标在申请、审查、初步审定公告等阶段的情况。

2)知识产权在权利维持阶段的情况。比如,专利权的效力状态、剩余保护期限、年费缴纳、许可使用等情况,注册商标的有效期、续展、许可使用等情况,著作权的保护期、许可使用等情况。

 

3.1.4.3.  权利内容

不同的知识产权,其内容不同。专利权方面,区分产品专利、方法专利、外观设计专利的权利内容。商标权包括注册商标专用权。狭义的著作权包括著作人身权和著作财产权,广义的著作权还包括邻接权。

在审查目标公司的知识产权时,需要明确知识产权的权利内容。不同的权利内容,其商业价值不同。可以结合委托方的商业需求,着重审查相关的权利内容。比如,目标公司仅有著作权人许可的复制权和发行权,而没有委托方最需要的信息网络传播权,此时需要重点列明。比如,审查目标公司在取得演绎作品著作权人许可的同时,是否已取得原作品著作权人的许可。

 

3.1.4.4.  涉诉情况

对已涉诉的知识产权的诉讼情况进行调查,了解案件情况和进程,对诉讼风险进行分析,判断是否会对目标公司的商业运营造成影响、以及影响的程度或等级。

如果目标公司的知识产权对委托方的商业运营具有重要的影响,可以对未涉诉的知识产权进行涉诉风险分析。具体主要包括:

1)目标公司的知识产权是否存在被无效或被撤销的情况。比如,对于委托方重点关注的专利,是否存在被无效的可能性;目标公司的商标,是否存在连续三年不使用的情况。

2)目标公司的知识产权是否存在与他人在先权利相冲突的情况。比如,目标公司的商标权与他人的著作权是否存在冲突。

3)目标公司的知识产权是否存在可能的权属纠纷。比如,对于委托作品,是否在合同中约定著作权的归属;合作发明创造的权利归属是否存在争议。

 

3.2.  专利篇

3.2.1.  引言

3.2.1.1.  适用企业类型

企业是创新的主体。实践中,高科技企业与专利更加密切相关。这类企业拥有较强的技术优势,以专利权为主要内容的知识产权资产是公司最为核心的资产。

尤其是对于尚处在成长阶段的高科技企业来说,稳定清晰的专利权属、较小的专利侵权风险、能够自由实施的核心技术等因素不仅是企业自身发展壮大的根基,也是投资者做出合理商业决策的前提。因此,专利尽职调查对于高科技企业的创业投资过程尤为重要。

 

3.2.1.2.  专利权对创业投资的意义

从企业自身发展层面来看,专利,尤其是高价值专利,是处于创业成长阶段的高科技企业的重要发展引擎。对高科技企业而言,高质量高价值的专利才能在企业发展路径上起到支撑作用。一方面,围绕核心技术的高价值专利能够牵引高科技企业实现创业战略目标,提升企业在行业中的核心竞争力;另一方面,企业只有合理布局并灵活运用高价值专利,专利才可能转化为经济效益,成为企业的正资产。

从企业投融资角度考虑,专利权也是高科技公司投资并购中的焦点问题。核心技术专利是高科技企业的立身之本,也是投资者的重要投资目标。取得目标公司的专利权通常就是高科技公司投资者的重要驱动力。

 

3.2.1.3.  专利权尽职调查的特殊性

展开专利尽职调查,对于高科技企业保持自身健康高速发展,以及潜在投资者做出正确投资决策,都是十分必要且有益的。

首先,核心技术专利系高科技公司最为核心的资产,同时也是法律风险集中高发的领域。主要风险点包括:技术人员在同质化企业之间的流动容易产生专利权属风险;高校科研人员孵化企业的过程中也可能存在专利权属风险点;企业与技术人员关于职务发明的约定是否合法完善;企业申请或被授权的专利是否能够自由实施,等等。如果在企业发展的萌芽期或成长期就能够通过专利尽职调查及时发现风险,可以相对更小的代价加以弥补和修复。

其次,对于投资者来说,如若不提前通过专利尽职调查排查专利权属及侵权风险等问题,可能会导致重金获取的专利成为投资方的沉重负担。因此,投资方在对高科技企业进行投资前,除了要进行广义的投资尽职调查之外,还需就目标公司的专利组合进行专门的专利尽职调查程序,才能充分评估目标公司的专利组合的实际价值,同时避免触碰到目标公司的专利“暗礁”,以尽可能协助投资方做出正确合理的商业决策。

更进一步来讲,专利尽职调查更应着重于目标公司专利的特殊风险点,尤其是要审查专利权利链的完整性、专利权属的稳定性、专利管理的有效性、专利授权的妥适性、专利使用的正当性、专利侵权风险等重点问题,以尽可能中和投资决策后可能面临的法律争议与风险。

 

3.2.2.  专利权尽职调查前的准备工作

3.2.2.1.  调查保密性和安全性承诺

为了保证专利尽职调查结果的准确性,在展开专利尽职调查之前通常需要向尽职调查受托方(通常是律师团队)披露大量目标公司的信息资料,其中可能会涉及目标公司的商业秘密,一旦泄露会对其经营活动造成重大不良影响。

在实施专利尽职调查前,委托方、目标公司可与律师团队签署保密协议;在进行尽职调查过程中,律师团队应严格恪守保密原则,对尽职调查过程中从委托方、目标公司处获取的资料或获知的信息,要信守保密义务,尽最大可能保证信息的保密性和安全性,以减轻目标公司的顾虑,同时减少尽职调查工作的阻碍。

 

3.2.2.2.  沟通确定调查方案和调查计划

在启动专利尽职调查之前,有必要制定调查方案和工作计划,并就调查方案和工作计划听取委托方的意见,进行适当调整。

整体筹划上,需要充分考虑特定项目具体特点,抓住调查工作重点,合理预估调查时间,安排背景适合的团队成员。

  人员配置上,应当指定项目负责人,对尽职调查工作全面负责,同时对专利尽职调查逐项分工,项目成员按需分配工作内容,明确职责。

  时间节点上,律师团队应当充分与委托方沟通项目重要时间节点,合理安排各项工作;对于需要委托人、目标公司或其他第三方机构协调时间的工作,应当提前与各方沟通,有计划地预留好现场访谈及资料准备的时间。如在项目推进过程中不可避免地需要变更时间节点或安排,应当及时修正工作计划并通知各方,以便尽量确保项目进程不受影响。

 

3.2.3.  专利基本内容的调查

3.2.3.1.  调查内容

专利尽职调查主要分为两大方面,一个是对专利本身调查,一个是对专利或产品实施的调查(也就是FTO调查,重点调查是否存在专利侵权风险),对于专利本身的调查,主要是从专利作为重要资产的价值性,或作为未来市场领先性,抑或说明具有自己的技术路线,或者其他商业目的进行调查。对于专利基本内容的调查,属于专利本身调查,根据不同的尽职调查目的,侧重点也会有不同。

专利基本内容一般会包括如下方面:专利及专利申请的数量、类型、发明人或设计人、名称、申请号、申请日期、公开(吿)号、公开(吿)日期、授权日期、法律状态、授权文本、公开文本、转让情况、许可情况、同族专利等

对于专利基本内容的调查,是无法满足上述尽职调查目的的,需要结合其他数据和情况,才能体现出来,比如侧重调查专利的价值性,可以重点调查类型、申请日、授权文本、同族专利、转让情况和许可情况等,但是如果想体现专利的价值性,仅仅上述数据是不足以体现的,还需要知道同类产品的市场情况、产品周期以及技术可替代性等诸多因素,但上述专利基本内容的情况,也是考量其价值的一个参数。

因此,对于专利基本内容的调查,一般会从以下几个方面调查,1、专利数据的真实性,2、专利的基本内容是否存在明显的瑕疵,当然还可以进一步调查3、专利是否覆盖了主营业务所覆盖等,这对于拟上市科创企业尤其重要。对于专利基本内容的每一项具体内容包含了何种信息以及如何解读,下面举例加以说明。

 

3.2.3.1.1.  专利数量、专利类型和同族专利 

专利数量的多寡是一目了然的事情,当然一般认为是越多越好,但这个仅仅体现在量上,专利的质量上一般要结合专利类型看,一般而言发明专利越多越好!但也要结合企业性质和产品特征分别看待,比如消费产品的外观是产品的核心竞争力的时候,当然外观设计的数量也是核心竞争力的体现。

另外,为什么要看其同族专利呢?同族专利是其专利在国外的布局情况,同族专利的多少,其代表产品全球市场或潜在市场的可能情形,表明其市场竞争的布局情况。如果其在国外市场很多,但却没有同族专利,一般表明在国外市场的替代性较强,抑或说明其缺乏保护意识。

当然,如果严谨而言,可以要求权利人对不进行实质审查的实用新型和外观设计专利提供《专利权评价报告》,这样可以进一步了解专利的质量情况,不过这里也提醒,上述报告的出具需要几个月的时间,同时出具报告后,专利情况也会被竞争对手获知。

 

3.2.3.1.2.  申请号及申请日期、公开号及公开日期、授权日期、公开文本、授权文本以及专利法律状态

专利法律状态系专利从受理之日起所具有的法律属性。一般而言,专利法律状态可以分为有效、无效以及尚未授权三种状态。

专利有效状态主要指专利获得授权并持续缴费状态。需要注意的是,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年,外观设计专利权的期限为十五年,均自申请日起计算。看是否有效,除了看专利证书,重点要看缴费单据,当然如想查询实时状态的法律状态,一般要求出具专利登记簿副本。在专利登记簿副本中,还可以进一步查询是否存在质押、许可等对专利权利限制的情形。

专利无效状态包括专利撤回、驳回、放弃以及权利终止等;这也是被尽职调查专利体现真实性与否的重要一环。

专利尚未授权状态,一般只能查询到专利申请号及申请日期、公开号及公开日期的情形,此时表明专利仅仅是处于申请阶段,不过如果想了解其专利授权前景,通常的做法是委托第三方进行检索分析,当然如果专利处于审查阶段,也可以查看专利局的审查意见进行初步判断。

发明专利已经公开,如果最终授权,则法律上可以获得临时保护期,对于发明专利也要关注授权文本与公开文本的差异,最终的保护范围以授权文本为准!如果有人在临时保护期制造销售涉嫌侵犯专利的产品则需要同时覆盖授权文本与公开文本所要求的保护的范围。

 

3.2.3.1.3.  专利的发明人或设计人、转让情况、许可情况

根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条之规定,专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。在中国专利申请审查过程中,知识产权局并不对申请文件中记载的发明人或者设计人作实质性审查。

对专利的发明人或设计人的调查,结合转让和许可情况,可以查清涉及专利的来源、研发情况、是否存在权属瑕疵等情形,下面进行详细解读。

专利的来源,一般是自行研发、合作开发、委托开发或受让获得,这个可以通过专利的发明人或设计人与权利人的关系初步获知,如果发明人或设计人全都来源于权利人的员工,基本上判断是自行研发,如果有部分发明人或者设计人是权利人的员工,可能是合作开发,全部发明人或设计人与权利人没有关系,则可能是委托开发或者受让获得。

如果有非权利人员工的情形,则需要进一步调查与第三方的合作合同或委托开发合同或受让合同,如果没有相关合同,则可能存在潜在权属纠纷,如果有相关合同,但约定不清楚或与约定不符的,也可能存在潜在权属纠纷。这就是所谓的权属存在瑕疵的情形。

关于专利的来源不同,也会间接反映目标公司的研发实力或者研发路径,也就是间接体现了研发情况。

对于发明人或设计人的入职日期与专利日期的调查,则可能会涉及职务发明的问题,也是存在权属瑕疵的情形。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条之规定,专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。因此,提出专利的申请日期如果在原单位离职一年内做出的专利,按照上述规定可能会归属到原单位所有,因此这也是专利尽职调查关注的重点,如果有风险的话,需要进一步调查员工的离职情况,包括离职单以及社保缴纳情况等。

另外,根据近年科创板公布的相关案例,因为发明人引起的权属纠纷案件是一个非常多发的情形,也是成为科创企业上市的一个重要障碍。同时还需要引起足够重视的情形,因发明人引起商业秘密侵权进而引发专利权属纠纷的案件也是一个新的趋势,这些情况就导致在专利尽职调查环节,对于发明人或设计人的调查要引起足够重视。

 

3.2.3.1.4.  专利的价值和重要程度

就如上文所述,专利的价值不可能通过调查专利基本内容进行简单认定。这个一般需要借助专业的第三方评估机构做出,但目前国内对于专利价值评估尚未建立起成熟并被广泛认可的体系,也仅仅作为参考因素。

在专利尽职调查中,对于专利转让或许可的价格也是体现专利价值的一个重要参考因素。

专利的重要程度对于目标公司而言,专利可以分为防御性专利、对抗性专利以及领先型专利。防御性专利系指目标公司实际用于生产经营的专利,对抗性专利系指本领域竞争公司可能涉及使用的专利,领先型专利系指目标公司引领产业发展之专利。上述专利根据目标公司不同发展阶段、不同技术领域,具有重要作用,需结合目标公司实际予以判断。

当然专利布局是一个重要的策略,会隐藏在专利之中,请目标公司就其专利布局的策略进行说明,这也可以作为尽职调查内容之一。

 

3.2.3.2.  调查方法

3.2.3.2.1.  文件调查

文件调查系专利尽职调查常规方法。在获取目标公司相应的文件资料后,应核查比对资料,并通过相关检索系统予以匹配核实,确保文件资料真实性、完整性以及准确性。文件调查的核心就是核实真实性。

一般对于专利基本内容的调查就是调取专利登记簿副本或批量法律状态,基本上就满足了调查目的。

 

3.2.3.2.2.  人员调查

人员的调查的重点还是放在上述关于发明人或设计人可能涉及权属纠纷以及商业秘密纠纷的可能性展开调查。

对于一些难以从文件调查中获取的信息,可以与目标公司各层级、各职能人员特别是涉及技术的研发人员,以及中介机构的充分沟通。

需要注意的是,调查过程中存在访谈人员中做出不实陈述或说明,要将人员调查结果与其他资料进行相互印证。如有可能,建议要求方谈人员提供证明材料,或者签署保证书等文件,以确保调查内容真实可信。

 

3.2.3.2.3.  专利检索

对于同族专利的调查,需要进行专利检索才能调查清楚,一般可以通过wipo等途径确定是否有同族专利,同时通过同族专利所在国网站进行进一步确定同族专利的相关情况,如果没有网站的,需要委托该国专利代理机构进行检索获知。

另外,对于实用新型或外观设计专利也可以委托第三方进行专利新创性检索。

 

3.2.4.  专利运用的调查   

3. 

3.1. 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

3.2.4.1.  调查内容

专利运用主要是指专利的实施(产业化)、或专利价值的实现。专利运用的调查内容,主要包括专利运用的主体、方式、时间、范围、价值等。

3.2.4.1.1. 

3.2.4专利运用的调查(董颖芳律师)

3.2.4.1调查内容

3.2.4.1.2.  自我实施

调查专利权人是否自行实施专利,有利于了解专利技术的实用性、成熟度、产业化及价值情况,主要调查的内容包括:

1、专利的实施方式:

1)制造专利产品:为生产经营目的制作出具有发明专利或实用新型专利某一项权利要求之全部技术特征的产品;或者制作出采用外观设计专利所表示的设计方案的产品。将产品部件组装成专利产品的行为,属于制造专利产品。

2)使用发明、实用新型专利产品:为生产经营目的利用专利产品,使专利产品的功能得以应用。将发明或者实用新型专利产品作为零部件制造另一产品的,属于使用专利产品的行为。

3)许诺销售专利产品:为生产经营目的以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售专利产品的意思表示。

4)销售专利产品:为生产经营目的将专利产品的所有权有偿转移给产品购买者的行为。销售以发明或者实用新型专利产品作为零部件生产的另一产品的,属于销售专利产品的行为。将外观设计专利产品作为零部件,制造另一产品并销售的,属于销售专利产品的行为,但该外观设计专利产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

5)进口专利产品:为生产经营目的将专利产品从境外越过国境运入境内的行为。将专利产品进口到保税区内,视为进口专利产品。

6)使用专利方法:为生产经营目的实现发明专利权利要求所记载的方法技术方案的行为。

7)使用、许诺销售、销售、进口依专利方法直接获得的产品:为生产经营目的使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法获得的原始产品;将该原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为,属于使用依照专利方法直接获得的产品的行为。

 2、专利的实施范围

1)时间范围:专利着手准备实施、开始实施的时间,是否已经结束实施、以及实施结束的时间。专利着手准备实施的时间,是专利先用抗辩权的基础,因此调查专利实施时也应一并予以调查。

2)权利范围:实施的具体专利权利要求。

3)地域范围:实施专利的地域。

3、实施效果

调查制造专利产品、或者使用专利技术制造产品的成品率或良品率等,使用或销售专利产品的市场竞争优势等。

 

3.2.4.1.3.  专利转让

对专利转让进行调查,主要调查以下内容:

1)转让标的:尤其注意调查转让的是专利权,或者是尚未授权的专利申请权;

2)转让主体:调查签署合同的主体,转让方是否为全体专利权人或专利申请权人;

3)转让时间:调查合同签署的时间、专利登记部门登记公告时间。专利转让未经专利行政部门登记的,专利转让不生效;

4)专利权利负担:如转让的专利是否被设定质押、是否被采取保全措施。专利如被设定权利负担的,未经质权人或者保全单位同意,专利行政主管部门难以办理专利权属变更登记;

5)转让主体对转让专利的公司内部规定:调查转让方转让专利、受让方受让专利是否符合各自公司章程规定、内部决策程序;尤其注意转让主体的章程中,规定专利转让有特别决策机构的,如要求有股东会或董事会决议的,应一并审查是否有相应决议。

6)专利涉外转让的,应事先依法向有关行政机关办理审批手续。

 

3.2.4.1.4.  专利许可

专利许可是专利运用的重要方式之一,专利许可费也是专利侵权赔偿的重要参考依据。

对专利许可进行调查,主要包括以下方面:

1)许可标的情况:许可的是专利权,或者是尚未授权的专利申请权;

2)许可主体:调查签署合同的主体,尤其调查许可方应为专利权人或者为有权再许可的许可方;

3)许可的方式:调查许可的方式为独占许可、排他许可或者普通许可,或是按照专利法规定声明的开放许可;

4)许可的时间、尤其是许可期限届满后专利产品的处理方式:调查许可的起讫时间,以及许可期限届满时专利产品、库存、未销售专利产品的处置方式;许可期限届满后的售后服务是否允许被许可方制造使用包含专利技术的零部件、制造专利产品的模具处及其他专用于专利许可技术使用的工具的处置。

5)许可的实施范围:调查许可实施专利的地域范围,许可的专利权利要求。专利许可合同通常限制在本国或本地区范围内专利实施,以避免专利产品跨境实施流通影响专利权人在境外的专利运用收益。

6)许可主体许可符合公司内部管理规定:尤其是独占实施许可的,专利权人权利被严格限制,应调查是否符合公司章程或管理规定;

7)许可合同的专利行政部门备案:专利许可合同未经行政部门备案的,不影响合同效力,但不得对抗善意第三人。

8)许可专利的权利负担:如许可的专利是否被设定质押、是否被采取保全措施。专利如被设定权利负担的,专利有被拍卖变卖的风险,在专利许可期限内专利权人可能失去专利权。

 

3.2.4.1.5.  专利质押

专利权利人对专利权设定专利质押权利负担后,未经抵押权人同意,专利行政主管部门不办理专利转让登记手续。专利权人有失去专利权风险,专利被许可方使用专利的权利也有一定风险。

对专利质押进行调查,主要包括以下方面:

1)出质的专利;

2)专利出质的主体:质权人、出质人、债务人;

3)被担保债权的种类、数额等情况;

4)债务人履行债务的期限、债务人的债务履行能力;

5)专利质押担保的范围;

6)向专利行政部门出质登记的有关信息,如出质登记时间、登记的担保起讫时间等。

 

3.2.4.1.6.  专利保险

专利保险,是指保险公司承保的与专利相关的保险,包括但不限于专利执行保险、侵犯专利权责任保险、知识产权质押融资保险、知识产权综合责任保险等。对专利保险情况进行调查,有利于了解专利相关风险的保障情况,也利于了解专利权利人对专利利用情况。

对专利保险进行调查,主要包括以下方面:

1)专利保险的主体:投保人、保险人、被保险人、受益人;

2)保险标的;

3)保险责任和责任免除;

4)保险期间和保险责任开始时间;

5)保险金额;

6)保险费以及支付方式;

7)保险金赔偿或者给付办法。

 

3.2.4.1.7.  专利出资入股

专利出资入股,是近年来专利运用的常用方式。对专利出资入股进行调查,主要包括以下方面:

1)出资的专利信息情况,尤其注意出资的是已授权专利、还是尚未授权的专利(专利申请权);是以专利(申请)权权属出资、还是以专利许可权出资。如以专利许可权出资,应注意许可的方式。并注意调查在专利出资前,是否已经存在专利许可以及许可的方式及期限范围。

2)专利出资作价入股的相关主体:受资公司、专利出资人、非专利出资人、发明人。因发明人原因容易导致专利权属纠纷,应注意对发明人从原单位离职的时间、在原单位工作任务、与原单位约定的知识产权归属等进行调查,避免出资专利被认为是发明人执行原单位工作任务或利用原单位物质技术条件等从而认定属原单位所有。

3)专利出资主体出资专利不违反公司章程规定;

4)出资专利的价值评估:尤其注意评估机构及评估人员的资质情况,以及评估方法是否合理、评估所依据的资料信息是否真实。

5)出资金额:注意专利出资的金额是否超出专利评估价值。

6)出资专利的交付:专利权属出资的,是否已办理权属转移至目标公司;对于专利许可权出资的,是否向专利主管行政机关办理许可合同备案。

7)专利出资公司的税务申报情况;

8)目标公司章程对出资专利及股东的规定;

9)目标公司向企业管理部门办理的备案登记、在企业信用信息公示;

10)目标公司向税务机关进行的申报。

 

3.2.4.1.8.  专利标准化

专利标准化调查的内容,主要包括:

1)标准专利及权利人、标准专利权利人的声明;

2)使用专利的标准名称、施行时间;

3)使用专利的标准效力:强制性标准、推荐性标准;

4)使用专利的标准施行范围:行业标准、地方标准;

5)标准专利的许可费用。

 

3.2.4.2.  调查方法

3.2.4.2.1.  文件调查

受托方应调取有关文件资料,认真核查、对比相关资料,并对文件资料进行深入分析,以充分挖掘文件资料背后隐藏的真实信息。一般来说,主要调取以下文件资料:

1、调查当事方的合同,如转让合同、许可合同、质押合同、保险合同、出资协议

2、调查当事方提供的声明,如专利权利人在专利标准化制订过程中的声明

3、调取公司章程及要求的文件资料,如调取专利权利人公司章程,查看专利处置程序合法性;如专利运用主体的公司章程对专利运营有特殊程序规定,调取规定所需的文件资料;作价出资入股中,如调取受资公司章程,查看专利出资程序合法性。

4、调取出资作价评估报告有关文件,如调取评估公司有关资质文件,调取评估公司评估报告,调取专利出资人或其他主体为评估作价提供的声明及资料。

5、调取专利实施文件,如调取实施专利的产品的照片、图片,调取实施专利方法的有关文件。

 

3.2.4.2.2.  人员调查

受托方应对资料提供者的有权限人员进行调查,以确认所获取的文件资料的真实性、完整性和权威性。一般来说,主要调查以下内容:

1、调查合同、声明、章程、评估文件、专利实施文件提供方的负责人或有权限的经办人,核实提供资料的真实性;

2、调查上述资料提供方的负责人或有权限的经办人,核实上述相关资料的完整性;

3、调查专利实施主体的负责人或有权限的经办人,对其实施专利的产品、方法产品进行核实;

4、调查上述人员的其他陈述说明。

 

3.2.4.2.3.  专利检索

登录国家知识产权官网,可以检索如下信息:专利相关文本(申请文本、授权文本、审查文档)、专利转让登记情况、专利许可备案情况、专利质押备案情况、专利权转移登记情况、专利法律信息。

 

3.2.4.2.4.  其它方法

还可以采用其它方法进行调查,例如通过登录国家企业信用信息系统查询专利出资登记公示信息;通过现场调查实施产品,并与专利进行比对,确认是否使用了专利技术方案;通过现场调查产品工艺或流程,并与专利进行比对,确认是否使用了专利技术方案。

 

3.2.5.  专利保护的调查

专利保护的调查是创业投资知识产权尽职调查非常重要的内容之一,其调查内容涉及:专利保护范围,法律状态稳定性,重要产品自由实施调查(FTO),保护应对机制,专利侵权诉讼,专利行政查处,专利无效,假冒专利,专利权属状况等;其调查方法涉及文件调查、人员调查、专利检索和其它方法。

 

3.2.5.1.  调查内容

3.2.5.1.1.  专利保护范围

一般民事侵权行为的英文为“tort”,而专利侵权行为的英文却用“infringement”。“tort”指“伤害”,是行为人故意或过失给权利人造成损害;而“infringe”的本意是“进入边界”、“落入圈子”,其法律含义是行为落入权利客体保护范围构成侵犯专利权,即专利保护范围是用法律语言划定的“圈子”。下面将从以下几点来理解这个“圈子”:

第一,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容(《专利法》第64条第1款)。如果只“以其权利要求的内容为准”容易出现在审理侵权纠纷案件中过于严格遵循授权权利要求的文字内容,忽略该发明创造真正为公众带来了什么贡献,而且会导致对专利撰写要求过高,不利于专利法保护发明创造的初衷。而如果更偏重于说明书及附图对权利要求的解释,又容易导致公众难以理解一件专利的保护范围边界。可见,对发明和实用新型保护范围的确定要避免走极端,既不应当机械化地由权利要求的严格字面含义来确定;也不应当认为权利要求仅起指导作用,其实际保护范围为所属领域技术人员对说明书和附图的理解扩展到专利权人所期望达到的范围。对发明或者实用新型专利侵权判断还需遵守以下原则:全面覆盖原则、等同原则、捐献原则、禁止反悔原则等。

在发明或者实用新型专利保护范围调查中首先要重点调查独立权利要求中是否含有非必要技术特征。因为一旦独立权利要求中含有非必要技术特征,根据全面覆盖原则他人只要其实施的技术方案不带有该非必要技术特征就不构成专利侵权,从而他人可轻松绕过该专利,导致该专利的价值大大降低。

其次,对从属权利要求的调查也不容忽视。虽然独立权利要求的保护范围已经涵盖了从属权利要求,但是由于专利可能历经复审、无效等程序,其权利要求很可能出现变动。由于独立权利要求保护范围最大,其被无效、修改的可能性也大。一旦独立权利要求被无效,由于无效宣告程序中权利要求的修改只允许来自权利要求书而非说明书,因此如果从属权利要求的数量太少,或者对保护范围限缩的过小,都会对权利要求的修改产生巨大的影响,导致重要的技术方案不能获得专利保护。比如,独立权利要求限定了制备A化合物的方法是以B化合物为起始物经过加成反应、关环反应和氯化反应得到A化合物。从属权利要求2的其中一个附加技术特征将反应溶剂限定为甲醇。但实际上反应溶剂还可以为乙醇、丁醇、丁二醇等醇类。当独立权利要求被无效时,如果修改到只保护从属权利要求2,那么反应溶剂为其他醇类的技术方案就无法获得专利保护。可见,专利中设定恰当的从属权利要求非常必要。专利保护调查需要调查从属权利要求的数量多少,以及是否逐渐展开并有层级的涵盖每一个发明点。

第二、外观设计专利权保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计(《专利法》第64条第2款)。在外观设计专利保护范围调查中要重点调查外观设计的图片或者照片,以及简要说明中明确的设计要点。形状、图案和色彩是外观设计的三要素,当外观设计产品本身是具有一定形状的产品时,其产品的形状是最能体现产品类型的要素。即使被控侵权产品采用了相同的图案和色彩,只要产品的形状有明显不同(不包括仅仅是产品大小的不同),就不会产生相同或者实质上相同的整体视觉效果,因而大概率不会被认定为侵权。

综上所述,创业投资知识产权尽职调查中对专利保护范围的调查,需要根据不同的专利类型进行,发明/实用新型,与外观设计在专利保护范围的调查中关注要点有较大区别。专利保护范围的确定需要综合考量多种因素,在重要专利的侵权判定上要聘请有经验的专利律师参与给出专业意见和处理方案,避免专利保护范围界定不准确带来不利影响。

 

3.2.5.1.2.  法律状态稳定性

专利的保护范围和稳定性是专利价值体现的两个重要方面,要尽量做到两者兼顾。当研发成果面临专利驳回、复审、无效、诉讼、交易、投融资时,专利的保护范围和稳定性都需要重点考量。调查目标公司专利的稳定性可以从以下六方面来进行:

第一,调查是否存在专利组合。一般而言,专利组合的稳定性高于单个专利。调查的方向是:主要成果、核心技术是否形成专利组合,既有基础专利或核心专利,又有一定数量的外围专利;针对不同类型的专利,从诉讼角度考虑,按不同策略设计专利组合,是否达到侵权证据易于获得,侵权认定清晰,增加竞争对手无效涉案专利的难度的程度。

第二,调查实用新型和外观设计是否有国家知识产权局出具的维持有效的专利权评价报告。当专利权评价报告得出的结论是专利有效时,实用新型的稳定性往往出现逆转,由专利权评价报告前的低于发明,转变为高于发明。因为在无效这样的实用新型时,不能像发明那样采取过多的现有技术证据进行结合与启示来评价创造性。

第三、调查是否存在合理的保护范围及权利要求间的梯度设置是否恰当。专利保护范围并不是越大越好,因为过大的保护范围很容易找到现有技术从而破坏创造性或新颖性。所以需要在充分了解现有技术的基础上,设定出合理而稳定的权利要求保护范围。

同时,由于在无效宣告程序中,专利权人只可以通过权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定(指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围)、明显错误的修正来修改权利要求书,不能直接从说明书里添加技术特征、技术方案到权利要求书。因此除独立权利要求外,其他权利要求的设置也非常重要,权利要求的设定应体现出保护范围恰当的梯度递减,应把重要的发明点一一设置到各权利要求中去。

第四、调查专利权权属是否存在瑕疵。专利权权属的稳定性直接关系到专利权人是否合法拥有某项专利权。专利权可以通过外购、自行开发、合作开发、后续改进开发以及其他方式取得。不论是哪种取得方式,都需要事前明确权属关系、进程中记录好过程文件、事后保留好权属证据。例如,如果是合作开发,应在合作开发协议中明确约定专利权的归属。如果是由研发部门自行研发,则需要关注发明人的身份,同时做好研发过程的记载,以便于充分证明专利权的合理归属,避免出现职务发明的权属争议。如涉及专利权转让,应及时向国家知识产权局提出著录项目变更请求。

第五、调查专利是否进入复审或无效程序,专利是否经历过无效而继续维持有效或部分有效。专利复审、无效是对专利稳定性的重要考验。专利局复审和无效审理部的组成人员基本上都是国家知识产权局内有经验的技术和法律专家,或有经验的审查员和法律人员。专利局复审和无效审理部对复审请求和专利权无效宣告请求进行受理和审查,并作出决定,一般以三或五人组成合议组的形式进行审查。因此,一般通过复审取得专利权,或承受住无效宣告而依然维持有效的专利,其稳定性较高。

第六、调查专利是否属于所属技术领域的公知常识和自由技术、是否被在先公开。比如调查授权专利是否做过专利无效检索报告,是否显示无效风险小。专利无效检索报告是针对某一授权专利的权利要求,检索能够破坏其新颖性、创造性的专利或非专利类文献的检索分析。其作用是:一方面,可以是企业在主动维权前,通过针对自身专利进行专利有效性检索,来了解专利的稳定性,以帮助企业作出是否采取维权行为的决策;另一方面,也可以是企业在遭遇竞争对手的专利侵权诉讼攻击时,通过针对对方起诉所依据专利进行专利无效检索,来收集能无效该专利的文献证据,帮助企业在无效宣告程序中取得胜利、从而彻底击退对手的专利侵权诉讼攻击。

专利保护范围与专利稳定性是专利价值体现的重要组成部分,二者缺一不可,如鸟之双翼,车之两轮,不可偏废。企业专利管理必须重视专利保护范围和专利稳定性。

 

3.2.5.1.3.   重要产品自由实施(FTO

对重要产品自由实施(Freedom to Operate,FTO)的调查首要是看企业的重要产品或核心技术是否出具有FTO报告。FTO报告是针对相关技术在特定地域内的全面的、较为准确的分析专利侵权风险的报告,具有商业、技术和法律三重价值。在实施人对相关技术进行自由实施前通过FTO分析先行调查是否存在专利侵权风险,并有针对性地给出应对措施,从而有效规避专利侵权诉讼风险,控制和降低商业交易风险,更好地实现相关产品或技术的商业价值。

第一,关注企业在产品出海、技术转让、投融资并购、首次公开募股(Initial Public Offering,IPO)等时期是否有对重要产品或核心技术进行FTO分析。在技术转让过程中,如果FTO报告显示专利侵权风险高,那么交易价格、交易条件的设定会发生大幅变动,甚至交易中断,以保护交易方的利益。在上市过程中,FTO分析可用于应对竞争对手提起的诉讼,避免因为专利纠纷导致企业IPO受阻。拟IPO企业在上市审核阶段被竞争对手起诉主营业务产品侵犯专利权的诉讼事件非常频繁。尤其对于在科创板IPO进程中遭遇的专利侵权诉讼,更是直接影响审核机构对企业的科创属性、持续经营能力等诸多指标的判断。因此,提前对拟IPO企业的专利侵权风险开展分析,针对性地制定专利侵权风险的防控策略至关重要。

第二,对重要产品自由实施的调查还要看出具FTO报告的是否为业界认可的法律服务机构。如果FTO报告来自企业内部专利工程师,由于存在一定的利益关系往往会导致其出具的FTO报告的可信度下降。

第三,对重要产品自由实施的调查需要进一步评估其出具的FTO报告的价值。FTO报告的地域范围、时间范围和检索策略等是影响FTO报告价值的重要因素。显然一份国内范围内的FTO报告无法适用于欧美市场;单一的、粗略的或限定过多缺乏扩展的检索策略无法做到全面、准确地收集相关专利数据。

第四,需关注FTO报告是否包含如下环节和流程,以及各环节是否做到位:研究标的(产品/技术)背景资料,拆解分析标的;结合FTO目的,梳理标的主要风险点,在自由实施的地域范围内确定检索策略;专利数据采集;专利分析;权属尽职调查;专利侵权法律风险分析(包括潜在的风险)。

下面以某仿制药项目FTO尽职调查为例说明FTO的主要环节和流程。该案例是投资机构在对某药企的核心仿制药项目进行投资前委托第三方律所进行的FTO分析,用于评估投资风险。FTO尽职调查分为七个阶段:

阶段一:首先,了解委托方需求,仿制药产品调研(目前项目开展情况调研,主要竞争对手调研);其次,了解产品的主要活性物质(API)及生产工艺和原研药背景;然后,确定以API为首要分析要素的战略并确定排查范围(地域)。

阶段二:先从API中提炼关键词进行专利检索,再初筛出已授权或在审中的中国专利申请以及待进入国家阶段的PCT专利申请近800件。

阶段三:通过分析专利摘要及权利要求书筛选出需要详细排查的专利申请约150件(包括API或衍生物、组合物、制备工艺、提纯工艺、分析方法等);再进一步筛选出有较高侵权风险的专利。

阶段四:对上述已授权的重要专利进行解读;再排查或提示规避设计或建议无效宣告。

阶段五:对尚未授权的PENDING专利申请的潜在专利侵权法律风险进行分析;再分析授权前景与预期授权范围,提示潜在侵权风险并提示规避设计或建议提公众意见。

阶段六(FTO的延伸):首先,主要竞争对手专利策略分析(9家竞争对手,保守性还是进攻性策略分析);其次,标的产品涉及领域的专利布局初步分析,为客户后续专利布局提供全局性建议;然后,对标的产品的同类竞品的专利诉讼情况进行调查分析。

阶段七(撰写FTO尽职调查报告):该报告的主要内容有分析标的说明、专利检索范围、结论分析、应对措施及建议、附件说明。

经过以上七个阶段而最终形成的FTO报告,相对全面、准确地梳理、分析、总结了相关仿制药在国内的专利侵权风险,为投资人是否进行以及如何进行该仿制药的投资提供了有力的指导。

第五、对重要产品自由实施的调查还需要调查企业是否根据实际情况进行补充FTO或扩展FTO,以及关注有潜在风险的未授权专利申请(即PENDING专利申请后续的法律状态和审查过程。

由于受范围、时间等因素的影响,任何一件FTO报告都不可能100%保证调查绝对完整,绝对准确无误。一项产品或技术上存在大量的技术特征(技术点),如果每个技术点都一一排查,那么FTO工作量和成本太高,因此不可能穷尽所有技术点的排查,这是FTO的范围局限性。有些专利申请由于尚未公开,故在检索时无法查到,当FTO完成后,产品上市,这些专利才公开,从而有可能发生产品/技术刚好落在这些刚公开的专利的保护范围内,发生侵权行为,这是FTO的时间局限性。因此,FTO报告只能是一个相对准确的报告,而非绝对准确的报告。即使因FTO报告的局限没有发现某个潜在风险,导致重要产品不幸卷入专利侵权纠纷,该FTO报告依然可以作为非故意侵权的证据来避免惩罚性赔偿,这是FTO法律价值的重要体现之一。

第六、对重要产品自由实施的调查还体现在FTO分析出专利侵权风险后,企业是否采取了相应的应对措施。主要的应对措施有:对于涉嫌侵权的已授权专利,企业是否采取规避设计避开雷区,是否着手对该专利提出无效宣告请求,或者是否寻找到抗辩证据比如现有技术抗辩证据、先用权抗辩证据等;对于涉嫌侵权的PENDING专利申请,企业是否未雨绸缪地做好规避设计,是否通过提公众意见的方式影响该专利申请的授权前景;企业是否与在先专利权人就专利转让、许可(交叉许可)或建立专利联盟等进行协商;企业是否采用等待专利权保护期期满后再实施该技术/产品的策略;企业是否投保侵权类专利保险(例如,侵犯专利权责任保险、专利海外侵权责任险、境外展会专利纠纷法律费用保险等);或者彻底放弃实施该技术。

第七,对重要产品自由实施的调查还需要看是否对主要竞争对手做出过竞品分析。除了通过FTO分析以全面了解相关技术专利侵权风险的方式外,还可以在了解目标公司与竞争对手的产品和专利的情况下,有针对性地开展竞品分析,从而点对点地、快速地了解专利侵权风险。竞品分析包括目标公司(特别是重要产品)是否有侵害竞争对手专利权的可能性,或者分析竞争对手产品是否有侵害目标公司专利权的可能性。

 

3.2.5.1.4.  保护应对机制

专利保护应对机制的调查需要考察企业是否有专利保护应对机制以及具有哪些专利保护应对机制。专利保护应对机制是为了更好地应对专利保护全过程可能出现的各种情形而建立的反应机制,主要有激励、惩处机制,风险识别、评估、处置机制,实施、许可、转让机制,以及纠纷化解机制。

企业应当结合知识产权管理制度建设和人才建设,构建有利于调动企业员工知识产权工作积极性的激励机制,从而有利于产生更多更好的技术成果,是获得专利权的重要前提条件。对于泄密,以及错过期限导致权利丧失等行为,企业可以给予相应惩戒和处罚。

风险识别、评估、处置机制指项目立项前的可行性分析,对风险进行识别、评估,以及重要节点上进行FTO,及时发现、分析、规避风险,做到知己知彼,百战不殆。

对于开拓性技术成果布局基础专利、核心专利和外围专利,形成保护体系完善的专利组合,防止竞争对手规避。对于新进入的技术领域,尽管已经存在基础专利,企业仍然可以通过技术改进获得外围专利,增加谈判筹码,争取获得“交叉许可”。因此根据不同产品的市场情况,预期前景,制定不同的实施策略,形成相应的实施、许可、转让机制,确定是自行实施、许可他人实施还是进行专利转让。企业可以针对不同地区市场在一定时间范围内采取不同的策略,以最大化企业利益。

纠纷化解机制应当有利于企业及时、稳妥化解专利纠纷。当涉及专利纠纷时,救济手段包括司法救济、行政救济、专利无效宣告和谈判协商。企业可提前制定发生纠纷时组成纠纷化解小组的成员构成,职责分工,从而实现在纠纷发生时能及时反馈、从容应对。

 

3.2.5.1.5.  专利侵权诉讼

专利侵权诉讼调查需要考察企业是否涉足专利侵权诉讼,是专利权人还是涉嫌专利侵权方,具体涉及哪些专利侵权诉讼,诉讼所处阶段,诉讼结果及相关影响。专利权最为基本的作用是保护发明创造,对于专利侵权行为,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉以维护自身权益。

专利侵权诉讼调查是了解企业专利保护、运营状态的重要环节,对企业投融资、技术转让、上市等都会产生重大影响。在企业科创板上市方面,专利侵权诉讼除了会导致客户流失、销售额大幅下降外,其主要影响来自于专利侵权诉讼可能构成重大诉讼,使企业不具备独立持续经营能力。科创板IPO中的专利侵权纠纷往往索赔金额巨大,企业一旦应对不力导致败诉,不仅需要立即停止侵权,还需要支付巨额的损害赔偿金,从而可能对企业的独立持续经营能力产生较大影响。例如,安翰科技科创板上市过程中被诉专利侵权,证券监管部门要求其说明“诉讼对发行人生产经营的影响”,就体现了证券监管部门对专利侵权纠纷是否可能导致企业不具备独立持续经营能力的考量。

科创板上市审核期间遭遇专利侵权诉讼因此被迫暂缓或调整上市计划的案例非常多。例如,赛特新材在IPO受理前遭遇松下电器提起的专利侵权诉讼,因而被终止IPO,虽然在加强内控后成功登陆科创板,但期间经历了专利无效、与松下电器达成和解等事件,使得IPO上市时间被延后。苏州敏芯在IPO问询阶段收到歌尔股份及其子公司的专利侵权诉讼,经过多轮问询层层深入后得以带诉上市。晶丰明源在IPO进程中遭受杭州矽力杰发起的专利侵权诉讼,隔日,上市委以公告发布后出现涉诉事件为由,取消审议晶丰明源发行上市申请。贵州白山云在IPO进程中收到网宿科技提起的专利侵权诉讼,由于应对不力,上市问询14个月后终止。上海拓璞于IPO上市前遭遇了迪菲厄(DufieuxSAS)发起的专利侵权诉讼,折戟科创板。成都纵横在IPO进程中被雄安远度起诉其专利侵权,后面诉讼双方展开无效鏖战,成都纵横及时、稳妥应对,专利侵权诉讼虽对IPO带来了一定影响,但最终顺利过会。从这些案例可见,专利侵权诉讼无疑是企业科创板上市的拦路虎,科创企业在着手IPO上市前一定要对自身重要产品/核心技术专利侵权风险有所了解,做好积极应对准备。

在调查专利侵权诉讼时,应当画出时间轴,标记上重要的时间节点。专利侵权诉讼可能经历一审、二审甚至再审,其时间周期较长,而且被诉侵权人往往会对涉案专利向国家知识产权局提起无效宣告请求,使得专利侵权诉讼与专利无效交织在一起。同时,对于无效宣告决定,双方当事人都可以提出行政诉讼,这进一步拉长了相关专利纠纷的战线。因此,在专利侵权诉讼调查时要厘清各个争议焦点,从而得到真实、可靠的诉讼结果和相关影响。

单个专利侵权诉讼的调查还涉及对涉案专利法律信息的调查,侵权行为的调查,以及赔偿数额的调查。涉案专利的法律信息主要通过《专利登记簿副本》确定,包含当前申请人(专利权人)信息,法律状态(有效/无效),专利权或部分专利权是否被宣告无效,专利权的转移等信息。侵权行为的确定在于被诉人行为是否落入专利权的保护范围,且不属于法律规定的例外情形(比如,权利用尽,在先使用,临时过境,科学研究,行政审批)。在确定赔偿数额方面,可按照:权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;参照该专利许可使用费的倍数合理确定;符合惩罚性赔偿的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额;法定赔偿(三万元以上五百万元以下)。

 

3.2.5.1.6.  专利行政查处

对于专利侵权与被侵权问题,我国采取司法保护与行政保护相并行的专利保护制度。所谓司法保护,为提起专利侵权诉讼的方式,专利侵权诉讼处理结果权威,但是周期长;行政保护,主要为专利行政查处的方式,专利行政查处程序简便、处理快捷、运作高效、执法成本与费用也相对较低,近些年采用专利行政查处解决专利侵权问题占有较大比例。

故,在进行专利保护的调查时除了考察专利侵权诉讼外,还需要考察企业是否存在专利行政查处情形,具体行政查处事宜,相关结果及带来的影响。

专利行政查处,通常为专利权人针对涉嫌专利侵权的案件向当地知识产权局提出,由其根据具体案件情况作出行政处理决定,行政处理决定书将在当地知识产权局网站上公开。当然,专利行政查处的处理决定书并非终局性结果,涉嫌专利侵权案件的任一方当事人不服处理决定的,可向法院提起诉讼。

创业投资人在对目标企业进行调查时,需要调查目标企业是否涉及专利行政查处的情形,是作为专利行政查处案件的请求人抑或被请求人,行政查处涉及的具体案件,案件的处理情况及后续是否向法院提起诉讼等情形。

 

3.2.5.1.7.  专利无效

专利保护的调查需要对目标企业专利无效情况进行调查。专利无效的调查内容涉及专利是否被全部或部分无效,无效理由、证据的梳理,无效双方当事人、代理人的梳理,无效目的等。

专利被全部或部分无效表明专利权发生了实质性的变动,需要重新评价该专利的价值、地位。由于在专利局复审和无效审理部就无效宣告请求作出决定之后,又以同样的理由和证据请求无效宣告的,专利局复审和无效审理部不予受理。因此,有必要对每次专利无效请求的理由和证据进行收集和梳理。通过对无效双方当事人、代理人的梳理可以更好的了解竞争对手和其法律服务团队,虽然不排除有一些无效宣告请求是借用他人名义发起的。对无效目的的调查分析,有利于当事人双方的谈判、和解。现实中,被控侵权人往往以原告的专利权应当被宣告无效作为抗辩理由对抗专利权人的侵权指控,专利局复审和无效审理部受理的无效宣告请求中有相当比例是侵权诉讼的被告提出的,因此其无效目的最主要是避免侵权诉讼败诉。尤其在科创板上市过程中,因专利侵权诉讼往往是阻止上市的重要手段,而提起涉诉专利无效请求则为有效的救济手段。例如,浙江科惠医疗器械股份有限公司(简称“科惠医疗”)专注于骨科植入材料研发与生产,其科创板IPO于2020年9月29日被受理。2021年1月6日,大博医疗科技股份有限公司(简称“大博医疗”)以科惠医疗侵犯其六项实用新型专利权纠纷为由,对科惠医疗提起诉讼。科惠医疗发起专利无效宣告请求,最终,大博医疗用来起诉的上述六件专利被专利局全部认定为无效,大博医疗不得不撤回起诉,此次大博医疗提起的专利侵权诉讼未对科惠医疗的IPO进程造成影响。

当然也有些专利并没有涉及侵权诉讼,也被请求无效,其目的可能在于竞争对手为产品自由实施扫平专利障碍。

此外,在对专利无效进行尽调时还要注意确认无效决定是否生效,即后续是否针对该无效决定提出行政诉讼,该行政诉讼的进展如何。

 

3.2.5.1.8.  假冒专利

对假冒专利的调查首先要了解假冒专利的行为有哪些,常见的假冒专利的行为,主要包括如下几种:

(1) 在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识,专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识,或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号;

(2) 销售第(1) 项所述产品;

(3) 在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计,将专利申请称为专利,或者未经许可使用他人的专利号,使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计;

(4) 伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件;

针对假冒专利的调查,一方面是根据专利技术的申请号、专利名称等,仔细检索其法律状态,核实其权利保护范围,以确定该专利是否为假冒专利;另一方面,专利行政主管部门在查处假冒专利后,会公开假冒专利的案件,创业投资人在调查目标公司是否存在假冒专利的情形时,也可以在目标公司主要市场所在地的市场监督管理局或知识产权局官方网站上查询假冒专利的公开情况。

 

3.2.5.1.9.  专利权属状况

专利权属状况是专利尽职调查的重要组成部分,对于以不同方式取得的专利在专利权属调查上有不同的侧重点。

首先,对于目标公司是通过自主研发相关技术取得专利权的,须调查目标公

司专利权是否存在非职务发明方面的争议。鉴于不同国家和地区的职务发明制度有很大的差异,要根据特定地区的专利法来审核目标公司对员工的职务发明是否拥有专利权,重点审查目标公司与员工之间就发明归属是否有相关的书面约定,以及该书面约定是否符合相关的法律规定。

对于重要人员流动要进行跟踪调查,如发现企业员工在离职 1 年内申请与在职时工作任务有关的发明创造时,应及时进行专利权属的确认。

在科创板IPO进程中,专利权属状况是否明晰,是否属于职务发明为审核机构关注的重点。例如,苏州敏芯微电子技术股份有限公司(简称“敏芯股份”)在科创板IPO进程中,审核机构在历次问询中都对其职务发明相关的专利纠纷表示了关切。

其次,对于目标公司是通过合作研发或委托研发相关技术及改进方案等并对其进行专利申请取得专利权的,需要调查

(1) 专利证书上的登记状况;

(2) 专利权属关系的实际情况,如是否涉及委托发明、合作发明,有无共有人等;

(3) 专利是否存在权利负担;

(4) 专利有无授予第三人许可使用;

(5) 是否有相关协议约定专利归属等。

 对于拟科创板IPO上市的企业,合作研发协议中明确约定研发成果的归属,

也是审核机构重点审核关注的内容,如深圳英集芯科技股份有限公司(简称“英集芯”)在科创板IPO进程中,两度被审核机构提及有关技术合作开发纠纷的事项。在第一次问询文件中,审核机构要求英集芯结合《合作开发协议书》的签署时间、背景、主要内容、实际研发成果、归属约定及交付情况等,论证公司是否存在侵犯商业秘密的行为。在第二次问询文件中,审核机构又要求英集芯补充披露了相关协议的具体情况,案件的最新进展等。

再次,对于目标公司通过转让等方式继受取得专利,则需要注意审查该转让是否符合专利法的相关规定,以避免相同专利权人另外将其专利合法的转让给他人,导致目标公司无法有效的受让同一专利。而且,为了确定目标公司合法有效地受让特定专利权,创业投资人应该确认在目标公司受让该专利权之前,专利权人并未将同一专利权合法转让给他人,且目标公司受让的所有专利都是以书面方式,且已向专利部门登记,从而避免目标公司专利受让不生效的情形存在。

最后,对于目标公司是通过许可获得专利的使用权或者存在将其拥有的专利许可给他人使用的情形,开展尽职调查时需要注意审查以下内容:

(1) 专利进行许可或被许可是通过独占许可、排他性许可、普通许可中的哪一种方式实现的;

(2) 专利许可或被许可使用的范围是如何约定的,包括地域范围、商品或服务范围、权限范围等;

(3) 专利许可是否允许转许可或分许可;

(4) 许可或被许可的专利的使用期限;

(5) 许可或被许可的专利是否已经到期或即将到期;

(6) 专利的许可费用;

(7) 专利许可实施合同是否在国家知识产权局进行了备案登记;

(8) 专利许可合同中是否存在可能因目标公司变动等原因导致其终止的条

款,或存在可能会对预期商事计划或交易价值产生重大影响的条款等。

 

3.2.5.2.  调查方法

基于专利保护涉及面广,单一的调查方式难以获得理想的结果,需要从多个维度、不同层面依次展开调查,如下将着重从文件、人员、专利检索三个方面一一展开。

 

3.2.5.2.1.  文件调查

一、文件清单

1、专利权人或发明人提供的产品研发历程及研发记录

2、企业与核心研发人员之间签订的劳动合同、竞业协议

3、企业内部规章制度、保密措施等相关文件

4、研发人员与原单位之间签订的劳动合同、竞业协议

5、实用新型专利或外观设计专利的《专利权评价报告》

6、涉案专利的《无效宣告决定书》及中间文件

7、涉案专利的《复审决定书》及中间文件

8、涉诉专利或涉诉专利产品的裁判文书及中间文件

9、涉案专利侵权行政裁决书及中间文件

10、假冒专利裁决书及中间文件

11、专利代理机构或检索机构出具的FTO分析报告

12、委托开发/合作开发协议、专利许可协议/专利转让协议

如上文件,根据企业的不同情况,可以搜集全部,也可只搜集部分。如,目标企业仅有发明专利,不存在实用新型专利和/或外观设计专利时,则不需要出具《专利权评价报告》。又如,目标企业获得授权的专利未经历复审程序、无效程序、诉讼程序、专利侵权行政裁决程序、假冒专利行政裁决程序时,则无需出具相应的文件。针对FTO分析报告,包括产品从立项到上市前做过的一系列分析报告。

二、 利用相关文件展开调查

1、调查产品研发历程及研发记录

企业在研发过程中,伴随着技术的革新及产品的更新换代。一件专利技术的实施可能依赖于其他背景技术,可能存在配套技术,甚至在此基础上还存在改进技术。通过调查产品研发历程及研发记录,了解该项专利技术与其他技术之间的关系,以便于制定合理的投资策略。

首先,根据产品研发历程了解目标企业的技术脉络。

产品研发历程清楚地反映了目标企业的产品从无到有的过程。通过了解产品研发历程,明确一项专利技术是否依赖于背景技术,如果该项专利技术是在其他专利或者技术秘密(称为“背景技术”)的基础上改进获得的,那么在实施该项专利时,可能需要背景技术权利人的许可,才能消除法律上的侵权障碍,显然该项专利的价值受到极大的限制。若创业投资人考虑购买该项专利技术,则需进一步调查该背景技术是否也为该项专利的权利人,考虑一并受让该背景技术或者签署价格合理的永久许可协议。

此外,通过了解产品研发历程,还需明确专利权人对该项专利技术是否进行了技术改进。如果专利权人对该项专利技术作了诸多改进,又申请了独立的专利或者作为技术秘密加以保护,那么在创业投资时,就应当要求专利权人披露这些改进技术的基本信息,防止专利权人以这些改进技术的知识产权来压制创业投资人。在专利权人披露这些改进技术的基本信息后,此时,创业投资人应进一步评估改进技术是否值得购买,如果不购买,缺乏改进技术是否会导致产品的制造无法达到最佳效果。

另外,通过了解产品研发历程,还需明确该项专利技术是否存在配套技术。某一件专利或者技术秘密,既不是目标专利的背景技术,也不是目标专利的改进技术,但仍然可能是协助目标专利发挥最佳效果的配套技术。如果这些配套技术不能一并取得,将显著降低目标专利的技术价值和商业价值。如果该项专利技术存在配套技术,创业投资人应进一步调查该配套技术是否属于目标专利的权利人,可考虑一并受让该背景技术或者签署价格合理的永久许可协议。

其次,根据产品研发历程了解目标企业的技术实力。

如果专利权人具有强大的研究开发能力和技术支持能力,不仅可以持续改进专利,使专利产品一直处于有利的竞争地位,而且可以有序开展专利产业化的工作,使纸上的专利技术落实到现实的生产经营中。

2、 调查核心研发人员与本企业及原单位签订的劳动合同、竞业协议

研发人员为科技企业的核心竞争力。若研发人员存在技术泄密,很可能使得本企业长期的投入付诸东流。而核心研发人员出现人员流动,很可能对本企业的研发工作造成重大影响,甚至带来毁灭性打击。

通过调查核心研发人员与本企业签订的劳动合同、竞业协议,预估目标专利稳定性及侵权的风险。调查核心研发人员与本企业签订的劳动合同,了解是否存在保密条款及泄密后法律责任如何分配,预估核心研发人员泄密的可能性及对目标专利稳定性的影响。另外,竞业协议可有效阻止核心研发人员在较短时间内快速进入竞争对手企业,防止专利侵权的产生,将核心研发人员的流动对本企业研发工作的影响降至最低。

通过调查核心研发人员与原单位签订的劳动合同、竞业协议,预估目标专利技术侵犯原单位商业秘密的风险。商业秘密作为知识产权的一种形式,具有保密性。核心研发人员在与原单位签订保密协议,竞业协议的情形下,在较短时间内进入本企业,存在核心研发人员将在原单位的研发成果申请专利的可能,可能侵犯到原单位的商业秘密,影响到目标专利技术的自由实施。

3、调查企业内部规章制度、保密措施等相关文件

企业通过制定一系列规章制度和保密措施,以避免研发成果泄露给竞争对手。企业的研发成果可以考虑通过申请专利获得保护,也可以通过技术秘密的形式予以保护。企业内部出现泄密,一方面,原技术秘密不再具有秘密性;另一方面,技术泄密将可能使得专利技术丧失新颖性、创造性,专利能否获得授权将成为未知数,即使获得授权,专利的稳定性也将面临极大的挑战。

通过对企业制定的规章制度和保密措施进行调查,了解企业知识产权管理是否完善,预估目标专利稳定性的强弱及在未来出现侵权风险的大小。

4、调查实用新型专利或外观设计专利的《专利权评价报告》

实用新型专利和外观设计专利不经过实质审查,即获得授权。因此,实用新型专利和外观设计专利相对于发明专利,专利的稳定性较弱,被无效的可能性较大。若目标专利为实用新型专利或外观设计专利,创业投资人应要求专利权人提交目标专利的《专利权评价报告》。通过对《专利权评价报告》的分析,了解目标专利是否存在新颖性、创造性问题,是否满足授权的实质性要件。若《专利权评价报告》显示,该目标专利不满足授权的实质要件,该目标专利在将来面临着被无效的风险。

5、 调查涉案专利的《无效宣告决定书》及中间文件

通过调查涉案专利无效程序的中间文件,了解涉案专利的无效请求人,涉案专利所处状态,无效程序中争议焦点,预告被无效的可能性。而通过《无效宣告决定书》,可以直观了解涉案专利为维持专利权有效、部分无效还是全部无效。若涉案专利维持专利权有效,该专利稳定性较高,但不排除未来被无效的可能;若涉案专利为部分无效,则该专利的保护范围可能较小,不利于创业投资人在未来实施及占有市场份额;若涉案专利为全部无效,则该专利自始无效,成为现有技术。当然,全部无效的专利可提起行政诉讼进行救济,但该专利的稳定性相对较弱,存在维持全部无效的可能。

6、 调查涉案专利的《复审决定书》及中间文件

通过调查涉案专利复审程序的中间文件,了解涉案专利所处状态,预估专利被驳回或授权的可能性。而通过涉案专利的《复审决定书》,可以直观了解涉案专利为授权或被驳回状态。被驳回的专利,一旦公开,成为现有技术,进入公有领域。若经过复审程序,涉案专利被授权,该专利的稳定性相对较好。

另外,通过分析《复审决定书》,了解涉案专利是否存在修改权利要求书的情形,是否放弃过部分技术方案,了解授权专利保护范围的大小。

7、调查涉诉专利或涉诉专利产品的裁判文书及中间文件

对于已经获得授权的专利,可能存在第三人请求确认其为此项专利权的所有人;也可能存在第三人指控专利产品侵犯其专利权等在先权利,抑或存在其他企业的产品侵犯了已经获得的专利权。

通过调查涉诉专利或涉诉专利产品的裁判文书及中间文件,辨别涉诉的类型,是存在专利权属争议、专利产品存在侵犯他人专利权或在先权利的情形,抑或是他人产品侵犯我方专利权。

另外,通过调查法院或仲裁委员会的文书,确定诉讼人和被诉讼人情况,查阅争议双方提交的文件,实时掌握诉讼进行阶段和诉讼结果。

8、调查涉案专利侵权行政裁决书、假冒专利裁决书及中间文件

通过调查涉案专利侵权行政裁决书、假冒专利裁决书,了解是否存在侵犯涉案专利权、假冒专利的情形。另外,通过对各类裁判文书、行政裁决书展开调查,了解目标企业存在专利纠纷的情况。

9、调查专利代理机构或检索机构出具的FTO分析报告

专利权是一种阻止别人使用其专利的权利,而不是一种自由任意使用的权利。即,专利权人拥有某项技术的专利权,不代表其能自由地、不受限制地使用该技术,其技术仍有可能落入其他专利的保护范围。

通过调查FTO 分析报告,了解目标企业正在研发或生产的产品是否侵犯他人的中国专利权,是否侵犯他人的外国专利权;如果存在侵权风险能否进行规避设计,如何规避专利侵权风险地域和风险市场,如何发起导致他人专利无效的申请或诉讼,如何防范他人宣告目标企业专利无效。

10、调查委托开发/合作开发协议、专利许可协议/专利转让协议

若目标企业针对某项专利技术并非独立自主研发,而是采用委托开发、合作开发、专利许可或者专利转让的方式,则需要针对专利权的权属情况展开一系列的调查工作。

第一、针对委托开发/合作开发方式

目标企业通过委托开发或者合作开发取得专利申请权或专利权的,需要对委托开发协议、合作开发协议、权利归属相关条款或者协议等内容进行审查。具体如下:

1)专利权归属情况,是双方或多方共有,还是一方享有;

2)其他共有人是否实际使用;

3)共有人有无使用限制,如针对特定区域、特定业务存在限制条款;

4)是否存在收益分配协议或者类似条款;

5)有无二次开发约定;

6)是否限制许可第三方使用;

7)合作或受托主体名称/姓名,如为自然人,需进一步调查其任职单位及职务,其任职单位是否知悉并认可相关情况,是否出具书面文件等。

第二、针对专利许可方式

目标企业通过许可获得专利的使用权或者存在将其拥有的专利权许可他人使用的情形时,需要围绕专利许可协议进行如下内容的调查:

1)专利进行许可或者被许可是通过独占许可、排他性许可、普通许可中的哪一种方式实现的;

2)专利许可或者被许可使用的范围是如何约定的,包括地域范围、商品或服务范围、权限范围等;

3)专利许可是否允许转许可或分许可;

4)许可或者被许可的专利的使用期限;

5)许可或者被许可的专利是否已经到期或者即将到期;

6)专利的许可费用;

7)专利许可合同中是否存在可能因目标公司变动等原因导致其终止的条款,或存在可能会对预期商事计划或交易价值产生重大影响的条款等。

第三、针对专利转让方式

目标企业通过转让方式继受取得专利权的,则需要针对专利转让协议审查如下内容:

(1) 专利权转让方和受让方之间签订的转让合同是否真实合法;

(2) 专利转让前是否已许可他人使用,以何种方式许可他人使用等。

(3) 转让价格、定价依据、款项支付情况;

(4) 所转让的专利是否已经到期或者即将到期;

(5) 是否存在终止/限制专利转让的条款。

 

3.2.5.2.2.  人员调查

人员调查的目的,在于了解目标专利技术是否可能存在侵犯其他企业商业秘密的情形,是否存在替代技术,该技术是否为成熟的专利技术,该技术在所在行业的垄断程度,该技术的实施成本问题等情形。

首先,了解核心研发人员的工作经历。

通过调查核心研发人员的工作经历,了解其与原单位之间签署劳动合同、保密协议、竞业协议的情况,预估专利技术是否可能存在侵犯他人商业秘密的风险,是否对专利技术的自由实施产生影响。调查核心研发人员加入目标企业的时间是否在一年内,在该一年内目标企业有没有将该核心研发人员作为发明人申请专利的情况,来判断是否存在潜在的专利权权属纠纷。

其次,通过与核心研发人员沟通,了解目标专利技术是否为成熟的技术,是否存在替代技术。

专利可能不是成熟的科技成果,不能满足产业化的需要。有的专利技术仅仅是一个可能实现的技术方案,从技术方案到产品制造往往相距甚远,如果再到大规模生产,距离就更远了,中间还要经过一系列工业性的开发实验等。因此,创业投资人应当评估专利技术是否具有成熟性,是否可以直接或比较容易进行市场应用。

在确定目标专利技术为成熟的技术后,还需进一步调查该专利技术是否存在替代技术。替代技术的出现,会影响到目标专利技术的市场份额,甚至会完全替代目标专利技术。若出现此情形,目标专利的价值微乎其微,是否对该目标专利进行投资需要重新考虑。

再次,通过与发明人沟通,了解发明人是否支持专利的实施。

表明上看,发明人似乎与专利的交易没有什么关系,实则不然。因为没有发明人的技术支持,有些专利即使买回来也无法实施,或者无法克服一些技术问题。因此,如果发明人积极参与专利的交易,支持专利的实施,对于后续专利利用意义重大。

    

3.2.5.2.3.  专利检索

1、通过中国专利公布公告网站进行专利检索。

通过中国专利公布公告网站(https://www.cnipa.gov.cn/col/col1510/index.html)可检索到目标专利及其他已公开的专利。检查分析目标专利是否欠缺授权的实质条件,从而评估专利是否可能获得授权,或者在将来是否存在被宣告无效的可能。另外,调查分析申请文件是否存在瑕疵,比如保护范围过大或过小的问题,保护范围过大,可能落入现有技术范畴,很容易被无效;保护范围过小,影响到该技术在市场上的占有份额。并且,保护范围过小,易于被回避,专利价值较小。

通过检索己方专利,对比竞争对手产品技术特征是否落入己方专利权利要求的保护范围之内,或检索竞争对手专利,对比己方产品技术特征是否落入竞争对手专利权利要求的保护,预估是否存在侵权的风险。

2、通过中国及多国专利审查信息查询网站检索审查信息。

通过中国及多国专利审查信息查询网(https://tysf.cponline.cnipa.gov.cn/am/#/user/login)可检索到与目标专利相关的审查信息,检查目标专利所处法律状态,专利法律状态的审查主要包括:专利在申请、公告、授权、复审、无效等各环节中的相关情况;专利有效状态、剩余保护期限、缴费情况等;目标专利权利要求是否经过修改,专利权人是否放弃过部分技术方案,专利权人是否对保护范围做过限缩性解释等,以确定目标专利保护范围的大小。    

3、通过国知局专利检索及分析系统进行目标专利稳定性及自由实施度的分析。

通过国知局专利检索及分析系统(http://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/conventional Search)进行现有技术检索,判断专利技术是否属于现有技术,判断专利技术是否存在新颖性、创造性问题,影响到专利的稳定性。另外,目标专利技术的实施是否侵犯在先的他人专利,从而影响到专利技术的自由实施。

4、通过其他国家的专利局官网进行涉外专利的检索。

通过美国专利局官网(https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/pages/landing.html)、欧洲专利局官网(https://www.epo.org)、日本专利局官网(https://www.jpo.go.jp/)、韩国专利局官网(eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp)等进行涉外专利的检索,调查目标专利是否存在同族专利,同族专利所处状态,相关专利是否在目标市场有效,调查专利组合有关情况。

5、通过复审、无效审查信息查询目标专利复审、无效所处阶段。

通过复审、无效审查信息系统(cpquery.cnipa.gov.cn)查询目标专利在复审、无效程序所处状态,预估被授权、驳回或被无效的可能性。

 

3.2.5.2.4.  其他方法

1、 根据专利权人的官网,了解专利权人的技术能力,能否实现专利的产业化。

2、 通过“中国裁判文书网”、“中国知识产权裁判文书网”查询验证专利权人与专利相关的涉诉情况。

3、 通过地方法院诉讼服务网,如上海法院诉讼服务网(网址:https://www.hshfy.sh.cn/)等调查专利权人的涉诉情况。

4、 通过其他社会查询平台,如天眼查等调查专利权人的其他涉诉情况。

 

3.2.6.  专利管理的调查

为了维护专利或专利申请的有效性,避免专利失效或无法有效对抗他人的侵害,需要确认目标公司已经对其专利进行适当的管理和保护,包括对专利期限进行监控,按时缴纳专利费用,对专利发明人或设计人进行了奖励和/或支付了报酬,以及专利标识是否规范,专利档案是否齐全等。

调查的方法一般包括对相关文件的调查,对负责人员的调查、专利检索等方法。

 

3.2.6.1.  调查内容

3.2.6.1.1.  专利期限的监控和费用的缴纳

管理专利期限监控和专利费用缴纳的目的是使得需要维持有效的专利和专利申请权得以维护。

在专利的整个生命周期,都存在期限,专利类型不同,专利期限也不同。有效地对专利期限进行监控,及时地完成专利费用的缴纳,才能保证专利申请正常进行,专利权维持有效。

以中国为例,专利制度将专利分为三个类型:发明、实用新型和外观设计。如果获得授权,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年,外观设计专利权的期限为十五年,均自申请日起计算。在这整个周期中,不同类型的专利有各类期限需要监控,有各类专利费用需要缴纳。

中国发明专利

中国发明专利一般经过申请、初审、公布、实质审查、授权等阶段,授权时间可能需要2-3年,然后是长达20年的年费阶段。

中国发明专利在其生命周期中需要监控的期限有:

申请阶段:一般监控专利申请的提交时间和费用的按时足额缴纳。其中,

对于初次申请在中国的专利申请,需要监控的期限是需要在专利技术公开之前及时地递交专利申请,以避免专利丧失新颖性。这需要和公司其他部门协调好时间。

对于初次申请在国外,即基于国外优先权的中国专利申请,则需要注意监控是否在有效的优先权期限内递交专利申请。

对于通过巴黎公约在中国递交的基于国外优先权的申请,需要在国外优先权日起的12个月内完成专利申请递交。

对于通过专利合作条约PCT进入中国国家阶段的专利申请则需要在国外优先权日起的30个月完成专利申请的递交,并完成专利费用的缴纳。

除了PCT进入中国国家阶段的专利申请,专利申请递交后会收到国家知识产权局发出的缴费通知书,需要按照通知书,监控缴费期限,并及时、足额地缴纳专利费用以维持专利申请有效。申请阶段的缴费一般包括申请费,印刷费,如果有优先权,还需要按照优先权的数量足额及时地缴费。

初审阶段:在国家知识产权局对专利申请进行初步审查的过程中,如果发现问题,会发出补正通知书。此时需要对补正通知书的答复期限,即发文日起15天加两个月,进行监控,并及时完成补正。

公布阶段:经过初步审查符合专利法相关要求的,专利申请日起18个月,专利申请文件将公布,专利申请将获得临时保护。

审查阶段:自申请日或者优先权日起三年内,申请人需要对专利申请提出实质审查的请求,并缴纳专利实质审查的费用。在这个阶段需要注意主动修改的期限,是提出实质审查请求之时,或者收到进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内。在审查阶段,申请人将收到审查意见通知书,对于第一次审查意见通知书,答复期限是审查意见发文日起15天加上4个月,对于后续审查意见通知书,答复期限是审查意见发文日起15天加上2个月。及时监控这些期限,并按时完成答复工作,以便能保证专利申请的正常进行。

授权阶段:专利申请通过实质审查,可能收到授权通知书或者驳回通知书。

授权通知书通常和办理登记手续通知书一起收到,这时候需要监控办理授权登记手续的期限,并在期限前完成专利授权费用,包括印花税和当年年费的缴纳。

如果收到的是驳回通知,那么在驳回通知发文日起的15天加3个月内,申请人可以选择提出复审请求,并缴纳复审费用。申请人也可以选择不提出复审,那么该专利申请就到此结束了。

这个阶段还有分案申请的期限,即在驳回通知或者授权通知发文日起15天加2个月内,可以就专利申请提出分案申请。申请人也可以不提出分案申请。

年费阶段:对于获得授权的专利,如果需要维持专利有效,则需要监控每年的年费缴纳期限,并按时完成年费的缴纳。

以上是中国发明专利从申请到授权和年费阶段的主要需要监控的期限和需要缴纳的费用。

对于一些专利和专利申请还可能进入复审程序和/或无效程序。

复审程序:对于被驳回的专利申请,如果申请人选择进行复审,专利申请进入复审程序。在复审阶段会收到来自国家知识产权局复审及无效审理部发出的复审通知书,需要按照答复期限进行期限的监控。

无效程序:对于已经获得授权的专利,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。如果专利被他人提出无效,进入无效程序,那么还需要监控无效程序中收到的通知书的答复期限,以及在收到口头审理通知书后,监控参加口头审理的期限等。

以上中国发明专利申请的各个阶段或程序中,所涉及缴纳的费用的具体名称和金额,可以参见国家知识产权局官网https://www.cnipa.gov.cn/。同样的,如果需要核实专利费用缴纳的状态,是查询国家知识产权局的记录,以确认专利费用是否被及时缴纳。

中国实用新型和中国外观设计专利与中国发明专利相比,不需要经过公布阶段和审查阶段,经初步审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。因此,可以参考上述中国发明专利除了公布阶段和审查阶段之外其他阶段和程序中期限的监控以及费用的缴纳事项。

中国境外的专利由于各国/地区专利法律制度和条约的不同,和我国专利制度有相同或相似之处,也有不同之处。如果被调查的公司有境外专利的,则境外专利的期限监控和费用缴纳的管理,需要根据各国/地区的制度来进行。在此暂不展开。

因此,在调查目标公司是否对专利期限进行了有效的专利期限监控和费用缴纳时,可以针对上述内容进行核查。

 

3.2.6.1.2.  发明人或设计人的奖励报酬

为了鼓励职务发明创造,中国专利法及实施细则规定了对职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报酬制度。该制度与目标公司创新机制,运营成本,专利实施,委托研发等问题密切相关,近年来也有不少企业遇到了这方面的纠纷。

有必要调查目标公司在发明人或设计人的奖励报酬的管理情况,以便及时发现问题和风险。

中国专利法对于发明人或设计人的奖励报酬规定如下:

“专利法第十五条规定:被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。

专利法实施细则第六章对职务发明创造的发明人或者设计人的奖励和报酬整个章节对这个问题进行了进一步的细化:被授予专利权的单位具有向发明人和设计人支付奖励和报酬的义务,也规定了约定优先的原则,以及无约定之下支付奖金和报酬的期限、方式以及数量。

因此,在对发明人或设计人的奖励报酬问题进行调查时,调查内容可以包括:

其一、目标公司是否针对在中国大陆完成的发明创造已有发明人和设计人的奖励和报酬制度。

中国大陆完成的发明创造是发明创造的完成地,以确定申请专利权利的归属。对于在中国大陆完成的发明创造,在中国大陆申请专利的情况下,职务发明创造的发明人、设计人有权依据中国专利法和专利法实施细则的规定,要求获得相应的奖励和报酬。对于在中国大陆完成的发明创造,在外国申请专利的情况下,依据中国专利法及专利法实施细则认定发明创造属于职务发明创造的,职务发明创造的发明人、设计人有权依据中国专利法和专利法实施细则的规定,要求获得相应的奖励与报酬。

其二、如果已经有发明人和设计人的奖励和报酬制度,则核查该制度的制定和实施是否符合上述法律法规的规定。

职务发明创造奖励与报酬标准可以通过单位与发明人、设计人协商约定,也可以在单位依法制定的规章制度中规定。职务发明创造奖励与报酬为单位与发明人之间协商约定的,应当按照《合同法》、《劳动合同法》的规定,判断该约定是否生效,以及是否具有无效或可撤销、可变更之情形。如果依法制定规章制度中规定职务发明创造奖励与报酬的,则调查该规章制度制定程序合法性。

被授予专利权的单位可与职务发明创造发明人、设计人就职务发明创造奖励与报酬的方式和数额进行约定。可以约定的不限于奖励、报酬的数额,也包括奖励、报酬的方式。

按照约定优先的原则,奖励报酬的形式可以是多种多样的,除了采取货币形式之外,还可以采取诸如股票、期权、提高职位、提升工资、带薪休假等形式,只要能达到专利法规定的合理的原则要求即可。

如果约定的奖酬仍采取货币的形式,则约定数额既可以比法定标准高,也可以比法定标准低。但是仍然需要考虑约定的奖酬数额的合理性。

其三,如果已经发明人和设计人的有奖励和报酬制度,则核查该制度在目标公司的实际执行情况。例如目标公司在支付奖励和报酬时是否准时、足额,是否合规,是否规范地在财务、会计制度上有相应的记录。

其四、对于存在专利转让的情形,调查发明人或设计人是否获得了报酬。

鉴于转让与许可的类似性,应当参考专利法以及实施细则对专利许可时职务发明创造奖励报酬的确定规则来确定专利转让时职务发明创造的报酬。

其五、对于存在委托开发或合作开发的情形,应根据具体情况来判断。需要明确的是,职务发明创造发明人、设计人请求支付职务发明创造奖励与报酬的前提条件是发明人、设计人是专利权所属单位的职工。对于劳务派遣的员工,也应当给与奖励报酬。

其六,如果目标公司没有合规的奖励和报酬制度,则需要调查目标公司专利是否授权、是否实施,并调查公司专利涉及到的奖励和报酬的发明人和设计人,以及按照上述法律法规进行无约定之下支付法定奖励和报酬的期限、方式和金额,以评估风险。

 

3.2.6.1.3.  专利标识是否规范

专利标识,是指与专利权有关的文字、数字或者图形等表明专利身份的标记,如专利号、专利权类别、与专利权有关的宣传用语等。根据我国法律法规,专利标识不是强制性的,但是如果专利权人选择在其专利产品、产品包装、产品说明书等载体上标注专利标识的,则需要按照行政部门规定的方式来进行。部门规章《专利标识标注方法》对专利标识行为做出了细化规定,此外国家知识产权局还印发了《专利标识标注不规范案件办理指南》等来进一步细化该问题。

我们在对目标公司的专利标识进行调查时,可以调查以下内容:

其一、如果有专利标识,那么标注是否规范

标注专利标识,专利申请标记应当符合如下要求:

标注专利标识的,应当标明下列内容: 1)采用中文标明专利权的类别, 例如中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设计专利;(2)国家知识产权局授予专利权的专利号。除上述必须标明的事项外, 标注时可以附加其他文字、 图形标记,但附加的文字、 图形标记及其标注方式不得误导公众。

在依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上标注专利标识的,应当采用中文标明该产品系依照专利方法所获得的产品。

标注专利申请标记的,应当采用中文标明中国专利申请的类别、专利申请号, 并标明“专利申请, 尚未授权”字样。

专利申请人或者专利权人针对某一产品,在国外提交专利申请或者获得授权,或者提交PCT专利申请的,应当依照前述要求如实标明专利或者专利申请相关信息。

其二、专利标注主体是否适格

合规的专利标识标注行为主体应当是专利权人或者经专利权人同意享有专利标识标注权的被许可人,合规的专利申请标记标注行为主体应当是专利申请人或者经专利申请人同意享有专利申请标记标注权的被许可人。标注行为主体不享有所标注专利或者专利申请的标注权的,无论标注的专利标识或者专利申请标记是否符合有关规定,标注行为均构成假冒专利行为,而非标注不规范行为。

 

3.2.6.1.4.  专利档案是否齐全

专利档案是专利创造、运用、保护和管理工作各个环节具体活动真实记录,是专利相关工作的重要依据,是历史记录和法律凭证。

在调查的过程中,可以核查以下专利档案的保存情况:

其一、 专利创造活动中产生的文件资料。包括获得专利权之前的发明创新方案,技术构思,策划,研究课题立项,试验数据、申请前的查新、技术交底材料等文件资料。

其二、 专利申请审批过程中产生的文件资料。包括向国家知识产权局递交的申请文件,意见陈述,申请文件修改,代理委托书,缴费凭证,国家知识产权局发出的各类通知、公告文本、授权证书、专利权维持、撤销、变更、转让、终止无效等文件资料。

其三、专利权转化过程中产生的文件资料。包括专利转让、许可、质押、签订的各种合同协议、无形资产评估以及各类法律文本、凭证性文件资料。

其四、专利保护维权事务中产生的文件资料。包括围绕专利发生的纠纷、诉讼、申诉、鉴定、裁定以及法律事务处理过程中形成的各类文件资料。

其五、专利宏观管理中产生的文件资料。包括专利的规划发展、市场竞争、战略定位、宏观分析和专利信息服务、人才培养、宣传等方面的文件资料。

 

3.2.6.2.  调查方法

专利管理的调查方法可以基本分为文件调查、人员以及其他。

3.2.6.2.1.  文件调查

文件调查主要是根据目标公司提供的专利管理相关的文件资料一一进行调查,主要包括上一节专利管理调查内容中涉及到的文件或资料。

 

3.2.6.2.2.  人员调查

人员调查一般涉及到实地调查,即到目标公司进行实地访问和查看,对专利相关人员和高管层进行一些问询,到目标公司的研发中心、实验室、设计部门、专利管理部门、法律部门等进行实地的访谈。

其一、向法律人员展开调查,可以确定专利管理相关的各项合同的情况,包括许可合同,职务发明权属的合同等。

其二、向财务人员展开调查,可以确认专利管理相关的财务报表的情况,专利实施的创收的情况,实际奖酬发放的情况和方式。

其三、向人事人员展开调查,可以确认专利管理相关的发明人和设计人的合同情况,奖酬制度或约定的情况,目标公司专利管理人员职责,文件管理人员职责、专利文件标识负责人员的情况。

其四、向目标公司高层展开调查,可以确认目标公司专利管理的理念和重点。

其五、向研发人员展开调查,了解技术开发过程,申请过程、授权过程、实施阶段、学科阶段中的专利管理情况。

 

3.2.6.2.3.  其他调查

专利检索。专利相关的许多信息都可以通过专利检索来获得。

各国专利局一般都有专利检索系统,提供专利的基本信息,法律状态,专利文本,以及专利审查过程的文件和信息,费用缴纳情况等。

还有多种商业软件提供更加精细化和便利化的检索分析服务。

   

3.2.7.  形成专利尽职调查书面成果

3.2.7.1.  关于专利尽职调查报告

在整理以及审阅尽职调查资料同时,律师就可以陆续开展尽职调查报告的工作。专利尽职调查报告要做到全面、客观、准确,具体要求为:

a)  专利尽职调查报告应尽可能还原、展示重大事实;b)、专利尽职调查报告应涵盖必要假设前提,行文应层层递进、段落清晰、行文简洁、突出重点、避免不必要的重复。c)、引用相关文件或者信息应说明来源。

专利尽职调查报告包括的内容有:前言、释义、正文

其中前言应写明委托方、调查目的或用途、报告的结构以及假设等内容。

释义是对相关名称进行定义或者解释。

正文则是对专利尽职调查的事项逐一展开说明,必要或需要情况下给出专利法律意见。

 

3.2.7.2.  关于专利法律意见

专利尽职调查报告在必要或需要情况下要给出专利法律意见,专利法律意见一方面要对目标公司的专利现状进行说明,另一方面,也要对可能目标公司存在的问题和风险进行阐述,给出规避的意见。

 

3.3.  商标篇

3.3.1.  引言

商标权是一种重要的知识产权,是在市场中建立品牌形象和区分产品或服务的重要工具。在涉及商标的注册、使用、权利转让、许可等事项中,针对商标权的尽职调查是排除交易行为法律风险的重要手段

3.3.1.1.  商标权的定义和保护范围

商标是区别不同商品或者服务来源的标志,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色等要素组合构成。依照《中华人民共和国商标法》规定,经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标。

商标权是商标专用权的简称,是指经商标主管机关依法授予,商标注册人在核定使用的商品上,享有专有使用核准注册的商标的权利。商标注册人享有商标专用权,受法律保护。

注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标权保护范围的具体内容包括专用权和禁止权两部分,旨在保护商标权人的合法权益,促进市场竞争的公平有序。

专用权是指商标权人只能在经商标行政主管机关核定的商品或服务上对其注册商标行使标记、使用、许可、转让、续展等权利。

禁止权是在特定的范围内,商标权人或者未注册驰名商标持有人,享有排除他人使用的权利,即有权禁止他人未经许可在同一种或类似商品或服务上使用与其注册商标或未注册驰名商标相同或近似的商标等容易导致混淆的行为。此外,商标权人或未注册驰名商标持有人还有权禁止他人采用其他不正当手段损害其注册商标声誉等行为。由于商标禁止权的适用范围比较广泛,如果没有必要的限制,容易导致禁止权的滥用,从而对商标的合理使用造成不良影响,损害正常的商标秩序。因此,需要对商标禁止权进行必要限制,例如明确禁止权的适用范围、限制禁止权的行使方式、建立商标评审制度等,以确保商标禁止权的合法、公正行使。

对于驰名商标,商标权人享有更广泛的保护范围。驰名商标是指在相关公众中具有较高知名度和声誉的商标,通常在市场上拥有更高的认可度和品牌价值。因此,商标权人有权禁止他人在不相同或不相类似的商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的商标,目的是防止公众产生误解,从而导致该商标权人利益可能受到损害的行为。

 

3.3.1.2.  商标权尽职调查的特殊性

商标权尽职调查是指在进行商标权利移转或涉及企业兼并收购等商业活动前,对目标企业所注册的商标进行全面、深入的调查。

商标的商业价值在于其长期使用中所获得的市场美誉度和高度识别性,因此商标权尽职调查既需要体现一般知识产权的权属合法合规等要点,更需要调查有关商标的实际使用过程中存在的问题和风险。

为了满足商标尽职调查的一般要求和特殊要求,在商标权尽职调查中,调查人员基于委托方提出的特定商事需求,对目标企业的商标权进行全面的调查及梳理,向委托方提出调查意见以及法律建议,最终形成专业性的尽职调查报告。

商标权尽职调查主要涉及商标的申请注册情况、商标权权属状况、法律状态、运营情况、法律风险情况等方面,具体包括如下事项

收集目标企业商标清单。对目标企业拥有的商标进行收集和整理,该清单应包括商标编号、商标名称、商标类别、注册日期、授权日期、续展日期、保护的商品或服务范围等信息,同时应详细记录商标的转让情况、许可情况等。

核查商标权权属状况。针对目标企业商标已经核准注册的商标,需对其商标证书,变更、续展等情况,结合“中国商标网”进行核实。如果目标企业的商标已提交注册申请但尚未被核准注册,则应审查商标注册申请受理通知书、注册申请费缴纳凭证、申请过程中的官方批复文件等内容。如果目标企业已经实际使用未提交注册的商标,则应审查商标实际使用主体等内容。

核查目标企业商标的使用情况。包括实际使用商标与注册商标是否相同,注册商标的类别是否包含了主营业务,对供应商必要的商标使用是否有许可和管理监控;商标权是否发生过转让,有无独占许可、排他性许可、普通性许可等情况;商标权是否有设定任何担保权益或其他任何负担。目标企业是否存在注册商标连续三年不使用而被撤销的风险。

调查商标权合法性。对商标权的合法性进行调查,包括检查商标是否与他人的商标存在冲突,是否存在与商标权相关的潜在纠纷或诉讼情况等。

评估商标权价值。对商标权的价值进行评估,评估时需要考虑商标的知名度、市场影响力、竞争对手等因素。对目标企业商标是否仍具有显著性、是否存在被弱化或称为核准注册类别通用名称的风险等内容进行审查。

 

3.3.2.  商标权尽职调查前的准备工作

3.3.2.1.  文件信息真实性、完整性承诺

商标权尽职调查中,调查人员需要对目标企业的商标、权利状态及法律风险等进行全面、准确、及时的了解和调查,尽可能发现潜在的法律风险,从而为涉及商标权的交易或合作提供决策依据。因此,进行商标权尽职调查时,调查人员应当根据一般作业标准,向目标企业提供尽职调查的材料清单,由目标企业根据尽职调查材料清单,在约定的工作时限内,向调查人员按照清单提供相关文件。目标企业应当承诺其提供的文件信息真实性、完整性需要确保提供给调查人员的文件和信息真实、准确、完整,以便为尽职调查提供可靠的决策依据。

 

3.3.2.2.  沟通确定调查范围

商标权尽职调查准备阶段的一项重要工作,与目标企业沟通确定商标权尽职调查范围

在商标交易或转让过程中,调查人员应与目标企业进行详细沟通,以明确进行商标权尽职调查的具体范围和要求,明确的尽职调查范围有助于帮助调查人员后期工作中相对准确的评估商标的法律状况和价值,确认商标交易的法律风险

目标企业商标权可能通过原始注册、转让、许可等多种方式获得,不同的取得方式,调查内容亦不相同调查人员可参以下商标权尽职调查工作范围开展初步调查工作,再根据实际情况进行具体调查。

(1)  目标企业权利主体资格进行尽职调查,核查商标权权属登记情况。

(2)  在目标企业通过转让或其他方式取得商标权时,需要对商标权转让合同真实性、合法性进行调查和审查判断,对商标权转让手续是否合法、完备进行调查对商标权转让是否依法办理变更登记进行调查和判断,转让的商标权是否有效存续等。

(3)  目标企业通过许可方式取得商标使用权或将其商标权许可他人使用时,在进行尽职调查时需要注意以下事项:商标权的许可使用方式、许可使用范围、许可使用期限、许可使用费用或是否在有关部门备案登记等。

(4)  对是否存在在相同或者类似商品/服务上的相同或者近似商标进行尽职调查。根据《商标法》的规定,转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。且该调查不仅仅包括已经注册的商标,同样对于处于申请状态的商标也要进行调查和判断。

(5)  被调查商标是否存在权利瑕疵。主要是调查相关商标是否存在被其他第三方提出异议、无效宣告请求、以连续三年停止使用为由的撤销申请,甚至侵权投诉/诉讼的可能性。

(6)  对被调查商标是否进行质押等权利限制进行调查。商标权允许以质押等方式实现其商业价值,但商标权被质押,即存在权利不稳定性,如商标权被依法拍卖而实现质押权利,则受让人无法获得该商标。

除上述调查范围外,调查人员还需要对被调查商标的使用情况进行调查,对被调查商标的价值进行评估。

 

3.3.2.3.  制定个性化的调查方案和计划

在具体实施尽职调查前,调查人员应与委托方进行充分的沟通,了解调查的背景、目的,以及委托方的身份、需求、关注的主要问题等,并结合目标企业的类型、行业特点等制定有针对性、个性化且符合实际需求的调查方案。必要时,也可先行要求委托方提供初步材料,进行前期调查,为调查方向定调。

调查方案可包括调查目的(如:知识产权投资、融资、证券化或配合上市、并购重组等安排等)、调查内容(如:尽职调查清单等)、调查对象(如:委托方、目标企业及关联公司等)、调查流程(如:资料搜集、撰写报告、修改补充、底稿归档等)、调查方式(如:公开途径、访谈走访、询证求证等)等方面的内容。

调查方案确立后,调查项目的工作内容、工作量、所需时间等可基本确定。为统筹委托方、目标企业及其他中介服务机构的工作,确保项目进程步调一致地有序进行,调查人员可根据调查方案、项目时效性等方面的要求制定调查计划,确定进场及出具尽职调查报告的时间,并对调查期间的时间节点、工作任务、人员进行合理的安排和划分,以便各方遵照执行,提高调查效率。

 

3.3.3.  目标企业业务的调查

3.3.3.1.  调查目标企业业务所涉及的产品/服务

自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称,提出注册申请。注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请。

因此,在申请商标注册前,企业需要根据业务范围选择相适应的商标商品/服务类型和项目,在商标使用中,亦需要按照核定的商标商品/服务类型和项目规范使用注册商标。通过此项调查可以协助委托方了解目标企业尚未进行商标注册的商品/服务类别,及时弥补商标保护的漏洞,加强交易的后续安全。更为细节的问题,诸如注册商标核定使用的商品/服务范围超出目标企业的经营或业务范围,超范围的注册商标可能因为实际连续三年未使用被主张撤销,亦会影响目标企业商标权利的稳定性。

同时,申请注册的商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告,该规定同样适用于服务商标。最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释对类似商品、类似服务、商品与服务类似的定义给予了明确。解释还规定,《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考,该表共45大类,其中第1-34类为商品、第35-45类为服务。根据上述规定可以看出,产品/服务也是判断商标是否构成相同或近似的标准之一。因此,在商标未注册前,可以通过了解相同或类似商品/服务上的在先商标情况,判断使用该商标构成侵权可能性的大小;在商标注册后,可以监测他人是否在相同或类似商品/服务上使用了与企业相同或近似的商标,并及时提出异议或无效宣告。

根据目标企业持有商标所注册的商品/服务类别的调查,有助于委托方准确的判断将要进行的交易是否具有商业价值。

调查时,可通过查看目标企业的经营范围、行政许可事项、官方网站、广告材料等途径作为调查途径。

 

3.3.3.2.  调查目标企业业务相关联产品/服务

企业的发展是动态的,其所涉及的业务可能发生变化或与其他企业跨行业合作,企业的产品/服务本身也可能出现更新或换代。对于目标企业而言,在首次申请注册前,有必要进行多类别甚至是全类别的商标近似性检索,确保商标注册类别及项目涵盖了主营产品/服务以及将来可能涉及的产品/服务,完善知识产权布局。对于商标权尽职调查而言,亦应根据委托人所属行业特点,根据其交易的目的,在尽职调查中对于目标企业业务相关联产品/服务进行充分的调查。通过关联产品/服务的商标权尽职调查,可以协助委托人更充分的了解目标企业商标权的外延,完善商标权保护的范围,降低商标权纠纷的可能,对商标权交易的战略目的实现具有极为重要的意义。

在尽职调查中还需要注意,商标法规定注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。“撤三”制度的意义在于保护有使用需求的商标申请人,维护商标市场的活力。因此,目标企业在相关关联的产品/服务中进行商标防御性注册应配合企业业务转型及产品开发周期,如即将届满三年仍未使用注册商标的,目标企业可能需要重新注册或实际使用该注册商标,而这亦是委托人在进行商标交易或并购中需要防范的风险之一。

此外,商标法规定转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。据此,调查目标企业业务相关联产品/服务,对商标转让中的客体确认也有帮助。

 

3.3.3.3.  调查目标企业业务所涉及的法域

商标权是有地域性的,不同法域有不同的商标注册和保护规定。按照一个国家或地区的法律注册的商标,只在该注册地国家或地区范围内依法受到保护,在注册地以外的其他国家和地区不当然得到法律保护不同法域之间的商标保护,需要通过国际条约或与我国签订的协议处理。我国商标法规定,在中国申请商标注册的,应当按其所属国和中华人民共和国签订的协议或者共同参加的国际条约办理,或者按对等原则办理。以商标注册申请为例,如企业在国内获得注册商标专用权,但该商标仅限大陆地区,如现在企业将产品/服务推向海外市场,寻求目的国的商标保护,可通过两种方式解决:一、国际商标的(后期)领土延伸申请,可延伸的范围为马德里协定成员。二、根据目的国法律申请外国商标。

对于注册商标的法域调查,涉及到相关商标在不同的国家或地区是否可以享受相应的法律保护,因此注册商标的法域调查是商标尽职调查中的重要组成部分。

 

3.3.4.  目标企业业务所涉类似群组调查

调查目标企业产品/服务所涉的类似群组包括核心类似群组和重要类似群组。由于商标获得注册后,商标权的保护范围限于同商标权人核定使用的相同或类似的商品或服务上,因此,需要审查目标企业提供的产品/服务可能涉及到的所有领域。

3.3.4.1.  调查目标企业产品/服务所涉的核心类似群组

调查目标企业产品/服务所涉的核心类似群组,需要根据国知局出版的《类似商品和服务区分表》确定产品/服务所涉的核心类似类别。

商品分类原则包括:

(1)  商品为制成品,原则上按功能或用途进行分类;

(2)  商品为多功能的组合制成品,应依据主要功能或用途进行分类;

(3)  商品为原料、未加工品或半成品,原则上按其组成的原材料进行分类;

(4)  商品按其组成的原材料分类时,如果是由几种不同原材料制成,原则上按其主要原材料进行分类;

(5)  商品是构成其他产品的一部分,且该商品在正常情况下不能用于其他用途,则该商品原则上与其所构成的产品分在同一类;

(6)  用于盛放商品的专用容器,原则上与该商品分在同一类。

服务分类原则在于比照《类似商品和服务区分表》所列标准名称,依据服务所属的行业,并结合服务目的、内容、方式、对象等因素进行综合判断。

 

3.3.4.2.  调查目标企业产品/服务所涉的重要类似群组

调查目标企业产品/服务所涉的重要类似群组,需要根据国知局出版的《类似商品和服务区分表》确定产品/服务所涉的重要类似类别,利用《类似商品和服务区分表》中的“类别注释”查明本类包括的商品或服务项目。

 

3.3.5.  目标企业商标标识调查

3.3.5.1.  调查目标企业的商标标识

根据《商标法》第八条的规定,任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。

为判断在相同或类似领域内是否存在相同商标或近似商标,需要对于目标企业商标标识的组成要素以及整体组合效果进行相同或近似商标的检索。通常包括商标相同和商标近似两类情形。

商标相同是指两商标在视觉效果上或者声音商标在听觉感知上完全相同或者基本无差别。所谓基本无差别,是指两商标虽有个别次要部分不完全相同,但主要部分完全相同或者在整体上几乎没有差别,以至于在一般注意力下,相关公众或者普通消费者很难在视觉或听觉上将两者区分开来。

商标近似是指文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等商标的构成要素在发音、视觉、含义或排列顺序等方面虽有一定区别,但整体差异不大。文字商标的近似应主要考虑“形、音、义”三个方面,图形商标应主要考虑构图、外观及着色;组合商标既要考虑整体表现形式,还要考虑显著部分。

进行商标标识相同或近似调查时,可以使用国家知识产权局所提供的中国商标网中的“商标近似查询”服务进行查询,也可以通过专业的商标查询工具进行近似性查询。

 

3.3.5.2.  调查目标企业商标标识的来源

调查目标企业商标标识的来源,并根据情况进行进一步核查:

(1)  目标企业通过委托设计、合作设计取得商标申请权或商标权的,需要对委托协议、合作协议及权利归属内容进行审查。

(2)  目标企业通过受让取得商标申请权或商标权的,需要对转让协议、转让登记证明、商标变更证明、转让费支付凭证等内容进行审查。

(3)  目标企业通过被许可方式取得著作权的使用权的,则需对商标权属证明、许可使用协议、许可使用费支付凭证、被许可使用的权利范围及限制、被许可的类型及使用期限约定及剩余期限、许可使用合同备案登记证明、商标共同使用情况约定等内容进行审查。

(4)  目标企业商业标识属于股东作价出资的,需要对投资协议和章程、股东对该商标享有合法商标权、商标权出资的方式和时间以及与商标权出资有关的登记或者备案情况等内容进行审查。

 

3.3.5.3.  调查目标企业商标标识的使用情况

根据《商标法》第四十八条的规定,商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

调查目标企业对于企业商标标识的使用信息,包括:

(1)  使用商标的商品(服务)市场份额、销售区域;

(2)  商标核准注册前后持续使用时间;

(3)  商品(服务)宣传或促销活动的方式、程度、投入的资金和地域范围;

(4)  商标的价值、享有的市场声誉、公众的知晓程度;

(5)  商标被侵权的记录及证明材料等。

 

3.3.6.  目标企业商标注册情况调查

3.3.6.1.  调查目标企业注册商标权属情况

当目标企业通过自主设计并对该等标识进行注册取得商标权等情形下,调查人员应当对目标企业商标权的权属情况进行详细审查,包括:

(1)  商标权利证书上的登记状况;

(2)  商标权是否存在权利负担;

(3)  商标权有无授予第三人许可使用等。

当目标企业通过转让等方式继受取得商标的,则需要注意审查:

(1)  商标转让方和受让方之间签订的转让合同是否真实合法;

(2)  商标转让手续是否合法齐备,转让是否进行了备案登记;

(3)  所转让的商标权是否有效;

(4)  商标是否存在禁止权利转让的情形;

(5)  商标转让前是否已许可他人使用,以何种方式许可他人使用等。

当目标企业是通过许可获得商标的使用权或者存在将其拥有的商标许可给他人使用的情形,开展尽职调查时需要注意审查以下内容:

(1)  商标进行许可是通过独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可的哪一种方式实现的;

(2)  商标许可使用的范围是如何约定的,包括地域范围、商品或服务范围、权限范围等;

(3)  商标许可是否允许转许可或分许可;

(4)  许可的商标的使用期限;

(5)  许可的商标权是否已经到期或即将到期;

(6)  商标的许可费用;

(7)  商标许可实施合同是否在相关部门进行了备案登记;

(8)  商标许可合同中是否存在可能因目标公司变动等原因导致其终止的条款,或存在可能会对预期商业计划或交易价值产生重大影响的条款等。

 

3.3.6.2.  调查目标企业商标的申请情况

通过中国商标网的“商标综合查询”服务检索目标企业商标的申请情况,尤其是对商标申请所处阶段进行核实。

 

3.3.6.3.  调查目标企业商标的注册情况

目标企业商标已经核准注册的,则需对商标证书及变更、续展等通知对注册类别、商标号、商标样式、申请日期、授权日期、续展情况、核准注册的商品或服务内容进行核查,结合中国商标网等对商标情况进行核实。

其中需要针对目标企业商标的业务所涉核心类似群组和重要类似群组上的注册情况进行尽职调查。

 

3.3.6.3.1.  调查目标企业商标的业务所涉核心类似群组上的注册情况

通过中国商标网的“商标综合查询”服务检索目标企业商标的业务所涉核心类似群组上的注册情况,调查内容包括:

(1)  在核心类别上的商标注册情况;

(2)  在核心类似类别上的商标注册情况。

 

3.3.6.3.2.  调查目标企业商标的业务所涉重要类似群组上的注册情况

通过中国商标网的“商标综合查询”服务检索目标企业商标的业务所涉重要类似群组上的注册情况,调查内容包括:

(1)  在重要类别上的商标注册情况;

(2)  在重要类似类别上的商标注册情况。

 

3.3.6.4.  调查目标企业商标的注册未成功的情况

针对目标企业商标的注册未成功的情况进行调查,需要包括以下事宜:

(1)  目标企业的商标已提交注册申请尚未被核准注册的,需要对商标注册申请受理通知书、注册申请费缴纳凭证、申请过程中的官方批复文件等内容,结合国知局商标网等进行审查;

(2)  目标企业的商标未提交注册申请但实际使用未注册商标的,需要对使用的产品、商标显著性证明、商标原始使用证明、商标实际使用情况、驰名情况等内容进行审查。

 

3.3.6.5.  目标企业注册商标状态调查

对目标企业注册商标状态的调查主要包括对商标是否被撤销、商标是否被无效等情况进行调查。

 

3.3.6.5.1.  是否被撤销

商标权的撤销是指商标主管机关对违反商标法有关规定的行为给予处罚,终止其原注册商标权的一种行政制裁手段。被撤销的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权自公告之日起终止。因此,需要对目标企业注册商标是否被撤销或者存在被撤销的风险进行调查。

通过国知局的中国商标网中进行查询目标企业的商标是否被提起撤销、或者已经被撤销。

当目标企业的商标存在被撤销风险的,需要进一步审查商标被撤销的具体事由,被撤销的原因通常包括:

(1)  自行改变注册商标的;

(2)  自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的;

(3)  注册商标成为其核定使用的商品的通用名称;

(4)  没有正当理由连续三年不使用。

 

3.3.6.5.2.  是否被申请宣告无效

商标权的无效是指已经注册的商标发生了导致商标权无效的事由,商标局根据职权宣告该注册商标无效,或由商标评审委员会根据其他单位或个人的请求宣告该注册商标无效的制度。宣告无效的注册商标的专用权视为自始即不存在。

通过中国商标网中的“商标评审文书”服务进行查询目标企业的商标是否被提起无效宣告申请、或者已经被宣告无效。

当目标企业的商标存在被宣告无效风险的,需要进一步审查商标被宣告的具体事由,宣告无效的原因通常包括:

(1)  违反绝对拒绝注册理由:包括违反《商标法》第10条、第11条、第12条以及以欺骗手段或者其他不正当手段获得注册的。

(2)  违反相对拒绝注册事由:包括违反《商标法》规定,侵犯未注册驰名商标的,侵犯注册驰名商标的,因业务关系抢注未注册商标,商标含有虚假地理标志的,与在先注册或初步审定的商标相同或近似,侵犯在先权利的,以不正当手段抢注知名未注册商标的。当存在前述情况,自商标注册之日起5年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对于恶意注册的,驰名商标所有权人不受5年的时间限制。

 

3.3.6.6.  目标企业注册商标续展情况调查

需要对目标企业注册商标是否在规定期限内续展、商标局续展公告等信息进行审查,只要目标企业按照规定续展了,其商标才能继续处于有效期。

根据《商标法》第四十条的规定,注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。商标局应当对续展注册的商标予以公告。

 

3.3.6.6.1.  商标是否在有效期内

根据《商标法》规定,注册商标的有效期为十年,自核准注册之日起计算。注册商标在一定期限内通过续展可以延伸商标有效期。可以通过国知局官网对目标企业注册的商标进行检索,在商标详情页记载了商标权专用权期限、续展情况,以此判断商标是否在有效期内。

 

3.3.6.7.  目标企业商标地域性调查

3.3.6.7.1.  目标企业注册商标是否在核准注册的地或国家使用

商标权地域性是指商标所有人在一国或地区获得并享有的商标权只在该国或该地区有效,不得延及其它国家和地区。如果需要得到其他国家和地区的法律保护必须按照该国法律的规定在该国申请注册。驰名商标的保护也需要考虑地域性因素,根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第1条,驰名商标是指在中国境内为相关公众所熟知的商标。

调查目标企业注册商标是否在核准注册的地或国家使用。首先,可通过网络方式进入到注册国家或地区的官方网站进行初步的调查;其次,若被核查商标为目标企业最为重要的资产,调查人员还可以委托注册国家或地区的律师进行尽职调查,核实其在核准注册的地国家或地区的详细注册与使用情况。

 

3.3.7.  目标企业注册商标实际使用情况调查

3.3.7.1.  注册商标具体使用情况

    商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业服务中,用于识别商品或服务来源的行为。

根据《商标法》第四十九条规定,“商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”注册商标的实际使用情况,不仅影响注册商标的市场价值,还会影响其权利状态的稳定性,甚至可能会产生商标被撤销的严重后果。

 调查目标企业注册商标实际使用情况可采取以下方式:

(1)  向目标公司获取合同、票据等相关使用证据材料或信息,确定投入使用的商标,查验目标公司提供的文件;

(2)  通过公开的官方途径、有效媒体、互联网等第三方渠道取得与目标公司商标使用的相关信息资料;

(3)  必要时通过现场实地调查、走访等方式获得对目标企业商标使用情况的直观了解。

调查目标企业注册商标实际使用情况着重于注册商标是否投入使用、使用的商标标识是否和注册商标一致、商标使用的商品/服务是否是注册商标指定的商品/服务、商标使用的方式、商标停止使用的时间等。

 

3.3.7.2.  注册商标使用的证据留存

对于调查注册商标具体使用情况所获得的证据应及时进行留存,同时,引导目标企业做好日常商标使用的证据留存工作,以应对注册商标日常可能面临被第三方提起撤销三年不使用注册商标的申请的法律风险。

首先,对证据材料按照以下标准要求进行筛选:

(1)  能够显示出使用的商标标识;

(2)  能够显示出商标使用在指定使用的商品或者服务上;

(3)  能够显示出商标的使用人,可以包括商标注册人自己,也包括商标注册人许可的他人,以及其他不违背商标权人意志使用商标的人。如许可他人使用的,应当能够证明许可使用关系的存在;

(4)  能够显示出商标的使用日期;

(5)  能够证明系争商标使用的地域。

其次,对于证据材料按照商标、类别、证据形式进行分类。根据证据的主要表现形式,可以分为:

(1)  商品销售或服务提供的交易合同,以及对应的票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等;

(2)  广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体广告、报道及评论;

(3)  参加展览会、博览会等的相关材料,包括在展会上分发的宣传材料;

(4)  具有资质的会计师事务所出具的、具有公信力的第三方权威机构公布的涉及该商标所使用的服务的销售额、利税额、产值的统计及市场占有率、广告额统计等;

(5)  涉及该商标所使用的商品或服务在全国同行业中的排名或市场占有率的白皮书等文件;

(6)  该商标获奖情况;

(7)  商标商品包装图片或商标服务场所照片等;

(8)  其他可以证明该商标知名度的材料。

第三,证据留存应保存材料原件,并留存电子文件备查,以预防原件损坏遗失。

 

3.3.8.  目标企业注册商标涉诉情况调查

3.3.8.1.  目标企业注册商标是否存在涉诉情况

调查目标公司注册商标的涉诉情况,应向目标企业及其代理律师了解已发生的诉讼案件进度,在相关法院网站、中国商标网、专业数据库、企业信息网站等核实商标诉讼案件进展,根据代理律师及目标公司的分析意见对诉讼风险进行报告,评估已有的诉讼对目标公司的正常运营的影响。

在目标企业特别要求的情况下,对于目标公司发生的诉讼进行进一步分析,结合案件证据对目标公司在诉讼中存在的风险自行进行分析,并印证目标公司及其代理律师的分析意见,如实进行报告。

 

3.3.8.2.  目标企业注册商标是否存在其他争议情况

除诉讼外,目标企业注册商标仍可能发生无效宣告、撤销等其他争议,影响目标企业注册商标的稳定和预期商业计划或交易的实施。

对目标企业注册商标是否存在其他争议情况进行调查分析,可采取以下方式:

(1)  在中国商标网和专业数据库中查询目标企业商标的法律状态,查看是否存在被提起无效宣告申请、撤销三年不使用注册商标申请等情形;

(2)  如存在争议情况,向目标企业及其代理机构了解案件进展,根据代理机构和目标公司的分析意见对争议风险进行报告,评估已有争议对目标公司的商标权利和业务运营产生的影响;

(3)  必要时,通过在专业数据库、第三方网站对目标企业注册商标及可能产生混淆的相关商标、作品、域名、商号等进行查询,评估目标公司的商标是否会与他人在先合法权利存在冲突,是否存在因被抢注,以及违反公序良俗等原因被无效或撤销的可能性,或存在因目标公司生产经营活动与竞争对手产生冲突而侵犯他人知识产权的可能性,是否存在规避侵权的情形等。

 

3.3.9.  目标企业注册商标许可情况调查

调查目标企业注册商标许可情况,主要审查许可方式、许可内容、许可期限、许可费用、许可使用的地域范围、许可使用费、许可备案情况等方面内容,考察许可合同是否合法合规,是否会影响目标企业对注册商标的使用。

3.3.9.1.  许可方式调查

商标许可使用的方式,包括独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可。独占使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定不得使用该注册商标。排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标。普通使用许可是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用。

调查目标企业商标许可方式,应审查目标企业提供的商标许可合同和履约证明材料,确定该商标使用许可是通过独占许可、排他性许可、普通许可中的哪一种方式实现的。若实施独占使用许可和排他使用许可,目标企业使用或许可他人使用注册商标时,商标权利会受到限制,应根据目标企业提供的意见及信息,评估其对目标企业的商标权利和业务运营是否有影响。

 

3.3.9.2.  许可内容调查

调查目标企业注册商标许可内容,应重点审查以下方面:

(1)  许可使用的注册商标图识,以及许可的商品或服务范围是否超出核定范围;

(2)  许可方和被许可方的具体权利义务,例如:被许可方的权利范围,许可使用的地域范围,禁止被许可方使用近似商标等使用行为,许可方对被许可方商品或服务质量的管控,许可费用,许可期限等;

(3)  是否允许转许可或分许可;

(4)  可能导致许可终止的情形;

(5)  违约责任的条款;

(6)  是否存在其他可能会对目标企业的商标权利和业务运营产生重大影响的条款等。

根据目标企业提供的许可合同和履约证明材料,评估相关内容可能产生的风险以及对目标企业商标权利和业务运营的影响。

 

3.3.9.3.  许可期限调查

调查目标企业注册商标许可期限,应重点审查许可期限是否超出商标有效期限,是否存在因被许可方未将商标投入使用或双方公司变动等原因导致期限变动的条款,期限到期及非正常到期的法律后果,评估许可期限对于目标企业商标权利、预期商事计划或交易价值产生的影响。

 

3.3.9.4.  许可费用调查

调查目标企业注册商标许可费用,应审查商标许可合同的费用条款以及实际履约材料,确定费用计算标准、收取情况,以及被许可方未按时支付许可费用所需要承担的违约责任。结合目标企业提供的经营数据、税收数据等,评估许可费用是否充分考虑商标的知名度、市场波动等因素,对目标企业充分发挥商标价值、交易价值产生的影响。

 

3.3.9.5.  许可地域调查

商标许可的地域范围不得超出注册商标获得保护的区域。调查目标企业注册商标许可地域范围,应重点审查许可的地域是否超出注册商标的实际保护范围,若许可的范围是指定的区域,是否有约定被许可方超出限定区域使用应承担的违约责任。

 

3.3.9.6.  许可备案情况调查

《商标法》第四十三条规定,许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。

调查目标企业注册商标的许可备案情况,应要求目标企业提供许可备案核准文件和商标许可使用信息,通过中国商标网进行核查,确定目标企业许可他人使用的商标是否向国家知识产权局进行备案。

 

3.3.10.   目标企业注册商标保护情况调查

3.3.10.1.   调查目标企业注册商标维权保护记录

律师应当尽职查验以下文件或事项:

(1)  通过包括但不限于网站在内的公开信息渠道,查询相关诉讼、仲裁案件及工商部门投诉记录情况;

(2)  就目标企业可能涉及的重大诉讼、仲裁及行政处罚等案件和争议,对目标企业办公室主管人员、法务主管人员、常年法律顾问进行访谈,并制作访谈笔录;

(3)  核查过程中如发现异常情况,应向目标企业及其子公司住所地、主要经营地、主要客户所在地法院、仲裁委员会、行政主管机关、业务主管机构等相关机构发出函证并取得其回执,或直接走访并制作访谈笔录或查验记录。

根据《商标法》第六十条的规定,注册商标的保护方式主要有:当事人协商、向人民法院起诉、向负责商标执法的部门投诉。此外,商标纠纷也可以根据双方的协议通过仲裁的方式解决。

(1)  调查目标企业注册商标诉讼记录

①  通过企业信息网站(爱企查、企查查等)查询商标诉讼信息;

②  在案例检索网站(如裁判文书网、威科先行、北大法宝等)查询目标企业的商标涉诉信息;

③  部分案件可能存在和解等无法查询到相关法律文书的情况,可以通过与目标企业行政主管人员、法务主管人员、常年法律顾问等进行访谈,了解目标企业注册商标诉讼案件情况。

(2)  调查目标企业注册商标仲裁记录

由于仲裁案件一般不公开,可以通过与目标企业行政主管、法务主管人员、常年法律顾问等进行访谈的方式,了解目标企业注册商标仲裁记录。

调查目标企业注册商标工商投诉记录

律师可以要求目标企业出示相关投诉文件,然后向相关商标行政执法部门调取商标投诉记录,并加盖登记资料查询证明章。

 

3.3.11.   目标企业注册商标质押情况调查

3.3.11.1.   目标企业注册商标是否被质押

要查询商标的质押情况,可以按照以下步骤操作:

(1)  进入中国商标网(www.cnipa.gov.cn),在页面上方的“商标网上查询”栏目中选择“商标综合查询”。

(2)  在商标综合查询页面中,选择“申请/注册号”查询方式,在输入框中输入商标的注册号或申请号,输入完毕后点击“查询”按钮。

(3)  查询结果页面中,如果商标已经被质押,则会在“商标流程”显示相关质押登记信息,如“打印质押登记证”等状态。

注意,一些商标质押可能尚未备案,因此查询结果不一定完全准确,因此需要与目标企业的行政主管人员、法务主管人员、财务人员等进行沟通,了解目标企业注册商标的质押情况,并保存访谈记录和企业出示的商标质押证书等文件。

 

3.3.11.2.   目标企业注册商标何时被质押

在得知目标企业的注册商标是否被质押的情况后,可以登录知识产权质押信息平台 (https://zscq.creditchina.gov.cn/)查询目标企业注册商标的质押时间,在“知识产权质押信息查询”栏目中的“商标质押”搜索栏中,输入商标的注册号或申请号,可以查询到注册商标的质押起止时间,以及出质人、质权人的名称等信息。

 

3.3.11.3.   目标企业注册商标被质押的相关文件

根据国家知识产权局2020年发布的《注册商标专用权质押登记程序规定》,申请注册商标专用权质权登记的企业需要向国家知识产权局提交以下文件:

(1)  申请人签字或者盖章的《商标专用权质权登记申请书》;

(2)  主合同和注册商标专用权质权合同;

(3)  申请人签署的承诺书;

(4)  委托商标代理机构办理的,还应当提交商标代理委托书。

因此,可以请求目标企业出示申请商标权质押时的申请文件或者请求国家知识产权局出具商标权质押的相关备案材料。

 

3.3.12.  目标企业注册商标是否存在一般违法判断的调查

3.3.12.1.   是否有必须使用注册商标而未使用的情况

《商标法》第六条规定,法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品,必须申请商标注册,未经核准注册的,不得在市场销售。

法律规定必须使用注册商标的法律法规目前仅有《中华人民共和国烟草专卖法》(2015修订)第十九条,《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》(2021修订)第二十二条和第六十五条规定,卷烟、雪茄烟、有包装的烟丝以及电子烟等新型烟草制品必须使用注册商标。如果目标企业涉及上述产品的市场销售,律师需要进行相关调查,明确是否存在未使用注册商标的情况。此外,律师需要关注法律、法规的调整,关注是否有新的产品必须使用注册商标。

针对药品这种事关人民群众生命安全和身体健康的特殊商品,虽然2001年修订后的《药品管理法》已删除药品必须使用注册商标的规定,但根据国家药监局2006年发布《药品说明书和标签管理规定》(国家食品药品监督管理局令第24号)第二十七条规定,“药品说明书和标签中禁止使用未经注册的商标以及其他未经国家食品药品监督管理局批准的药品名称”。同年发布的《关于在药品广告中规范使用药品名称的通知》(国食药监市〔2006〕216号)第二条规定,“药品广告中不得使用未经注册的商标;不得以产品注册商标代替药品名称进行宣传(经批准的作为药品商品名称使用的文字型注册商标除外)。在药品广告中宣传注册商标的,必须同时使用药品通用名称”。因此,药品企业在药品说明书和标签和药品广告中,如果使用商标,则该商标须是注册商标。

 

3.3.12.2.   是否有使用不得作为商标使用的标志的情况

律师应当对目标企业的注册商标和未注册商标的使用情况进行调查,判断是否属于《商标法》第十条规定的不得作为商标使用的标志的情形。

 

3.3.12.3.   是否有在商业活动中使用“驰名商标”字样的情况

根据《商标法》第十四条第五款的规定,生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。因此,律师应当对目标企业的商品、商品包装或者容器、广告、展览等宣传中是否使用“驰名商标”字样进行调查,可以与目标企业的宣传人员、产品包装设计人员等进行沟通,并确认是否有违反上述规定之情形

 

3.3.12.4.   是否有商标被许可人未标明其名称和商品产地的情况

《商标法》第四十三条第二款规定,经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。因此,律师应当根据目标企业出示的商标使用许可合同等文件,调查被许可使用的商标是否标明了企业名称和商品产地。

 

3.3.12.5.   是否有在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的情况

《商标法》第四十九条第一款规定“商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。”

国家知识产权局印发的《商标一般违法判断标准》(国知发保字〔2021〕34号)第十八条规定了“自行改变注册商标”的情形:“《商标法》第四十九条第一款所称自行改变注册商标,是指商标注册人擅自对注册商标的文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音等构成要素作局部改动或者变换相对位置,影响对该注册商标的认知或者识别,仍标明‘注册商标’或者注册标记的”;

第二十条规定了“自行改变注册人名义、地址或者其他注册事项”的情形, 包括:

(一)商标注册人名义(姓名或者名称)发生变化后,未依法向国家知识产权局提出变更申请的;

(二)商标注册人地址发生变化后,未依法向国家知识产权局提出变更申请,或者商标注册人实际地址与《商标注册簿》上记载的地址不一致的;

(三)除商标注册人名义、地址之外的其他注册事项发生变化后,商标注册人未依法向国家知识产权局提出变更申请的。

因此,律师应当调查目标企业在使用注册商标的过程中,是否具有上述违法情形,或者是否收到负责商标执法的部门责令限期改正的通知。

 

3.3.13.   形成商标尽职调查书面成果

3.3.13.1.   关于商标尽调报告

商标尽职调查报告通常应包括以下内容:

(1)  调查概述:阐述商标尽职调查的目的、目标、范围、方法和程序。

(2)  调查结果:对申请注册的商标是否能够核准通过和获得法律保护、注册商标的权利状况、企业使用的商标是否侵犯他人权利等方面进行描述和风险评估,并列出明确的问题、隐含风险和潜在风险。

(3)  分析和建议:对调查结果进行深入分析,并提出建议和解决方案,包括如何在商标申请注册、商标使用过程中、商标保护避免出现法律风险。

(4)  调查附件:目标企业商标情况的基本资料、商标方面的相关的法律法规等文件等。

商标尽职调查报告应该贴近目标企业的实际情况,全面展现商标使用或申请注册中的风险与机遇,给出具体措施的阐述和建议。

 

3.3.13.2.   关于商标法律意见

商标法律意见是指对商标相关的法律问题进行分析并给出建议的专业律师意见。商标法律意见可以涉及商标的申请注册、使用、转让、维权等方面的法律问题,旨在帮助企业保护自身的商标权益,避免侵犯他人合法权利或权益,降低商标法律风险,避免承担法律责任和财产损失。

商标法律意见一般包括以下几部分:

(1)  问题阐述:明确商标相关的法律问题。

(2)  法律分析:对商标相关法律问题进行分析,并引用相关法律法规、通知、规定等。

(3)  建议与结论:基于商标相关法律分析,提供相应的法律建议和解决方案,以便企业理清各部门之间的关系,制定未来发展策略,预判潜在的法律风险。


3.4.  著作权篇

3.4.1.  引言

随着知识产权在现代社会中的重要性越来越被人们所认识,著作权尽职调查逐渐成为各类企业必备的常规程序。著作权尽职调查是指在开展技术合作、收购或投资等活动前,对企业的著作权情况进行的一项调查工作。这个过程主要是为了确认目标公司拥有相关技术或作品的著作权等知识产权是否有效、完整,是否存在已经侵犯他人著作权的风险,以及是否存在其他可能影响该创业投资活动的知识产权问题。在当今竞争激烈的商业环境中,企业之间的技术和知识产权的交流和保护显得尤为重要。因此,著作权尽职调查不仅是企业交易安全的保障,更是企业合法经营的基础。

 

3.4.1.1.  适用企业类型

著作权尽职调查适用的企业类型非常广泛,几乎包括了所有知识产权的企业,常见的企业类型有:(一)文化创意产业企业,如音乐制作公司、出版社等;(二)软件开发企业,如游戏开发企业、移动应用程序开发企业等;(三)影视制作企业,如电影制作公司等;(四)媒体传媒企业,如广告公司等;(五)网络科技企业,如互联网企业、电子商务公司等;(六)制造业企业,如汽车制造企业、机械制造企业等。

 

3.4.1.2.  著作权的定义和保护范围

著作权是指文学、艺术和科学作品的作者对其创作的作品依法享有的民事权利。在大陆法系国家,称之为作者权,在英美法系国家称之为著作权,日本称之为著作权。这三个概念含义基本相同,但是严格地讲在内涵和外延上还是有所区别的。在知识产权领域中,著作权相较于专利权、商标权是具有不同之处。著作权包括人身权和著作财产权,而商标权和专利权只有财产权。另外,著作权是自动取得的,专利权和商标权是通过申请并予以登记的。因此,对于权利人而言,专利权和商标权都是拥有较为明确的权利确权证据,而对于著作权,确权登记只是一种选择性的要求,在我们国家并不是强制性的。所以这种自动取得著作权的形式也会带来一系列的问题,例如,权利状态不明确,“孤儿作品”的产生等。

著作权的保护范围主要包括以下两个方面,第一,保护作品的表达形式。著作权保护的是作品的具体表达形式,而不是作品的思想、概念、原理或方法等;第二,保护作品的独创性。著作权保护的是独创性的作品,即要求作品具有独立创作性,不同于既有作品,也不应是既有作品的简单复制、模仿或修改。《著作权法》所保护的作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果,包括:(一)文字作品;(二)口述作品;(三)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;(四)美术、建筑作品;(五)摄影作品;(六)视听作品;(七)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;(八)计算机软件;(九)符合作品特征的其他智力成果。

 

3.4.1.3.  著作权尽职调查对创业投资的意义

著作权对创业投资具有重要意义,主要表现在以下几个方面,首先,著作权是知识产权的重要组成部分,著作权保护可以使企业在市场中获得更好的地位,从而增强其核心竞争力;其次,著作权是企业财产的重要组成部分,侵犯企业著作权可能会造成严重的经济损失,创业投资者需要仔细考虑公司的著作权保护情况;再次,著作权可以提升企业的价值,拥有高质量的著作权可以增加企业的吸引力和价值,这将大大有利于企业的市场竞争。最后,对于拟上市的目标企业,知识产权尽职调查可以帮助企业尽量避免在上市过程中因知识产权问题而受阻的情况。如北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称汉仪股份)的上市过程中,因其与北京子盟科技有限公司就“汉仪新蒂怦然心动体”“汉仪新蒂冰淇淋之态”“天使之吻” 等作品存在著作权纠纷,深圳市证券交易所向向汉仪股份出具《关于北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕010781号),要求汉仪股份说明上述诉讼的进展情况以及若上述案件败诉,对发行人持续经营是否造成重大不利影响。并且还进一步要求汉仪股份说明报告期内是否存在其他作品著作权侵权纠纷诉讼,相关处理结果及对发行人经营成果的具体影响。除此以外,广州中望龙腾软件股份有限公司、德马科技集团股份有限公司苏州浩辰软件股份有限公司、阅文集团、深圳市凯立德科技股份有限公司等上市过程中,同样也因为存在著作权纠纷而导致上市过程中受到一定的阻碍。在上市前,对著作权进行尽职调查,能够提前发现目标企业上市过程中可能遇到的著作权问题为顺利上市提供保障

总而言之,对于创业投资者来说,理解和认识著作权的重要性,并采取有效措施保护著作权,可以帮助企业在竞争中获得更好的优势,增加企业价值,降低风险。因此,在进行创业投资之前的尽职调查中需要评估企业的著作权状况,以便更好地评估其价值和风险。

 

3.4.1.4.  著作权尽职调查的特殊性

著作权尽职调查与其他尽职调查相比,具有特殊性。首先,著作权尽职调查更为复杂和具有挑战性,这是因为著作权在形式上比较灵活,难以确定其保护范围和持续时间;其次,目的和范围不同,著作权尽职调查的目的是审查著作权的合法性和保护情况,确认是否存在侵权等风险,其范围涉及到著作权的创作过程、著作人、著作权转移等方面;另外,著作权尽职调查的调查方式多样,例如文件审查、软件代码审查、著作权登记查询等,调查方式的选择既要考虑到目标公司的行业特点,又要避免侵害个人隐私和知识产权问题;除此以外,著作权尽职调查还具有高度保密性,著作权尽职调查通常涉及企业商业秘密或个人隐私等敏感信息,因此调查人员必须确保调查过程和结果的保密性。

 

3.4.2.  著作权尽职调查前的准备工作

3.4.2.1.  著作权独创性承诺

著作权独创性承诺是指作者对其所创作的作品具有独创性、不存在抄袭等侵权行为的承诺。该承诺书是申请人的法律声明,一旦发现存在侵权行为,将对申请人或企业产生相应的法律责任,对于保护原创性和避免著作权纠纷具有很大的作用。

独创性承诺书通常包括以下内容,承诺人是该作品的合法作者,并拥有合法的著作权或授权进行申请;该作品不存在与他人作品相似的部分或整体抄袭行为;该作品不存在与他人作品相同或类似的部分或整体模仿行为;该作品未来不会再次使用他人的作品进行二次创作;在确认该作品独立完成后,申请人将尽全力保护自己的知识产权。

著作权独创性承诺书的签署是申请人确保作品合法性、防范侵权行为的一种方式,也是表明企业在著作权保护方面的态度和责任心。

 

3.4.2.2.  沟通确定调查方案和调查计划

在著作权尽职调查前的准备阶段,首先要沟通双方的期望,明确尽职调查的目的和范围,以达到期望的效果,同时也需要充分了解目标企业的经营情况、产品特点和市场环境等因素,以便于制定调查方案。针对已确定的调查方案,在充分考虑实际情况和可行性后制定具体的调查计划,包括调查的时间、人员、调查重点及调查方法等。

 

3.4.3.  著作权保护范围和有效载体调查

3.4.3.1.  调查内容

3.4.3.1.1.  著作权客体的类型

根据《著作权法》的规定,著作权所指向的客体是作品,具体是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果,包括文字作品,口述作品,音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品,美术、建筑作品,摄影作品,视听作品,工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品,计算机软件等符合作品特征的其他智力成果。

 

3.4.3.1.2.  载体的类型及有效性

著作权的载体是指固定著作权的物质承载体,载体的所有人享有的是一种所有权,载体本身的有效性与否决定了著作权的真实与否。

作品的载体具体可以分为表现载体、固定载体、复制载体。表现作品内容的载体主要作用是表现作品的创作风格、作品的主旨大意、作者的基本观点等主观思想内容,这一类的载体包括书面与口头两种形式的语言文字,图画中的线条色彩,表演中的神态动作等;用于记录和固定内容的载体主要包括摄影作品的录像带和胶片,美术作品的宣纸和画布,文学作品的稿纸,计算机程序的硬盘和软盘等物质;复制载体指用以承载作品复制件的物质实体,通常以多份的形式存在,包括印刷作品的纸张,将作品拓印用的拓片,将表演刻录下来后存在的磁带。

除此之外,根据是否为作品首次之所附,将载体分为原始载体和复制载体。原始载体指的是现实生活中作品的原件,是作品最初创作完成时所附着的载体,复制载体是承载作品复制件的载体。附着于原始载体上的作品价值通常高于复制载体上体现的作品,美术作品的这一特点最为突出。

不同作品对应不同的载体,不同载体的效力也会不同。例如,文字作品的载体一般为创作原稿,可以是手写版也可以是电子版,由于电子版可随时更改,如果不能提供带有时间戳的版本,则其有效性就会大打折扣。

在对目标企业进行尽职调查时,需要根据作品的类型对载体进行审核,对其真实性、有效性进行判断。如目标企业无法提供原始文稿或有效的权利登记证书,则无法证实其具有有效的著作权。

 

3.4.3.1.3.  权利类型

著作权权利内容包括发表、修改、署名等人身权以及复制、发行、出租、表演、广播、改编、信息网络传播等财产权。

受托方在审查目标公司的著作权时,不仅要审查其对著作权的实际控制权,还需要审查其著作权的权利内容,尤其是当委托方开展著作权尽职调查的原因是利用目标公司的著作权时,受托方更应重点审查其权利内容是否符合委托方的商业需求,如目标公司商标所核准注册的商品或服务范围是否覆盖了委托方的商业活动范围。

 

3.4.3.1.4.  权属状况

目标公司可以通过原始取得、继受取得、许可等方式获得著作权或取得著作权相关权益。

1、当目标公司通过自主创作取得作品的著作权,受托方应当对目标公司著作权的权属情况进行详细审查,包括:

1)权利证书上的登记状况;

2)著作权权属关系的实际情况,如是否涉及职务作品、委托作品、合作作品,有无共有人等;

3)著作权是否存在权利负担;

4)著作权有无授予第三人许可使用等。

2、当目标公司通过转让等方式继受取得著作权,则需要注意审查:

1)著作权转让方和受让方之间签订的转让合同是否真实合法;

2)著作权转让手续是否合法齐备,转让是否进行了备案登记;

3)所转让的著作权是否有效;

4)著作权是否存在禁止权利转让的情形;

5)著作权转让前是否已许可他人使用,以何种方式许可他人使用等。

3、当目标公司是通过许可获得著作权的使用权或者存在将其拥有的著作权许可给他人使用的情形,开展尽职调查时需要注意审查以下内容:

1)著作权进行许可或被许可是通过独占许可、排他性许可、普通许可中的哪一种方式实现的;

2)著作权许可或被许可使用的范围是如何约定的,包括地域范围、商品或服务范围、权限范围等;

3)著作权许可是否允许转许可或分许可;

4)许可或被许可的著作权的使用期限;

5)许可或被许可的著作权是否已经到期或即将到期;

6)著作权的许可费用;

7)著作权许可实施合同是否在相关部门进行了备案登记;

8)著作权许可合同中是否存在可能因目标公司变动等原因导致其终止的条款,或存在可能会对预期商事计划或交易价值产生重大影响的条款等。

 

3.4.3.1.5.  权利来源

1、著作权的作者

著作权中的作者是指创作作品的自然人。但由法人或者非法人组织主持,代表法人或者非法人组织意志创作,并由法人或者非法人组织承担责任的作品,法人或者非法人组织也可以视为作者。一般情形下,除有相反证据外,在作品上署名的自然人、法人或者非法人组织为作者。

2、著作权的授权情况

很多情况下,目标公司的著作权并不完整,而是从他人处取得。此时,需要对著作权的授权情况进行调查。

目标公司通过被许可方式取得著作权的使用权的,则需对著作权权属证明、著作权许可使用协议、许可使用费支付凭证、被许可使用的权利范围及限制、被许可的类型及使用期限约定及剩余期限等内容进行审查。

目标公司通过主持创作取得著作权的,需要对创作底稿,主持创作的会议记录及决议、创作完成的时间证明文件、首次发表的证明文件等内容进行审查。

目标公司通过委托创作取得著作权的,需要对著作权委托协议、权利归属协议等内容进行审查。

目标公司通过与他人合作创作取得著作权的,需要对合作协议、权利归属协议等内容进行审查。

目标公司通过个人的职务创造取得著作权的,需要对职务作品归属协议、公司内部的职务作品创造激励办法等内容进行审查;

目标公司通过受让取得著作权的,需对著作权转让协议、转让费支付凭证、著作权登记变更证明等内容进行审查。

涉及国际著作权的,则需对作者、完成的时间、首次发表的时间及国家是否伯尔尼公约成员国等内容进行审查。

 

3.4.3.1.6.  作品登记情况

需要核查目标公司各作品完成日期、发表日期,剩余权利期限及是否办理了著作权登记。目标公司办理了著作权登记的则主要核查著作权登记证书,结合国家著作权登记中心网站进行核实,并通过访谈等方式对其著作权权属情况进行印证。目标公司未办理著作权登记,但声称对作品享有著作权的,则需核查相关协议、作品创作底稿、软件代码及相关证明文件。

 

3.4.3.1.7.  存续期限及灭失可能性

除署名权、修改权、保护作品完整权没有期限以外,著作权项下的其他权利均有保护期限的规定,其保护期为作者生前及其死亡后五十年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日。

如果是合作作品,截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。

法人或者非法人组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者非法人组织享有的职务作品,其发表权的保护期为五十年,截止于作品创作完成后第五十年的12月31日;其余权利的保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日,但作品自创作完成后五十年内未发表的不再保护。

对于视听作品,其发表权的保护期为五十年,截止于作品创作完成后第五十年的12月31日;本法第十条第一款第五项至第十七项规定的权利的保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日,但作品自创作完成后五十年内未发表的不再保护。

因此,在对目标企业进行尽职调查时,需要对每一项权利的期限进行认真核查。在确认其存续期限后,需要针对不同的作品分析其权利灭失的可能性。

 

3.4.3.1.8.  相关邻接权情况

除却著作权包含的十七项权利外,还会涉及图书、报刊的出版,表演,录音录像,广播电台、电视台播放的情形,这些相邻权也是在目标企业进行尽职调查时必须明确的部分。

 

3.4.3.2.  调查方法

3.4.3.2.1.  文件调查

著作权尽职调查中往往会涉及大量的文件资料,对文件资料的查阅审核是尽职调查中最常用的方法之一。受托方在获取到相应的文件资料后,应认真核查、对比相关资料,确保文件资料的真实性、完整性和权威性,并对文件资料进行深入分析,以充分挖掘文件资料背后隐藏的真实信息。一般来说,文件资料主要有以下几个来源:

1、由委托方或目标公司主动提供。为了完成尽职调查,目标公司通常会主动或应受托方要求提供相关的著作权信息,例如著作权权属证明、与著作权相关的协议等,委托方若知悉相关信息也应向受托方披露。

2、通过公开的媒体、互联网等第三方渠道取得与目标公司相关的公开披露的著作权信息资料。例如,在著作权官方网站和专业的数据库中查询著作权的法律状态,在相关法院网站查询著作权的诉讼情况或者通过媒体报道了解目标公司的著作权最新运营动态等等。

 

3.4.3.2.2.  人员调查

对于一些难以从书面材料中获取的信息或解决的问题,受托方可以采用访谈的形式获取信息。受托方需注意,不可轻信访谈对象在访谈中做出的陈述或说明,要将各访谈对象的访谈内容互相之间进行印证、与其他资料进行相互印证,并要求提供证明材料,排除虚假陈述,以确保访谈内容真实可信。

1、访谈内容不能千篇一律、一概而论,而应当针对不同层级、不同岗位的受访对象设计有针对性的访谈内容,同时注意在不同对象的访谈内容中设计能够相互印证的问题。

2、对目标公司内部各层级、各部门的相关负责人及特定岗位的员工进行当面沟通交流,就某些具体问题进行访谈,以获取对目标公司更全面深入的了解。同时,在必要时也可向目标公司的相关客户、合作伙伴甚至竞争对手等进行访谈。

 

3.4.3.2.3.  走访

为了印证目标公司的诚信度以及其提供的信息资料的真实性及可信度,受托方可以走访目标公司所在的行业协会或政府部门,通过了解行业的现状、发展趋势、目标公司在行业中的实际竞争力、目标公司著作权在行业中的实施应用情况等信息,从侧面了解目标公司著作权的实际价值。

同时,需要对现场进行实地调查。指受托方通过到目标企业的研发、生产、销售等环节的现场实地察看调查,以获得对目标企业的直观了解。在实地调查后应制作备忘录备查。对于不同导向性的目标公司,其现场实地调查的地点应该有所侧重。例如以科研为导向的目标公司,调查人员可以着重走访其技术研发部门,向技术研发人员了解技术研发情况;以品牌为导向的目标公司,可以侧重走访其产品销售现场,了解品牌在市场的竞争力,客户对品牌的认可度及依赖度等情况。

 

3.4.3.2.4.  其他方法

除此之外还可以通过函证或者非公开调查的方式。

函证是指在目标公司无法提交原件或有关材料核验,或相关问题较为重要且有必要确保真实性,可通过向相关单位发函查证的形式向其核实具体情况的一种尽职调查方法。同时,在无法搜集到相关资料或对于一些问题无法对其真实情况穷尽了解,为了降低尽职调查出现错误的风险,可以要求目标公司提交表明其提供的所有材料、资料凭证真实、内容属实、无重大遗漏的声明书或保证函。

在必要的时候,受托方还可以采取非公开调查的方式,在目标公司不知情的情况下了解目标公司的著作权相关信息,例如通过接触目标公司的关联企业、竞争对手、商业伙伴,通过向行业内人士询问目标公司有关情况等方式在合法范围内获取到所需的相关信息并制作备忘录备查,以减少受目标公司虚假信息蒙骗的风险。

 

3.4.4.  作品的独创性审查

3.4.4.1.  是否为独立创作

3.4.4.1.1.  作者背景调查

首先,需要确认作者的身份。在确认作者身份时需要确认作者和企业的关系以及作者的数量。具体而言,需要确定作者与企业之间是何种关系,是属于劳动关系还是合作关系,作者的不同身份相应会受到不同的约束。例如,在劳动合同中约定作者创作过程中的保密义务,在合作协议中约定作者创作作品的著作权归属。另外,还需要确认作者的数量,是独自创造还是合作创作,若为合作创作则需要进一步考察具体合作约定事宜。

其次,需要确认作品的类型。在著作权法上,作者一般可区分为“自然人作者”与“视为作者的法人或其他组织”,“视为作者的法人或其他组织”需要符合特殊要件,而创业投资企业一般为自然人作者。

在自然人作者进行作品创造时,需要区分其所创作的作品是否为职务作品,是属于一般职务作品还是特殊职务作品。

 

3.4.4.1.2.  创作过程相应痕迹

在创作过程中需要注意以下留痕,以证明为独立创作:

1、创作留痕:创作留痕包括创作底稿、创作过程稿、作品定稿等过程性文件留痕。若为纸质创作,建议在创作稿件上进行署名和签字;若为电子创作,建议使用专业制图软件或其他辅助工具,通过电子留痕方式保存创作过程稿。

2、首发留痕:首发留痕是指首次发表作品的信息留痕,具体包括首发日期、首发平台、首发主体。若为线上发表,建议记录首发平台,在首发平台上同步记录时间和主体;若为线下发表,建议通过拍照、视频等方式进行固定。

对于创作过程的记录,必要时均可通过时间戳等公证方式进行存证。

3、 创作理念:在创作过程中可以对创作的理念进行记录,以辅助证明为独自创作。

 

3.4.4.2.  是否达到最低创造性要求

3.4.4.2.1.  智力创作空间

智力创作的空间受到“混同原则”和“场景原则”的限制。

“混同原则”是指在某些情况下,对某种“思想”只有一种或极其有限的表达。例如,任何比赛、游戏都有一套规则,这套规则本身属于“思想”的范畴。但是,如果要用简洁的语言来陈述这套规则,例如“羽毛球赛中一方没有接住对方打过来的球,则对方得分”,可用来选择的表达方式并不多,不同的人表达出来也是大同小异。这种情况下,不受保护的“思想”和原本受到保护的“表达”混同在一起,此时,这样的规则表述便不受保护。另外,如果一种“思想”实际上只有一种或非常有限的表达,那么这些表达也视为“思想”而不受保护。

“场景原则”是指在文学作品中,如果根据相关背景,在表达某一主题的时候,必须描述某些场景,那么这些场景即使是由在先作品描述过的,在后作品以自己的表达描写相同场景也不构成侵权。例如,以抗日战争为背景的历史小说往往要描写宪兵队、“大日本帝国万岁”的口号,这些都是同类小说的“标准场景”,如果不加使用就难以创作出以抗日战争为背景的小说。如果后一部相同题材的作品仅仅借鉴在先作品中的这些“标准场景”,并不会构成著作权侵权。

“混同原则”和“场景原则”下,创作空间受到限制,自然在该原则下,不构成著作权侵权行为。

 

3.4.4.2.2.  作者的思想表达情况

对于作者思想表达的考察,可分为两个层次。

第一,是否构成思想。“思想”包括抽象的思路、观念、理论、构思、创意、概念、工艺、系统、操作方法、技术方案等,著作权法不予保护,著作权法只保护以文字、音乐、美术等各种有形的方式对思想的具体表达。

著作权法之所以不保护思想,是因为其一,著作权实质上是一种相对意义上的垄断权,意味着未经许可不得使用,如果思想也受著作权保护,那就意味着他人不得在未经许可的情况下,用同一思想创作自己的作品,甚至不能以自己的方式去表述和谈论同一思想。这显然是在钳制思想,是民主观念所不能容忍的。其二,创作作品不可能完全脱离前人已有的成果,每一个作者都会自觉或者不自觉地受到他人的启发,要求每一个作者都向思想的原始提出者缴纳许可使用费之后才能使用将会极大地限制创作行为。

第二,思想与表达的区分。思想与表达的区分是一个十分复杂的问题,甚至是一个十分抽象的问题,通过司法实践上的总结,力图对区分思想与表达做一些具象的标准划分。

首先,需要剔除属于明显属于思想的部分、以及属于“混同原则”和“场景原则”限制的内容后,再进行思想与表达的区分。

其次,区分思想与表达时,可以通过“金字塔式”抽象概括法。具体而言,金字塔结构的底端是具有独创性的、具体的文字表达,体现作品内容尤其是特定情节;随着这些表达不断地被抽象化、概括化,就会逐渐脱离表达的范畴,成为作品所表达的抽象内容,即思想;而金字塔的顶端则是作品的主题、中心思想。越接近金字塔的顶端,越容易作为表达受到保护。

 

3.4.4.2.3.  作品的差异性

作品的差异性体现在作品创作水平的高低,主要聚焦于美术作品独创性的认定和实用艺术作品的保护。

1、关于美术作品独创性的认定

美术作品作为《著作权法》规定的作品的一种,一方面需要满足独创性并能以某种有形形式复制的智力成果要求,另一方面还必须是具有一定审美意义的独创性表达,即当具有更高的创作水准。

根据《著作权法实施条例》的规定,美术作品是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。美术作品大多来源于现实,其题材难免涉及公共资源,包括大自然常见形态、在先创作的同类作品等,但即使借鉴了公有领域的已有元素,但只要其体现了作者的个性化选择、取舍、编排,属于作者的独创性表达,就应当认定其构成著作权法意义上的美术作品,但要求具有较高的独特审美,必须形成鲜明独特的风格,高于一般的创作水准。

2、关于实用艺术作品的保护

实用艺术作品需满足独创性、实用性和艺术性三个条件,其可以受著作权法保护的条件是实用性与艺术性在物理上或观念上可分离,即实用性与艺术性相互拆分并单独存在,著作权法仅保护其具有艺术性的方面,而不保护其实用功能。在艺术性与实用性能够分离的情况下,实用艺术作品可以作为美术作品受著作权法的保护。

 

3.4.5.  著作权的保护情况

3.4.5.1.  内部规章

3.4.5.1.1.  保密条款

公司是否设立专门的保密条款,保密要求是否明确,是否告知相关人员。具体包括:保密信息的范围是否确定,保密信息的使用目的是否明确,是否确认保密期限,是否确定可接触保密信息的人员范围,是否确保保密信息资料的返还,是否设立违反保密协议的救济方式。

 

3.4.5.1.2.  竞业禁止协议

员工离职时,是否签订竞业禁止协议;竞业禁止的范围是否与公司职员在本单位任职时接触或者可能接触的商业秘密的范围相对应;是否规定了合适的补偿金;是否规定了合适的限制期限。

 

3.4.5.2.  侵权风险分析

3.4.5.2.1.  涉诉情况

对目标公司发生的诉讼情况进行调查,了解案件情况、案件进程,并根据代理律师及目标公司的分析意见对诉讼风险进行报告,例如已有的诉讼对目标公司的正常运营是否有影响及影响范围是多大。

 

3.4.5.2.2.  涉诉风险分析

在委托方特别要求的情况下,根据委托合同的约定,对于目标公司发生的诉讼进行进一步分析,结合案件证据对目标公司在诉讼中存在的风险自行进行分析,并印证目标公司及其代理律师的分析意见,如实进行报告。

 

3.4.5.2.3.  未涉诉风险分析

未涉诉风险分析:在目标公司未涉诉的情况下,若委托方对其重点知识产权内容是否存在法律风险较为关注,因目标公司是否会成为被控侵权方,其享有的知识产权是否会被他人主张权属,对于委托方预期商业计划或交易的实施具有重要影响。那么,根据委托合同的约定,需对目标公司是否存在权属或侵权风险进行较为深入的调查分析。具体可以从以下内容着手:

1、目标公司享有的著作权是否有可能被他人主张权利,如雇佣的员工是否与先雇主之间存在竞业限制或利用他人商业秘密、技术秘密等内容。

2、目标公司是否会因职务发明成果、合作发明成果和委托发明成果权属约定不明而引发权属争议。

3、目标公司的知识产权是否会与在先权利或他人合法权利存在冲突。

4、目标公司的知识产权是否存在被撤销或无效的可能性

5、因目标公司生产经营活动与竞争对手产生冲突而侵犯其著作权的可能性有多高,侵权风险有多大,侵权赔偿额是多少,是否存在规避侵权的方案等。

 

3.4.6.  著作权对外运营情况的调查

3.4.6.1.  以著作权对外出资

一般对一家目标公司进行尽职调查的话,可以调查其对外出资的情况。比如,著作权可对外进行出资。著作权作为知识产权,也属于财产性权利,可以非货币形式出资入股。但著作权与其他知识产权,例如专利和商标还有所不同,著作权生成自作品创作完成之日起产生,不以申请作为必要。

股东以著作权出资的,因为没有国家机关进一步审查,故如果需进一步调查著作权对外出资的情况可能需要重点核实著作权的真实性和合法性。

1)如果该公司通过自主创作取得著作权的,需要对创作底稿,主持创作的会议记录及决议、创作完成的时间证明文件、首次发表的证明文件等内容进行审查;

2)如果该公司通过委托创作取得著作权的,则可进一步查看著作权委托协议、权利归属协议等内容;

3)如果该公司通过与他人合作创作取得著作权的,则进一步察看合作协议、权利归属协议等内容;

4)如果该公司通过个人的职务创造取得著作权的,则进一步察看职务作品归属协议、公司内部的职务作品创造激励办法等内容;

5)如果该公司通过受让取得著作权的,则进一步查看著作权转让协议、转让费支付凭证、著作权登记变更证明等内容;

6)涉及国际著作权的,则需对作者、完成的时间、首次发表的时间及国家是否伯尔尼公约成员国等内容进行审查。

当对于出资的著作权本身的权属问题进行尽职调查后,目标公司可将著作权作价出资的,还需要对投资对象的情况、投资对象与目标公司之间的关系、出资协议中著作权作价合理性等内容进行审查。

 

3.4.6.2.  转让或者受让著作权的调查

当审查一家目标公司的转让情况,先对目标公司所享有的著作权权属状况、法律状态、运营情况、涉诉情况及法律风险等方面展开尽职调查:

当调查目标公司与他人合作或者转让著作权时,可以通过调查以下几点:

1)著作权转让方和受让方之间签订的转让合同是否真实合法;

2)著作权转让手续是否合法齐备,转让是否进行了备案登记;

3)所转让的著作权是否有效;

4)著作权是否存在禁止权利转让的情形;

5)著作权转让前是否已许可他人使用,以何种方式许可他人使用等。

通过调查目标公司的转让情况可进一步审查该目标公司著作权运营情况。

 

3.4.6.3.  授权或者授权他人使用著作权

著作权的权利分为人身权和财产权,企业可将著作权的部分财产权许可给他人使用,即复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权等。

对公司的著作权进行尽职调查,可以调查分析这家公司的授权或者被许可的情况。著作权许可是指,著作权人许可他人在一定期限、范围内以某种方式使用其作品,使用人向著作权人支付报酬的行为。公司作为著作权人,可以通过许可他人使用而收取相应的报酬作为著作权的运营方式之一。同时也可以支付相应的报酬来获得其他公司的授权。

该公司如果是通过许可获得著作权的使用权或者存在将其拥有的著作权许可给他人使用的情形,开展尽职调查时需要注意审查以下内容:

1)著作权进行许可或被许可是通过独占许可、排他性许可、普通许可中的哪一种方式实现的;

2)著作权许可或被许可使用的范围是如何约定的,包括地域范围、商品或服务范围、权限范围等;

3)著作权许可是否允许转许可或分许可;

4)许可或被许可的著作权的使用期限;

5)许可或被许可的著作权是否已经到期或即将到期;

6)著作权的许可费用;

7)著作权许可实施合同是否在相关部门进行了备案登记;

8)著作权许可合同中是否存在可能因目标公司变动等原因导致其终止的条款,或存在可能会对预期商事计划或交易价值产生重大影响的条款等。

 

3.4.7.  著作权尽职调查报告的撰写

当所有著作权的调查与分析工作完成后,应就调查工作的开展实施、调查涉及的资料分析情况、发现的著作权问题及相应的处理意见等内容进行整合,并撰写成书面的尽职调查报告。

首先,著作权尽职调查报告要结合实际需求和目的形成相应的报告,报告的语言要专业精炼、逻辑清晰、条理分明。

其次,著作权尽职调查报告的前言应包括以下内容:尽职调查报告用途及责任限制声明,相关用语的释义,接受委托及尽职调查的范围,尽职调查的背景。

再次,尽职调查报告的正文应包括以下内容:其一是事实陈述部分,包括工作计划及完成情况;参与尽职调查的目标公司相关人员基本情况,目标公司及竞争对手著作权情况,相关行业领域著作权基本情况等内容;其二是对相关事实进行分析所适用的具体法律条文;最后为法律风险分析及建议部分,报告撰写人应当根据调查所得的资料以及现有法律法规等依据,充分客观的披露存在的法律风险并据此提出专业的处理意见或解决方案。

最后,尽职调查过程中会涉及大量文件资料,报告撰写人可以将委托人及目标公司提供的资料清单、对报告中揭示的法律风险有重要作用的文件、相关的证明资料等内容以及根据相关资料整理制作的图表、汇总表等信息作为尽职调查报告的附件,以使报告内容更为完整全面。

在著作权尽调报告初稿形成后,可提供给委托发和参与调查的第三方机构和调查人员,综合各方的反馈意见作出相应调整与修改。

 


3.2. 

3.3. 

3.4. 


3.5.  商业秘密篇

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.5.1.  引言

3.5.1.1.  适用企业类型

随着各行业企业的创新发展,高精尖创新人才的频繁就业流动,企业在积累自身竞争优势的过程中,除了以商标、专利、著作权等方式保护自身权益外,对于不适宜采用其他知识产权形式保护的成果,而又投入大量人、财、物而形成的其他成果,许多企业更倾向于采用商业秘密的方式保护,以提升或保持自身竞争力。特别是在以下行业的企业中:

1)科技行业:尤其包括软件开发、信息技术、互联网和电子商务、人工智能、通信技术等领域;

2)制造业:尤其包括涉及高科技产品的制造业中,如半导体、电子设备、航空航天、汽车制造等领域;

3)医疗和制药行业:尤其包括涉及研发和生产医疗设备、药品、生物技术和医疗保健等领域;

4)能源和矿业:尤其包括石油和天然气、可再生能源、采矿和金属加工等领域;

5零售和消费品行业:尤其包括涉及知名品牌、市场竞争激烈的零售和消费品行业等领域;

需要注意的是,商业秘密尽职调查并不限于以上行业领域,而是适用于各种类型的企业任何以商业秘密作为核心资产的技术信息密集型企业或经营信息密集型企业,不论其所在行业如何,在以下场景下都可能需要进行商业秘密尽职调查:

1)目标企业存在潜在投资者:在进行投资之前,投资者通常会进行尽职调查,以评估目标企业的商业秘密情况。

2)目标企业并购或收购:在目标企业并购或收购时,买方通常会对目标企业进行商业秘密尽职调查,以确定其核心竞争力、法律风险及其他相关情况。

3)新兴技术公司自主评估:对于从事新兴技术领域的公司,商业秘密通常是其最重要的资产之一。当这些公司与潜在投资者、合作伙伴或客户进行商业交易时,自主评估开展尽职调查可能是必要的。

4)聘用高级管理或技术人员:当企业考虑聘用高级员工时,尤其是那些从竞争对手或相关行业招聘的员工,商业秘密尽职调查可以帮助评估候选人入职后的合规风险,并避免企业涉嫌商业秘密纠纷。

5)供应链合作伙伴:当企业与供应链中的合作伙伴建立业务关系时,商业秘密尽职调查可以帮助评估合作伙伴的可靠性。

6)已然存在商业秘密侵权纠纷或潜在商业秘密争议的企业:企业在已然发生纠纷或潜在争议时,可通过商业秘密尽职调查了解自身问题和法律风险,采取弥补措施。当企业与第三方投资人接洽同时面临争议或潜在争议,第三方投资人可发起商业秘密尽职调查对相关事实和法律风险进行评估

需要注意的是,商业秘密尽职调查的范围可能会因企业类型、行业和具体场景而异。

 

3.5.1.2.  商业秘密的定义和保护范围

根据《中华人民共和国反不正当竞争法(2019修正)》第九条规定:“本法所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。”

根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2020〕7号)第一条的进一步解释:“与技术有关的结构、原料、组分、配方、材料、样品、样式、植物新品种繁殖材料、工艺、方法或其步骤、算法、数据、计算机程序及其有关文档等信息,人民法院可以认定构成反不正当竞争法第九条第四款所称的技术信息。与经营活动有关的创意、管理、销售、财务、计划、样本、招投标材料、客户信息、数据等信息,人民法院可以认定构成反不正当竞争法第九条第四款所称的经营信息。

即,商业秘密能够得到保护的前提是满足:(1)不为公众所知悉;(2)具有商业价值;(3)采取保密措施这三项法律要件。商业秘密根据其具体内容的类型被划分为技术信息和经营信息两大类别。因此,在商业秘密尽职调查中,应当对于具体商业秘密内容即点是否符合法律要件展开调查,并针对具体内容属性归类至两大类别,结合其有效载体的不同形式展开调查。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法(2019修正)》第九条规定:“经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为:(一)以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密;(三)违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密;(四)教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的,视为侵犯商业秘密。第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为,仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的,视为侵犯商业秘密。”因此,在商业秘密尽职调查中,对于可能涉嫌商业秘密侵权行为,应当结合上述法律规定的保护范围予以调查并提出法律意见。

 

3.5.1.3.  商业秘密对创业投资的意义

创业投资是指投资者向创业企业进行股权投资,所投企业发育成熟或相对成熟后通过转让股权等方式获得资本增值收益的投资方式。在创业阶段,企业的商业秘密可能是其最重要的竞争优势之一。商业秘密可以包括独特的商业模式、创新的产品或技术、市场洞察、客户关系等,这些因素能够帮助企业在竞争激烈的市场中取得优势。商业秘密的保护和价值对于吸引投资者尤为重要。投资者通常希望看到创业企业拥有独特的商业秘密和知识产权资产,这些资产有助于提高企业的长期价值和竞争力。商业秘密在创业阶段可能还没有充分展现出其潜力,但它们可能成为企业未来增长的基石。有效保护商业秘密可以确保企业在市场上的长期竞争力,并为未来的商业扩展和创新奠定基础。

针对创业投资阶段的企业,商业秘密尽职调查通常是有必要的。尽职调查有助于投资者了解创业企业的商业秘密保护情况以及潜在的法律风险。通过尽职调查,投资者可以评估企业的商业模式、技术优势和市场潜力,并以此来辅助投资决策

 

3.5.1.4.  商业秘密尽职调查的特殊性

商业秘密是一种通过一定的物质载体存在、处于保密状态、他人难以取得、具有商业价值的信息商业秘密的价值在于能为拥有者带来经济利益或竞争优势,但与专利权、注册商标专用权需要由国家行政主管机关核准授予的权利不同,商业秘密是一种不需要进行登记的、依靠持有人通过保密方式予以保持的无形财产,具有秘密性、隐蔽性等特点。也正因此,商业秘密的存在和权利范围依赖于特别的途径予以确认,表现为商业秘密权利的自然取得与置后确认,即商业秘密的产生和保护范围无需经国家行政机关事先审批登记,也无须由政府部门授予任何权利证书,而是往往在发生纠纷时方由人民法院依照司法程序予以确认。因此,商业秘密尽职调查的特殊性在于,在没有行政确认程序和司法程序的认定前,根据法律规定对于商业秘密的存在进行查核确认,与其他知识产权仅通过确认行政程序或权证即可查核的情况存在实质性差异。

另外,商业秘密尽职调查很大程度上依赖于目标企业就其商业秘密的具体内容、来源、保密措施等方面信息的主动披露,这些信息的有效获取决定了尽职调查成果的质量。因此,商业秘密尽职调查需要制定清晰的计划,同时获得目标企业的信任和配合,方能达到更好的尽调效果。

 

3.5.2.  商业秘密尽职调查前的准备工作

3.5.2.1.  商业秘密保密性和安全性承诺

为免在尽职调查过程中造成商业秘密泄密,委托人和调查方应当提请做好商业秘密保密性和安全性承诺,包括但不限于以下准备工作:

1)与目标企业签订保密协议或保密承诺。确保对调查过程和调查结果的保密,尽调前各方应当就尽调过程中获得的商业秘密使用范围,各方应当采取的保密措施,以及各方应当承担的保密义务在保密协议或保密承诺中作出明确约定。

2)结合调查计划中涉及保密信息的范围和密级,与目标企业协商制定适当的查阅计划,以落实各方的保密义务和安全性承诺。

3)尽调项目人员对于保密信息接触进行分工,确定人员各自接触保密信息的范围,确保人员在适当限度内接触保密信息。

 

3.5.2.2.  沟通确定调查方案和调查计划

与委托人沟通明确调查目的确定尽职调查的目标和重点。了解委托人对于调查所需结果的期望,明确调查的范围和深度。一般而言,委托人进行商业秘密尽职调查的需求可能存在几种可能性:如(1)目标企业核心技术人员从外部流入是否存在侵害他人商业秘密的潜在风险;(2)目标企业拥有商业秘密的法律情况,以确认其竞争力或投资潜力;(3)商业秘密来源是否涉及权属争议(自主研发、第三方转让或第三方许可);(4)目标企业对商业秘密的管理(对内、对外的保密措施)是否适当、有效地维持其竞争优势等。

与目标企业进行沟通说明尽职调查的目的和过程。与目标企业建立透明和合作的关系,以便获取必要的信息和文件,才能确保尽调工作的顺利推进

围绕委托人的主要调查目的,确定具体调查的内容。比如,1)目标企业拥有的商业秘密类型和数量等;(2)目标企业商业秘密的法定构成要件调查,即秘密性、价值性和保密措施的调查;3)商业秘密形成的来源,是否涉及权属纠纷;(4)人员流动或对外合作中是否涉及侵害第三方商业秘密的潜在法律风险等。

向目标企业出具尽职调查清单。列明所需收集目标企业的相关文件和信息。明确需要访谈的人员和访谈提纲。

与目标企业沟通确认合理的调查计划。调查计划包括确定调查所需的资源、人员和工作分配,并安排相关的时间表。

调查方案和计划可以根据具体情况进行调整和补充。重要的是,在进行商业秘密尽职调查之前进行充分的规划和准备,以确保调查的顺利进行并达到预期的结果。

 

3.5.3.  商业秘密密点范围和有效载体调查

3.5.3.1.  调查内容

3.5.3.1.1.  现有密点范围及其是否完整

商业秘密的秘密点即密点是商业秘密保护的核心内容在我国现行商业秘密相关的法律规定中,并没有对秘密点做出明确定义。秘密点是行业内的一个常用术语2023年2月17日中国知识产权研究会发布《商业秘密鉴定规范》首次对秘密点进行了定义,该规范规定秘密点是当事人主张的商业秘密信息的具体内容秘密点说明是对秘密点进行描述和说明的文件。所以密点是指商业秘密权利人请求保护其权利的具体内容和范围。

目前,对商业秘密的内容和范围做出具体表述的重点规范主要包括

国家工商行政管理局(现已改为国家市场监督管理总局)出台的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定(1998修正)》第二条规定,本规定所称技术信息和经营信息,包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等信息。虽然该部门规章对商业秘密定义的实用性已为新的立法所修正,但其对技术信息和经营信息的具体内容仍然具有参考意义。

国务院国有资产监督管理委员会于2010年3月出台的《中央企业商业秘密保护暂行规定》中明确提到中央企业商业秘密的保护范围主要包括:战略规划、管理方法、商业模式、改制上市、并购重组、产权交易、财务信息、投融资决策、产购销策略、资源储备、客户信息、招投标事项等经营信息;设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、技术诀窍等技术信息。虽然该规范是对中央企业商业秘密保护的特别规定,但其中关于商业秘密的种类及范围的规定同样适用于一般企业。

中华全国律师协会公布的《中华全国律师协会律师办理商业秘密法律业务操作指引(2015修订)》第十条亦分别对技术信息和经营信息做了列举式说明。技术信息主要包括:技术设计、程序、质量控制、应用试验、工艺流程、设计图纸(含草图)、工业配方、制作工艺、制作方法、试验方式和试验记录等。经营信息主要包括:管理方案、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、投融资计划、标书、标底等方面的信息。

最高人民法院于2020年9月出台的《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第一条明确规定:与技术有关的结构、原料、组分、配方、材料、样品、样式、植物新品种繁殖材料、工艺、方法或其步骤、算法、数据、计算机程序及其有关文档等信息,人民法院可以认定构成反不正当竞争法第九条第四款所称的技术信息。与经营活动有关的创意、管理、销售、财务、计划、样本、招投标材料、客户信息、数据等信息,人民法院可以认定构成反不正当竞争法第九条第四款所称的经营信息。前款所称的客户信息,包括客户的名称、地址、联系方式以及交易习惯、意向、内容等信息。中国知识产权研究会于2023年2月发布的《商业秘密鉴定规范》对技术信息及经营信息也做出了相同的定义规范。

国家市场监督管理总局于2020年9月发布的《商业秘密保护规定(征求意见稿)》第五条也有关于商业秘密范围的具体规定。该条文明确指出,本规定所称技术信息是指利用科学技术知识、信息和经验获得的技术方案,包括但不限于设计、程序、公式、产品配方、制作工艺、制作方法、研发记录、实验数据、技术诀窍、技术图纸、编程规范、计算机软件源代码和有关文档等信息。本规定所称经营信息是指与权利人经营活动有关的各类信息,包括但不限于管理诀窍、客户名单、员工信息、货源情报、产销策略、财务数据、库存数据、战略规划、采购价格、利润模式、招投标中的标底及标书内容等信息。

综上所述,无论是现行有效的法律法规还是草案意见稿、行业规范,对商业秘密客体范围的规定都是从经营信息和技术信息两方面分类展开,我们试图将其归纳如下:

 

3.5.3.1.1.1.  经营信息

1)经营管理计划和策略:包括企业的管理方案、管理诀窍、经营创意、市场定位及目标、利润模式、产销策略、投融资决策、人力资源管理模式及方案、战略规划等。这些信息往往关系到企业经营管理的模式和发展方向,在市场竞争中起到战略导向作用,对企业的商业模式和成功与否具有重要影响。

2)销售数据和财务信息:包括库存数据、货源情报、采购价格、销售渠道、销售额、财务报表及其他财务数据等。这些信息体现了企业的真实运营状况,有助于投资者了解企业的市场份额、财务状况、盈利能力,对商业价值判断产生重要影响。

3)经营项目信息:包括招投标中的标底及标书内容、设计方案等。这些信息涉及企业的生产能力和成本控制,对于提高企业效率和竞争力至关重要。

4)客户信息:最常见的是包含客户名称、联系方式、需求类型及交易习惯、价格承受能力等深度信息的客户名单,该信息对于企业的市场拓展、外部合作及发展等具有关键影响。

 

3.5.3.1.1.2.  技术信息

1)与技术有关的结构、原料、组分、配方、材料、样品、样式、植物新品种繁殖材料等,这些信息贯穿企业产品研发、制作及推广的全流程,是企业技术能力及商业价值的直接体现。

2)与技术有关的工艺、方法或其步骤,这些信息虽然没有直接以具体创新产品的形式出现,但这些创新或改进的工艺、方法或其步骤对企业的市场竞争力具有重要影响。

3)与技术有关的算法、数据、计算机程序及其有关文档等信息,这些信息在计算机相关行业最为常见,通常作为企业重点保护的内容,代表企业的核心竞争力,对投资者的商业判断和投资决策具有重要影响。

 

3.5.3.1.2.  是否存在有效载体

商业秘密本质上是一种信息,需要通过某种形式或载体予以表达或呈现,从而获得其权利外观,便于权利人使用。商业秘密的载体与密点既具有紧密联系,又不尽相同,密点是权利客体,载体则是权利外观,密点是权利人获得法律保护的具体内容,而载体只是存储、传输、利用密点的介质。实践中,商业秘密载体通常有两种形式,一种为纸质载体,如文件、档案等;另一种则为电子数据载体,如电子设备、移动硬盘、优盘、云盘等。

 

3.5.3.1.2.1.  有效载体的客观形式

1)纸质文件和档案:通常以文字、图形、符号等形式展现,在企业内部的电子或纸质文件中予以存档。

2)电子设备:如手机、电脑、U盘及移动硬盘等。

3)电子邮件和电子通讯:包括发送给内部员工或外部合作伙伴的电子邮件、即时消息、电子公告等。

4)云存储:如企业常用的各类电子数据库及系统、管理软件、在线协作工作等。

 

3.5.3.1.2.2.  有效载体的实质要件

商业秘密的载体是否有效是认定权利人是否采取了保密措施的重要考查因素,载体的有效性与商业秘密三性中的保密性密切相关。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释(2020修正)》第十一条规定,人民法院应当根据所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度、他人通过正当方式获得的难易程度等因素,认定权利人是否采取了保密措施。虽然该司法解释现已失效,但该条文明确了保密信息载体与保密措施的认定息息相关,对二者之间的内在关联进行了释明最高院于2020年6月发布的《关于审理侵犯商业秘密纠纷民事案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》第六条亦有类似表述

由此可见,商业秘密所采用的载体形式也是保密措施的一部分或者一个要素。若一项商业秘密的载体极易为他人获得或使用,也意味着采取的保密措施形同虚设如果载体无法起到保密效果,则该载体的保密措施就不具备有效性,故判断载体是否具有有效性的关键要结合其使用目的。

 

3.5.3.1.3.  权利归属

商业秘密的归属即商业秘密所有权,目标企业是否是商业秘密的合法权利人是商业秘密尽调首先需要确定的问题。商业秘密权利人是指是指依法对商业秘密享有所有权或者使用权的公民、法人或者其他组织。其中,所有人是指对商业秘密具有占有、使用、收益、处分全部权能的人。

 

3.5.3.1.3.1.  法定的权利归属条件是否满足

我国目前没有对商业秘密进行专门的立法规范,有关商业秘密的规范散见于各法律法规中,实践中商业秘密的归属多以约定为主,对于部分商业秘密存在法律规定。在做商业秘密尽职调查时,要对目标企业的商业秘密归属进行逐一审查,判断目标企业是否是合法权利人,主要依据或参考的法律法规如下:

国家市场监督管理总局于2020年9月发布的《商业秘密保护规定(征求意见稿)》第十条规定,自然人为完成法人或者非法人组织工作任务所研究或开发的商业秘密,归法人或者非法人组织所有,但当事人另有约定的,从其约定。自然人在法人或者非法人组织工作任务以外所研究或开发的商业秘密,归该自然人所有。但其商业秘密系利用法人或者非法人组织的物质技术条件或经验的,法人或者非法人组织有权在支付合理报酬后,于其业务范围内使用该商业秘密。受委托所研究或开发的商业秘密,该商业秘密的归属由委托人和受托人通过合同约定。未约定或者约定不明的,该商业秘密属于受托人。但委托人有权在其业务范围内使用该商业秘密。两人以上合作共同研究或开发的商业秘密的归属,当事人有约定的,从其约定;无约定的,由合作者共同享有。商业秘密为合作者共有时,对商业秘密的使用或处分,如无约定,应征得全体共有人同意,各共有人无正当理由,不得拒绝同意。

虽然该规范尚未正式通过,仅能作为商业秘密归属认定的参考,但结合我国现行《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规以及行业规范的规定,可以归纳出,无论是经营信息类的商业秘密还是技术信息类的商业秘密,其归属通常要结合职务成果、委托成果、合作成果进行判断,注意企业与员工个人、委托人与受托人、合作主体互相之间的权利制约。在对商业秘密尤其是职务技术成果进行审查时,应当结合相关法律法规,对其权能限制条件进行审查,调查该技术成果的完成人是否放弃同等条件优先受让的权利、是否有其他主体享有该成果的部分权能等。具体可以参考的法律规范如下:

1)《中华人民共和国民法典》第八百四十七条规定,职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者非法人组织的,法人或者非法人组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。法人或者非法人组织订立技术合同转让职务技术成果时,职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。《中华人民共和国民法典》第八百四十八条规定,非职务技术成果的使用权、转让权属于完成技术成果的个人,完成技术成果的个人可以就该项非职务技术成果订立技术合同。

2)《中华人民共和国科学技术进步法》第二十条规定,利用财政性资金设立的科学技术基金项目或者科学技术计划项目所形成的发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权和植物新品种权,除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的外,授权项目承担者依法取得。

3)《中华人民共和国促进科技成果转化法(2015修正)》第十九条规定,国家设立的研究开发机构、高等院校所取得的职务科技成果,完成人和参加人在不变更职务科技成果权属的前提下,可以根据与本单位的协议进行该项科技成果的转化,并享有协议规定的权益。该单位对上述科技成果转化活动应当予以支持。

科技成果完成人或者课题负责人,不得阻碍职务科技成果的转化,不得将职务科技成果及其技术资料和数据占为己有,侵犯单位的合法权益。

4)《中华人民共和国著作权法(2020修正)》第十八条规定,自然人为完成法人或者非法人组织工作任务所创作的作品是职务作品,除本条第二款的规定以外,著作权由作者享有,但法人或者非法人组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。

5)国务院于2001年出台的《集成电路布图设计保护条例》第九条规定,布图设计专有权属于布图设计创作者,本条例另有规定的除外。

由法人或者其他组织主持,依据法人或者其他组织的意志而创作,并由法人或者其他组织承担责任的布图设计,该法人或者其他组织是创作者。

由自然人创作的布图设计,该自然人是创作者。

6)国务院出台的《计算机软件保护条例(2013修订)》第十三条规定,自然人在法人或者其他组织中任职期间所开发的软件有下列情形之一的,该软件著作权由该法人或者其他组织享有,该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励:

(一)针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件;

(二)开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果;

(三)主要使用了法人或者其他组织的资金、专用设备、未公开的专门信息等物质技术条件所开发并由法人或者其他组织承担责任的软件。

7)国务院出台的《中华人民共和国植物新品种保护条例(2014修订)》第七条规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务育种,植物新品种的申请权属于该单位;非职务育种,植物新品种的申请权属于完成育种的个人。申请被批准后,品种权属于申请人。

委托育种或者合作育种,品种权的归属由当事人在合同中约定;没有合同约定的,品种权属于受委托完成或者共同完成育种的单位或者个人。

8)《中华全国律师协会律师办理商业秘密法律业务操作指引(2015修订)》第三章对商业秘密的权利归属也做出了详细的规范,该指引第五十三条指出,职务成果是指员工执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的商业秘密。职务成果的转让权、使用权属于单位。非职务成果是指员工在本职工作外,利用自己的专业知识和物质条件完成的商业秘密,与职务无关,其权利人是员工个人。非职务成果的转让权、使用权属于完成人。与此同时,该规定第五十条至六十条对技术秘密和经营秘密的权利归属认定分别做出详细的指引,对商业秘密尽职调查者来说,也是重要的参考规范。

 

3.5.3.1.3.2.  关于权利归属的约定

除前文所述法律规范对商业秘密权属的限制以外,真实自愿基础上签订的各类协议也是认定商业秘密权属的重要依据。实践中,企业一般都会通过合同、协议等形式约定商业秘密的归属,这就要求在做商业秘密尽职调查时,必须审查含有商业秘密条款或内容的所有协议,了解企业与员工、合作伙伴或供应商之间的权利归属约定,评估这些约定的合法性和有效性。

企业商业秘密条款通常见于下列合同中:劳动合同、雇佣或用工协议、委托开发合同、委托设计合同、合作开发合同、合作设计合同、保密协议等。商业秘密尽职调查的重点应当在于理清目标企业所提供的点范围是否有合同约定、该合同是否有效、是否存在权利共有状态、是否存在权利限制等

 

3.5.3.1.4.  存续期限及灭失可能性

商业秘密尽职调查需要关注并评估商业秘密的存续期限和灭失可能性,即商业秘密的保密期限和有效期限。

 

3.5.3.1.4.1.  商业秘密存续期限

我国基本法律并未明确规定商业秘密的保密期限。一般而言,只要某项商业秘密信息未被公开,仍属于法律意义上的商业秘密,则知悉该商业秘密的单位和个人就应当继续履行保密义务,直到该项商业秘密公开为止。但实践中,商业秘密是否能够长期存续往往受到约定期限、保密措施、科技发展等诸多方面因素的限制,确定商业秘密的存续期限需要通过调查具体商业秘密的特性和行业标准,从约定的保密期限、商业价值的持续性以及技术发展对商业秘密的影响等方面进行综合评估。

 

3.5.3.1.4.2.  专利申请计划审查

商业秘密与专利的显著区别就在于秘密性和保密性,若一项商业秘密被授予专利,则意味着进入公知领域,丧失了其秘密性。因此,商业秘密尽职调查时,要对目标企业拟申请专利的计划进行审查,包括审查目标企业是否计划将某些商业秘密作为专利申请提交给相关机构、计划的可行性、申请程序的要求和秘密泄露风险。对投资主体而言,这是其进行商业判断的重要参考因素。

 

3.5.3.1.4.3.  主动披露计划审查

实践中,部分企业基于发展需要或者技术更新等原因,往往需要向合作伙伴共享技术或参与行业标准的制定,在此过程中不可避免地存在主动披露商业秘密的情况。因此,商业秘密尽职调查时需要对目标企业的主动披露计划进行审查,包括项目合作、公开宣讲、参与行业技术研讨或论坛等等,评估这些计划的风险和收益,判断商业秘密披露的程度以及未披露的密点范围。

 

3.5.3.2.  调查方法

商业秘密与商标权、专利权、著作权同属知识产权范畴,但其与其他类型的知识产权在权属状态、权利内容、保护方式等方面存在明显差异。商业秘密的内容可能涉及到企业发展的方方面面,企业通常从其产生、保管及使用等方面对其采取多种保护措施。对商业秘密的尽职调查,首先需要尽可能地审查目标企业的所有密点信息,但鉴于商业秘密的非公开性,商业秘密的尽职调查方法也具有其特殊性和侧重点,应从商业秘密的客体内容及涉密人员等多方面进行针对性调查,才有可能对目标企业的商业秘密进行全面审查。

商业秘密的内容调查,即调查目标企业商业秘密的具体内容,调查时应尽可能的梳理目标企业可能落入商业秘密范畴的经营信息和技术信息,明确秘密点的范围。

涉密人员的调查,即对商业秘密产生、保管及使用过程中可能接触该信息的人员进行调查,商业秘密的整个过程离不开人员的参与和接触,涉密人员的调查不可或缺。

 

3.5.3.2.1.  文件调查

文件调查是商业秘密调查中最基础的方式,调查者可以向目标企业出具可能涉密的文件清单,要求其按照清单提供或补充。审查内容应包括企业内部和外部的文件和记录,包括签署的各类合同、协议、会议记录及会议资料、采购计划、设计方案、财务信息、投融资文件、招投标文件等包含经营信息及技术信息的报告、文件档案。

 

3.5.3.2.2.  人员调查

与相关人员进行访谈是商业秘密调查的常用方式。鉴于商业秘密的保密性,对于大多数企业而言,关键性经营信息及技术信息往往仅由少数人掌握,因此,调查者需要通过访谈,获取商业秘密的具体内容、保护措施以及权利归属等关键信息。

3.5.3.2.2.1.   相关负责人访谈

企业最核心的商业秘密必然是由企业创始人或负责人、管理人员掌握,且该类人员对企业的整体情况最为了解在进行人员调查时,首先访谈目标企业的负责人是最直接、有效的方式。通过负责人访谈,可以大致了解目标企业商业秘密的种类、范围、价值、所采取的保密措施、密级以及公开计划等,从而有利于在整体上对目标企业的商业秘密脉络进行概括梳理,便于进一步与技术人员及经营类人员开展访谈。

 

3.5.3.2.2.2.   技术类人员访谈

企业的研发、技术人员是最容易接触、了解该企业技术秘密信息的主体通过向不同的技术人员访谈,可以帮助调查者更快速、准确地判断目标企业所持有的商业秘密内容,评估其所持有的商业秘密密级、商业价值及泄密风险。如企业进行某项商业技术的开发,一般会由研发部门不同团队或个人分工合作,并签署保密协议并实行保密措施,通过对各部分技术人员的访谈,可以了解到该技术各个部分之间的相互关系,有利于相互补充,更全面更详实的了解商业秘密的有效内容,同时也对相关技术人员分别掌握技术的情况及其关联性全面梳理了解。

 

3.5.3.2.2.3.   经营类人员访谈

经营类商业秘密信息在实践中往往比技术信息更难以调查和保护鉴于经营信息比技术信息更加宽泛和零散,要调查此类信息,需要对目标企业更多的业务人员进行访谈。在访谈对象上,除了对在职人员进行调查,同时也要注意对离退休人员所掌握或持有的经营信息进行排查。另外,一般企业对经营信息的保密意识也更加薄弱,所以在访谈过程中,除了调查经营信息的内容以外,同时还更加要考察相关经营信息所采取的保密方式如果发现某项经营信息已明显被大多数员工所知悉,且并未采取有效保密措施,则该项经营信息可能就无法再作为目标企业的商业秘密。

 

3.5.3.2.3.  实地考察

实地考察即亲自前往企业现场观察和调查实践中,仅通过文件调查、人员访谈可能无法全面了解到目标企业商业秘密的详实信息,这就需要通过实地考察的方式进行补充调查。实地考察有助于调查者直观地了解目标企业的经营情况、技术情况,通过观察目标企业可能涉及商业秘密的设施、流程和保护措施,发现和识别其商业秘密的内容及范围,同时还能了解到其存在的法律风险。

 

3.5.3.2.4.  寄送询证函

寄送询证函一般是指向相关的第三方机构(如合作伙伴、供应商)发送询证函,了解他们对目标企业商业秘密保护的意见和实施情况,了解商业秘密在外部环境中的风险和保护措施。通常情况下,对于企业财务信息、会计信息、专业技术信息等,向第三方机构发函询证,能够得到更真实客观的反馈,同时专业报告及意见也能够对商业秘密尽职调查的内容进行有效补充,有助于调查者更加全面地了解目标企业的商业秘密及风险状况,从而给到委托人更为客观、专业的意见。

 

3.5.3.2.5.  其他方法

商业秘密的密点范围和载体均具有多样性,除上述调查方法外,根据需要,调查者也可以采用其他调查方法,如信息技术审计、定向研究,特定情况下也可以通过相关行政机关调取资料等方式,以获取更全面和准确的调查结果。

 

3.5.4.  商业秘密不为公众知悉调查 

3.5.4.1.  经营信息及技术信息是否不为公众知悉的调查内容

“不为公众所知悉”,即秘密性,是相关信息作为商业秘密得以受保护的首要条件。司法实务中,其判别内容主要包括不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得两个方面。

在具体判断某一信息是否为公众所知悉时,通常考虑以下因素:

1)是否在国内外公开出版物中有明确记载。如果该信息作为一个整体或者其各部分的具体排列组合已经记载于有关的公开出版物上,则该信息即为公众所知悉。

2)是否因申请专利而公开。如果一项技术方案已经由于在国内或国外申请专利而公开,则该信息不再属于商业秘密。

3)是否通过在国内使用而公开。如果某信息仅表现为一种产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等,所涉信息范围的人通过观察产品本身就可以直观地获得该信息,产品进入市场后,该项信息即可以认为通过使用而公开。

4)是否通过公开的报告会、展览等方式公开。

5)是否为相关技术领域人员的一般常识或者行业惯例。

6)获得该信息的难易程度,包括信息持有人获得或者产生该信息所付出的努力和代价,以及他人获悉该信息所付出的努力和代价。

 

3.5.4.2.  委托调查的调查方法

对商业秘密非公知性的调查,如尽调律师自行操作困难的,可委托第三方进行调查,如委托有资质的查新机构进行科技查新,委托鉴定机构进行非公知性鉴定,委托专利代理机构检索某项技术是否曾申请过专利等。

 

3.5.5.  商业秘密价值性调查

3.5.5.1.  现实及潜在商业价值及阶段性成果商业价值的调查内容

商业秘密价值性,即该信息具有商业价值,是指该信息可以为商业秘密权利人带来经济利益或者市场竞争优势。司法实践中,相对于秘密性和保密性要件,价值性是最容易认定的要件,也没有时间或数量等具体要求。

在商业秘密价值性判断时需要注意以下方面:

1、可能是现实的,也可能是潜在的,比如客户名单。

2、可能是最终的技术成果,也可能是阶段性成果,甚至可能是消极的成果,如失败的研发记录。

对于商业秘密价值性,应从客观上加以认定。商业价值的认定还应注意,该等信息仅须有价值即可,而不论价值的高低,价值低或者尚未实现经济利益但具备潜在商业竞争优势的,依然能够认定为具有商业价值

 

3.5.5.2.  委托调查的调查方法

对价值性进行尽调时,如果尽调律师仅凭自身知识难以对一项可能的商业秘密是否具备商业价值作出判断的,可委托第三方对其调查,如委托鉴定机构或评估机构,对其价值性进行鉴定/评估。

 

3.5.6.  商业秘密保密措施调查

3.5.6.1.  保密制度

随着科技的飞速发展,越来越多的企业已经逐渐意识到商业秘密的重要性了。然而,“无密可保”、“有密难保”等问题仍然困扰着不少企业。让企业的商业秘密得到有效的保护,首先自然是建立一套行之有效的企业保密制度。企业保密制度的建立,一方面可以提高员工的保密意识,有效防止企业的商业秘密遭到泄露;另一方面当企业的商业秘密遭到泄露以后,可以通过法律途径来进行有效的维权,从而将企业的损失降到最低。

创业投资企业在对企业的商业秘密进行尽职调查时,可以从以下几个方面来调查企业是否建立了完善的保密制度:(1)是否制定了相应的保密制度文件;(2)是否制定了相应的保密流程;(3)是否设置或者配备了相应的保密部门或者保密专员;(4)是否落实了相应的保密培训;(5)是否建立了相应的举报与惩处机制。

 

3.5.6.1.1.  保密制度文件

保密制度文件,是指企业在生产经营过程中,为了更好地保护企业自身的商业秘密,所制定的一系列适用于所有员工、客户以及其他第三方的保密规则或者行为规范。

创业投资企业在对企业的商业秘密进行尽职调查时,应当审查企业是否制定了相应的保密制度文件,例如:保密制度、保密协议、保密承诺书、保密流程图等。

 

3.5.6.1.2.  保密流程

保密流程主要包括:保密文件/场所的确定、分级流程,保密文件/场所的管理流程,保密文件的查阅、复制流程,保密场所的参访流程。

 

3.5.6.1.3.  保密部门/保密专员

企业可以根据自身规模的大小、保密内容的多少等因素,自行选择设置保密部门或者保密专员,并由保密部门或者保密专员具体负责开展以下工作:(1)负责保密制度文件、保密流程的制定、修改和完善;(2)负责保密制度的具体落实和实施;(3)保密制度以及相关法律法规和案例的培训;(4)接受对违反保密制度行为的投诉与举报并进行相应的惩处。

创业投资企业在对企业的商业秘密进行尽职调查时,应当审查企业是否设置了保密部门或者保密专员、保密部门或者保密专员的工作职责以及保密部门或者保密专员的工作开展情况。

 

3.5.6.1.4.  保密培训

企业应当定期或者不定期的对员工进行保密培训,培训的内容不仅仅包括保密制度文件、保密流程等企业内部的保密制度,还应当包括相关的法律法规和案例。

 

3.5.6.2.  保密措施

在侵犯商业秘密类的案件中,不少案件就是因为当事人无法举证证明自己对技术信息、经营信息等商业信息采取了相应的保密措施,以至于自己的技术信息、经营信息等商业信息无法被认定为商业秘密,从而导致案件的最终败诉。

那么,对商业秘密采取什么样的保密措施能够得到司法机关的认定呢,或者说创业投资企业在对商业秘密所采取的保密措施进行尽职调查的时候应当注意些什么呢?结合目前的司法实践和《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》的相关规定,对于商业秘密所采取的保密措施,不仅主观上应当具有将技术信息、经营信息等商业信息作为商业秘密进行保护的意识,而且客观上还应当采取了体现主观意识的保密措施,即主观意识和客观措施的相互结合。

创业投资企业在对商业秘密所采取的保密措施进行尽职调查的时候,可以着重调查被尽调企业是否采取了以下保密措施:

 

3.5.6.2.1.  制度性措施

制度性措施,主要是指通过一系列具有约束力的行为规范等制度性文件对商业秘密进行管理和保护的措施,主要包括:(1)是否制定了相应的保密制度、保密流程;(2)是否落实了相应的保密制度、保密流程;(3)是否与员工、客户以及其他第三方签订过保密协议;(4)是否让参访人员签署过保密承诺书;(5)是否对员工进行过保密培训,等等。

 

3.5.6.2.2.  技术性和物理措施

技术性和物理措施,主要是指通过某种技术或者空间上的隔离对商业秘密进行管理和保护的措施,主要包括:(1)是否加强了门卫、前台对参访人员的管理措施;(2)是否对重点厂区、办公区域采取了分隔措施;(3)是否对重点厂区、办公区域采取了门禁、监控措施;(4)是否对网络、电脑采取了加密、访问权限等技术措施;(5)是否对文件、资料等采取了分级管理措施;(6)是否设置了保密部门或者配备了保密专员,等等。

 

3.5.6.3.  保密协议

保密协议作为一种最为常见的保密措施,被企业所广泛运用。然而,很多企业的保密协议由于过于简单、过于笼统,从而使得保密协议仅仅只是流于一种形式,无法真正作为一种有效的保密措施对企业的商业秘密起到保护作用。这也是创业投资企业在对商业秘密进行尽职调查的时候应当予以重视的,即不光要看企业是否与员工、客户以及其他第三方签订过保密协议,而且还要看所保密协议的内容是否符合保密措施的要求。

一般来说,保密协议至少应当包括以下几个方面的内容:保密主体、保密内容、保密义务、保密期限以及违约责任等条款。在此,需要特别强调的是保密协议中的保密内容,保密内容切记不可泛泛而谈,也不能采取拿来主义,而应当结合企业自身的实际情况进行相应的约定。

司法实践中,基于保密主体的不同,保密协议可以大致分为:员工保密协议、客户保密协议以及其他第三方保密协议。

 

3.5.6.3.1.  员工保密协议

毫无疑问,员工保密协议的签订主体是在用人单位和员工之间。实务中,往往容易陷入的一个误区就是,保密协议是不是只能和用人单位的高级管理人员、高级技术人员以及其他负有保密义务的员工签订呢?很显然,这种理解和做法是不对的,保密协议可以和用人单位的全体员工签订,而且是应当和全体员工签订。这样才能提高全体员工的保密意识,最大限度地避免用人单位的商业秘密遭到泄露。

 

3.5.6.3.2.  客户保密协议

客户保密协议的签订主体则是在企业和客户之间。那么,企业是不是应当和所有的客户都签订保密协议呢?事实上,要想与所有的客户都签订保密协议,不客观也不现实。实务中,需要签订保密协议的客户,一般都是企业的上下游客户(消费者除外)以及同业竞争者,例如:供应商、代理商、同行等。

 

3.5.6.3.3.  其他第三方保密协议

其他第三方保密协议的签订主体自然是在企业和员工、客户以外的其他第三方单位或者个人,例如:参访人员、实习人员等。当然,对于其他第三方也可以采取签订单方的保密承诺书的形式。

 

3.5.7.  商业秘密对外运营情况的调查

商业秘密作为一项无形资产,是企业资产管理的重要组成部分,对企业的经营发展具有重要作用。商业秘密的对外运营是商业秘密流通、利用、变现的重要手段,权利人可以通过将其作价入股进行股权投资,也可以通过对外许可授权他人实施获取许可收益,同时在企业研发、制造、销售等各环节的对外合作中也涉及到商业秘密的产生、流转及交易。据此,针对商业秘密对外运营板块的尽职调查,建议受托方从以商业秘密对外出资,授权他人使用商业秘密,以及以商业秘密与他人合作三方面来进行详细调研

关于对外运营的商业秘密,仍需要对商业秘密基本情况及商业秘密的秘密性、价值性、保密性进行认定,先前章节已作详细说明,下文不再赘述,详见章节“3.5.3 商业秘密秘点范围和有效载体调查”、“3.5.4. 商业秘密不为公众知悉调查”、“3.5.5. 商业秘密价值性调查”、“3.5.6. 商业秘密保密措施调查”的对应内容。本章节将针对商业秘密对外运营这一环节,说明在不同合作模式下的调查要点。

 

3.5.7.1.  以商业秘密对外出资

《公司法》第二十七条规定股东可以用知识产权出资,《民法典》第一百二十三条中明确知识产权包括商业秘密,这奠定了商业秘密作价入股的法律基础。企业将商业秘密对外出资入股有三大核心环节:第一步,应先确认用以出资的商业秘密可作为资产对外出资。该部分包括审查确定用以出资的商业秘密的范围、其本身的权属是否存在瑕疵、其是否符合商业秘密的本质属性(即商业秘密的“三性”:秘密性、价值性、保密性);第二步,应确定商业秘密的价值。委托专业评估机构对商业秘密进行价值评估是商业秘密作为资产流通变现的重要环节,价值的公允得当直接影响商业秘密对外出资产生的收益,同时价值的虚高或者贬值也可能引发出资不实的法律风险。第三步,是确保商业秘密合法有效得当的交付,即须完成商业秘密所有权或者使用权由出资方转移至被出资方,这是创投企业完成作价入股的出资义务基本要求。这里就必须在交易过程中把控商业秘密的流转、交付风险,包括交易双方主体的商业秘密管理能力、商业秘密转移交付形式等情况的重点审查。基于商业秘密上述三大核心环节,并结合便于尽职调查的开展的逻辑顺序,建议受托者从商业秘密基本情况调查、商业秘密三性考察、商业秘密对外出资过程中的风险三大审查要点就商业秘密对外出资风险点进行详细调查。

调查要点:

1、调查出资的商业秘密的基本情况。对外投资的前提要求目标企业对出资的商业秘密拥有完整清晰的权利,如果商业秘密本身权利归属不清晰,权利负担不明确,出资本身则具有瑕疵,未来很可能导致出资不实等风险。因此,受托方应重视对目标企业用以出资的商业秘密本身进行详细的调查。具体可根据实际情况参照适用“3.5.3 商业秘密秘点范围和有效载体调查”中的审查内容。

2、调查商业秘密的价值性、保密性以及秘密性。商业秘密的“三性”是认定技术信息或经营信息是否构成商业秘密缺一不可的关键要素。在以商业秘密对外出资中,用以出资的技术信息或经营信息构成商业秘密是出资最基础的要件,其中商业秘密的价值性更是商业秘密被作为资产对外出资的核心因素,因此受托方有必要对商业秘密的“三性”尤其是价值性进行详细的审查具体可根据实际情况参照适用“3.5.4. 商业秘密不为公众知悉调查”、“3.5.5. 商业秘密价值性调查”、“3.5.6. 商业秘密保密措施调查”等章节对应内容。

3、调查出资交易过程中的风险。商业秘密对外出资整个交易过程涉及交易相对方与评估机构在内的多个主体不可避免地会在不同程度上进行商业秘密的披露、交付,引发相应的泄密风险或者导致出资瑕疵,因此受托方有必要对目标企业商业秘密出资的交易过程进行详细的调查,着重包括对交易主体、投资协议以及评估报告等进行调查:

1)调查交易主体的情况,包括调查交易主体是否受保密义务约束,保密义务执行的情况以及交易主体本身的商业秘密管理能力及资信。

①调查交易相对方是否有完备的保密义务约束,在主协议中约定或者签订专门的保密协议,具体审查要点包括:保密信息的内容是否明确清晰,是否附有保密清单;保密责任和义务是否恰当可靠,是否明确了与保密信息密级相适应的保密措施以及违约责任;保密期限是否合理,是否包含协议期内及期满后保密义务;

②调查在项目执行中,是否仅以项目必要性为原则最小限度披露商业秘密,是否依据约定保密义务采取相应保密措施,是否安排专人对商业秘密以及其涉密专区、涉密设备以及涉密载体进行管理,是否与全部涉密人员签订不劣于约定保密义务的保密协议,是否定期检查监督商业秘密的使用情况;

③调查交易相对方内部是否有可靠的商业秘密管理制度,是否有完整商业秘密管理流程,是否对上述制度、流程等进行有效的执行;

④通过裁判文书网等官方网站调查目标企业与其交易相对方是否存在违反保密协议、商业秘密侵权或者权属纠纷的诉讼情况,必要时,可调查目标企业与其交易相对方是否出具承诺函,承诺不存在前述纠纷,亦从未被他人以口头或者书面形式提出指控(如律师函、公函、投诉等),如有必要可参照“3.5.8.3.2.上下游企业的背景和历史信誉调查”部分进行详细调查。

2)调查投资协议的情况,尤其是对出资范围、出资方式以及商业秘密的转移交付及相关违约责任和风险的调查。

①调查投资协议及相关配套交易文本(如商业秘密转让协议、商业秘密授权许可协议等)中是否对商业秘密的出资范围进行了明确的约定,实际交付的商业秘密范围是否与协议约定的出资范围相一致,是否流程完备且留有凭证;

②调查投资协议及相关配套交易文本中是否明确约定了出资方式,是所有权出资还是使用权出资,是否对商业秘密交付方式有明确且具体的规定,实际执行中是否按照约定根据商业秘密出资范围办理了相应转移、转让、交付等出资手续,并留有相应凭证。若以使用权出资,还应视情况结合本节规定与“3.5.7.2授权他人使用商业秘密”对交易文本中商业秘密的授权许可条款进行调查;

③审查投资协议及相关配套交易文本中目标企业是否具有与商业秘密出资相关的超过法定必要限度的违约责任,以及是否曾经、现在或者将来存在触犯该等违约条款的事项;

④审查投资协议及相关配套交易文本中是否约定交易相对方与出资的商业秘密相适应的保密责任、保密义务。

3)调查商业秘密评估报告的情况,核心是确保评估报告的合法性,具体包括对评估机构、评估人员、评估流程等进行详细的调查。

①调查评估机构的资质、评估程序等相关资料(含目标企业历史核查情况)等,确认评估机构资质的真实性与评估的合法性;

②通过裁判文书网站或其他官方机构网站核查评估机构是否存在侵犯他人商业秘密的诉讼情况或者官方通报等;

③调查目标企业是否对评估机构此前合作过的企业情况进行全面调查,是否确认评估机构不存在与竞争企业有业务往来的情况;

④调查评估报告中是否有专业人员签字,是否有评估机构盖章,调查评估报告出具的程序是否符合相关行业规范或法律规定;

⑤调查目标企业是否与评估机构、专业人员签署保密协议,重点核查保密协议中是否明确约定保密内容、保密期限、保密责任、违约责任等条款。

 

3.5.7.2.  授权他人使用商业秘密

授权他人使用商业秘密是权利人对无形资产实现利益转化的一种重要方式,也是最为广泛的一种资产运营方式,权利人可依据实际需要以独占、排他、普通许可的方式对外授权许可他人使用其商业秘密从而获得相应许可使用费等。这种运营方式,同以商业秘密出资一样,首先也需要关注用以授权他人实施的商业秘密本身,即其权属清晰、权利稳定、不存在权利限制或者实施风险,这是权利人有权对外进行授权的前提和基础。其次,因为该等模式主体之间主要受协议约束,授权许可协议及其具体的执行情况也是重点审查内容。

调查要点:

1、调查商业秘密的基本情况。目标企业授权他人使用商业秘密应重点关注审查商业秘密权属是否清晰、是否不存在任何权利限制以及实施商业秘密是否不存在侵权风险等情况。具体调查要点可结合授权使用中的实际情况参照适用“3.5.3 商业秘密秘点范围和有效载体调查”不乏。

2、调查商业秘密的价值性、保密性以及秘密性。商业秘密的“三性”是商业秘密根本属性,也是评估商业秘密权利稳定性核心标准商业秘密三性的具体调查要点可结合目标企业的授权使用情况参照“3.5.4. 商业秘密不为公众知悉调查”、“3.5.5. 商业秘密价值性调查”、“3.5.6. 商业秘密保密措施调查”等章节对应内容进行调查。

3、调查授权许可交易过程中的风险。授权许可中很可能出现授权许可方式、范围、期限约定不明、授权价格不公允、违约责任约定不清楚等法律风险。如商业秘密与专利同时打包授权的情况(这种情况非常常见),还应注意两者之间的转化及平衡,即商业秘密实施过程中可能产生新的专利或者有必要布局申请新的专利,以及专利实施过程中可能产生新的技术诀窍(know-how)等商业秘密,应注意更新项目商业秘密清单以及对应的保密管理。

1)调查授权使用方的情况。

①调查被许可方是否真实存在,是否属于空壳公司或虚假主体,是否具有良好的资信记录,不存在不良诚信记录,并未被列为失信人名单或者被限制高消费;

②调查商业秘密的使用方是否包含被授权主体的关联企业,是否存在关联交易,如果包含关联企业,是否明确关联企业的范围,是否可以通过与被授权主体的授权协议约束关联企业对商业秘密的使用及保密,如果无法约束,是否通过补充签订协议进行约束。

其他具体调查要点可参照3.5.7.1以商业秘密对外出资中3、调查出资交易过程中的风险”进行调查。

调查授权协议的情况。对目标企业与交易相对方签订的授权协议进行调查,尤其是协议中约定的授权方式,以及是否存在分许可、违约责任等条款进行重点调查。

①调查协议中是否明确了许可使用的商业秘密权利范围,是否附相应商业秘密清单,条款中商业秘密的定义是否清晰、准确符合实际情况,如存在专利与商业秘密同时授权的情况,其包含指代的范围是否明确,实际交付的商业秘密是否与协议约定范围相一致,是否流程完备且留有凭证;

②调查协议中是否明确许可使用方式、地域范围、使用的期限、权利限制等,以及被许可方是否按照协议约定的范围和许可方式使用商业秘密,是否存在违约情形。针对授权许可的方式,是独占许可、排他许可还是普通许可。对独占许可,应注意目标企业自身不能再继续实施授权的商业秘密,也不能授权第三方实施。对排他许可,应注意目标企业自己可以继续实施授权的商业秘密,但不能再授权第三方实施。调查协议中是否约定允许商业秘密分许可,同意分许可的,应注意对分许可的限制以免影响目标企业对权利行使以及产生额外的泄密风险;

③调查许可价格是否公允,及相关付款方式是否合理。调查授权许可价格是否与商业秘密价值相匹配,对同一商业秘密不同授权主体的价格是否相同,价格范围差值是否在合理范围内;

④调查协议中是否要求目标企业提供技术服务与技术支持,及技术服务和技术支持过程中是否可能产生非授权许可清单内商业秘密或者非书面形式的商业秘密,目标企业是否有采取相应措施更新授权许可商业秘密范围并保障商业秘密交付、流转及留存相关凭证;

⑤调查许可协议中是否对于商业秘密在许可使用中产生的新的商业秘密权属有明确的约定,若同时授权商业秘密与专利的,调查对新产生的专利申请权、专利权是否有明确规定,该等约定是否有利于保障目标企业商业秘密保护及专利布局规划;

⑥调查协议中是否明确约定违约情形和违约责任,调查违约情形与违约责任是否对应,违约责任与义务是否对应,实际执行中是否发生过或者可能发生违约情形,是否能够通过该违约条款有效认定违约行为;

⑦调查协议中是否明确约定了授权使用到期后被许可方返还目标企业商业秘密或销毁商业秘密,避免到期后继续使用,侵犯目标企业商业秘密;

⑧调查商业秘密授权协议是否在相关部门进行备案。

 

3.5.7.3.  以商业秘密与他人合作

企业在研发、生产、销售过程中会涉及与相对方之间基于商业秘密的合作,实践中不同的合作方式会产生不同的法律风险点,本节将依据研发、生产、销售不同阶段分别论述相应审查要点。

其中商业秘密的基本情况和“三性”的调查在各个阶段都是必要和通用的,具体可根据目标企业与相对方合作的方式参照适用章节“3.5.3 商业秘密秘点范围和有效载体调查”、“3.5.4. 商业秘密不为公众知悉调查”、“3.5.5. 商业秘密价值性调查”、“3.5.6. 商业秘密保密措施调查” 中的调查要点,在此不再赘述。

调查要点:

1、就企业研发阶段的商业秘密合作,与他人进行研发必然产生新的研发成果,因此受托方需特别注意研发过程中产生的新的商业秘密、专利技术或其他知识产权的权利归属、利益共享及使用权限等问题,对此进行重点调查。

1)调查协议对于原商业秘密的权利归属是否有明确的约定。

2)调查协议中是否对新产生的技术秘密是否申请专利有明确约定;若约定申请专利的,是否对专利的申请权有明确的约定。

3)调查协议中是否对改进成果(包括技术秘密或其他知识产权)的归属和权益分享有明确的约定。

4)调查协议中是否对合同双方就商业秘密的使用权限有明确的约定。

5)调查研发合作项目是否涉及企业核心技术,该合作模式下企业是否仍然具有相关关键技术或核心竞争力。

6)调查目标企业在研发合作中是否处于平等地位或居于主导地位,调查目标企业的生产经营是否会对合作方产生重大依赖。

7)调查协议中是否明确约定了合同解除或终止后资料(包括技术资料和经营资料)、设备等的归属和处理。

2、就企业生产制造阶段的商业秘密合作,生产制造相关产品作为实现商业秘密经济价值的重要手段之一,这里不仅包括产品整体委托制造,也包括部分产品部件的委托制造或者原材料、部件、配件的供应等,在此过程中也存在遭受反向破解、图纸或资料泄露等法律风险。受托方应当对商业秘密的生产制造过程进行详细的调查。主要包括:

1)调查是否在相关协议中约束对方不得反向破解、不得进行反向工程,是否有对涉及商业秘密的产品适当标注“不得反向破解”“不得进行反向工程”等字样。

2)调查生产合作中交付的物品、图纸、资料中商业秘密的范围是否与生产范围保持一致,是否仅以合作必要性最小限度披露有关商业秘密,是否流程完备且留有凭证。

3)调查目标企业与合作方在合作过程中所采取的保密措施是否有效、合理,是否明确约定了对物品、图纸、资料的涉密人员范围以及借阅、使用、制作副本的程序;是否要求合作方妥善保管涉密载体,商业秘密为方法时,是否特别约定实施方法时的现场维护,避免不相关人员接触,工艺涉及多个步骤时,是否设置不同步骤由不同人员处理,以使操作人员仅知晓自己操作部分而无法知晓商业秘密全貌,减少泄露风险;是否安排专人对涉密项目的半成品、样品进行管理;是否安排专人对涉密项目的不良品进行处理和报废,是否存在随意丢弃的情形;是否有对涉密项目的产品、半成品、原料等标注企业内部可溯源编码、标注保密等统一有效管理。

3、对企业对外销售阶段的商业秘密合作,风险主要体现于产品被投放于市场与合作交接中可能导致的技术秘密泄密,以及合作中的经营秘密泄密。目标企业为了能够打开市场、占据市场地位,往往会选择合适经销商销售产品,在一定程度上也会加大商业秘密泄密的风险,受托方应当对该合作过程中技术秘密和经营秘密的情况进行调查。

1)调查协议中约定的合作模式可能涉及的商业秘密范围,结合销售的产品类型、地域范围和时间范围、双方合作模式以及权利义务,确定合作中可能涉及的商业秘密范围。

2)调查协议中是否明确约定商业秘密的交付方式,并且实际履行中流程完备留有凭证。

3)审查目标企业与合作方是否有对合作中涉及的商业秘密进行与其密级相适应的保密措施,包括是否保密存放或安排专人进行管理;是否有对商业秘密产品适当标注“不得反向破解”“不得进行反向工程”等字样,是否在协议中明确约束对方不得反向破解、不得进行反向工程;是否约定对提供的样品采用黑箱封闭手段,禁止合同相对方非法开启商业秘密产品(黑箱封闭条款即在出租协议中约定禁止使用反向工程,合同相对方非法开启产品将同时构成违约与侵权);是否明确约定禁止合作方泄露在合作中接触到的目标企业的客户名单、供应商清单、报价单等经营秘密,包括具有保密性的与经营活动有关的创意、管理、销售、财务、计划、样本、招投标材料、客户信息、数据等信息;调查目标企业在合作的各个阶段,包括洽谈初期至合作结束后接收到对方企业的保密信息是否进行严格的保密,包括是否有相应的保密规定,是否签署保密协议,是否安排专人对接,是否签署承诺函等。

其他交易过程中风险点调查具体可参照适用3.5.7.1以商业秘密对外出资”和“3.5.7.2授权他人使用商业秘密”两节中“3、调查出资交易过程中的风险”部分的调查要点。

 

3.5.8.  其他考量因素的调查

上述商业秘密尽职调查的考量因素以外,根据委托人的需要,受托方也可以从反向工程调查、商业秘密泄露的响应机制、涉密主体背景及泄密可能性的角度对目标企业的商业秘密进行调查。

 

3.5.8.1.  反向工程调查

根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十四条,反向工程是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。反向工程是依法合理获取商业秘密的常见手段,也是商业秘密诉讼中常见的抗辩方式。

企业要保持竞争力,必须保证技术秘密的合法与安全,谨防核心技术秘密因遭受反向工程而泄露。企业对易被反向工程的产品技术是否采取了防止反向工程的有效措施,体现了企业对技术秘密的管理水平和风险控制能力。由此,受托方需对目标企业的反向工程措施进行调查,并基于这一部分调查的结果综合评估反向工程的可能性和风险。

 

3.5.8.1.1.  防止反向工程措施的调查

技术秘密被反向工程的可能性与技术秘密的复杂性、重要性及采取的技术保护措施相关。因此受托方对防止反向工程措施的调查应围绕技术复杂性、技术重要性与技术保护措施三个层面展开。

 

3.5.8.1.1.1.  技术复杂性

技术越复杂,往往越难被他人通过反向工程破解。如果技术本身具有很强的复杂性,则技术本身就可以形成壁垒,例如技术本身的成分十分复杂,难以通过测定分析得知详细配比,那么这种技术本身就难以被反向工程,也就不需要通过十分复杂的技术保护措施进行保护。如技术本身并不复杂,很容易被简单拆解、测绘或通过分析获取详细成分,则需要慎重考虑是否需要采取及如何采取合适的保护措施。因此调查目标企业的防止反向工程措施,首先可以从调查目标企业技术秘密的技术复杂性入手,受托方可以通过访谈技术人员、委托调查、咨询专家等方式,综合技术的独创性、技术的研发周期与成本、技术设计的复杂性等方面评估目标企业技术秘密的复杂性。

调查要点:

1 调查目标企业在行业内的技术独创性是否较强,技术的成熟度是否较高,是否显著领先与其他目标企业。

2、调查目标企业的技术秘密是否需要较高的知识、技术、专业设备、专业人才储备,是否需要投入较长的研发周期和较高的金钱成本。

3、调查目标企业技术载体产品的结构设计是否较为复杂,是否业内人员无法或者很难拆解、破译、破解或拆解、破译、破解会造成毁坏。

4、调查目标企业实现技术所需的成分种类是否较为复杂,较难通过技术手段测定或者还原制造工艺。

 

3.5.8.1.1.2.  技术重要性

对关乎企业核心竞争力、具有重要商业价值但可能被竞争对手通过反向工程获得的技术秘密,企业尤其应该着重采取合适、有效的保护措施。因此在评估技术保护措施的合理性前,受托方应先调查了解目标企业各个板块技术的重要程度。受托方可以通过访谈技术人员、委托调查、咨询专家等方式评估目标企业技术秘密的重要性,结合技术秘密的商业价值、独特性、研发周期、保密成本、未来价值等考察维度对技术重要性进行调查。

调查重点:

1、调查目标企业的技术秘密是否对企业商业价值有一定影响,包括考察某项技术秘密是否是企业的核心技术,是否直接关系到企业的市场份额和竞争优势。

2、调查目标企业技术秘密是否具有较强的独特性,包括某项技术秘密是否为企业的独特创新,是否实现了所在行业的某些技术突破。

3、调查目标企业技术秘密是否具有较强的专业性和较长的研发周期。例如某项技术秘密是否为企业的专业技术和知识,是否经过长时间的研发和积累。

4、调查目标企业技术秘密的研发是否投入了大量的人力、物力和资金。

5、调查目标企业技术秘密付出的保密成本是否较高,包括技术保护成本、管理保护成本、法律保护成本等。如某项技术秘密的保密成本较高,其重要性也较高。

6、调查目标企业技术秘密是否未来的价值较高和是否可能带来潜在的商业机会,包括技术秘密是否具有较强的应用前景、市场需求等。

 

3.5.8.1.1.3.  技术保护措施

根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第五条第二款规定,人民法院应当根据商业秘密及其载体的性质、商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度、保密措施与商业秘密的对应程度以及权利人的保密意愿等因素,认定权利人是否采取了相应保密措施。因而在对技术复杂性与技术重要性分析的基础上,如有必要通过技术保护措施对技术秘密进行保护,企业应当采取具体的、特定的、与商业秘密载体相对应的保密措施,以防止不特定第三人通过反向工程获取技术秘密。受托方可以针对有必要通过技术保护措施保护的技术秘密,综合保护效果、是否以下几方面调查技术保护措施是否得当。

调查要点:

1、调查目标企业采取商业秘密手段对技术信息进行保护是否有利于实现技术独占、技术成果保密以及进一步研发,是否采取专利方式保护技术秘密是更优选择。

2、调查目标企业是否在生产销售中对技术秘密采取一定的保密措施,包括在采购、销售、委托开发、委托生产等商业活动中是否将技术图纸、配方文档等相关涉密信息予以遮挡,是否采用签订保密协议等方式降低泄密风险,是否在协议履行过程中对涉密信息使用情况、涉密载体流转及泄密情况进行监督管理。

3、调查目标企业是否在对外宣传中采取一定的保密措施,包括在广告宣传或展会活动中是否对避免披露和展示涉及技术秘密的信息或者可能泄露技术秘密的资料、图片以及易于直观目测、分析的设施、设备。

4、调查目标企业是否在技术秘密载体产品流通进入市场时加以合理限制,如是否通过约束转售、出租等权利将其控制在特定商业范围内流通,使获得产品的相关主体均与权利人之间存在保密条款。

5调查目标企业是否对不特定第三人可能通过反向工程获得的技术秘密,采取了具体的、特定的、与商业秘密载体相对应的保密措施。受托方可以综合以下几点调查评估采取的保密措施是否符合上述标准:

1)调查目标企业的保密措施是否体现企业作为商业秘密权利人的保密目的,是否仅为安全性提示或产品维修担保提示;

2)调查目标企业的保密措施是否能够被特定主体识别,是否能使特定主体明确知悉其应对所述信息保密;

3)调查目标企业设置的保密措施是否有考虑技术秘密及其载体的性质,采取适当且有针对性的保密措施。

6、调查目标企业是否有根据不同的行业及技术秘密类型采取与技术秘密性质及载体相对应的保密措施,包括对外部性载体本身的技术保护措施是否能使他人无法通过分析获知技术秘密,对一体化结构载体是否采用物理保密措施使载体如拆解即破坏技术秘密等。

对该部分进行调查的技术要求较高,在调查时受托方可采取技术人员访谈或专家咨询的方式,在此对可能的技术保护措施列举如下:

【加密技术】是否利用加密技术对技术秘密进行加密,以保证其机密性。例如,对软件应用程序进行代码混淆、加密算法、数字签名等

【访问控制】是否采用访问控制技术,对技术秘密的访问进行限制。例如,通过访问控制列表(ACL)和权限控制等方式,限制只有特定的人员或团队才能够访问技术秘密

③【物理加密】是否通过物理加密在技术秘密中嵌入物理结构以增加技术秘密复制难度;

④【特殊材料】是否通过使用难以获得或专门定制的特殊材料来防止技术信息被其他企业或者个人复制或者模仿。

为防止技术秘密被竞争对手通过反向工程获取,企业应当重视商业秘密保密制度的制定和执行,并且在产品的设计、生产、销售等多环节均做好物理保密措施、分区管理措施及网络安全措施(该部分调查要点参见本指引3.5.6.3)。

 

3.5.8.1.2.  反向工程的可能性及风险评估

评估技术秘密被反向工程的可能性需综合考虑多方面因素。例如由于不同行业具有各自的类型特点,不同领域的技术秘密被反向工程的可能性也有所不同,例如相较于生物、化学领域的技术,电子、机械领域的产品更容易因在市场流通而被反向工程破坏秘密性。受托方在掌握目标企业前述技术复杂性等情况后,可以综合技术秘密所属行业领域、目标企业的管理措施、安全保护措施等方面调查综合评估技术秘密被反向工程的可能性。

调查要点:

1、调查目标企业的技术秘密是否属于上述易被反向工程的行业和领域,技术秘密复杂程度是否较高,是否反向工程的难度较大,反向工程是否需要高端技术、复杂设备或耗费大量时间和成本。

2、调查目标企业是否根据技术秘密的重要程度对技术秘密进行分级管理,是否根据不同密级、不同性质、不同载体采取具体、特定、相应的保密措施。

3、调查目标企业的技术秘密是否采取了有效的技术加密、物理加密等安全保护措施。

如果通过前述调查,发现目标企业的技术秘密存在较高的被反向工程可能性,受托人则需要综合评估该后果可能给目标企业带来的风险。受托人就被反向工程 风险的调查方向主要包括市场风险、长期竞争力风险和商业风险。

调查要点:

1、【市场风险】调查目标企业的技术秘密被反向工程是否会导致该企业的产品和服务失去市场竞争力,是否存在较大可能被竞争对手复制或模仿,是否会因此导致影响企业的市场份额和盈利能力。

2、【长期竞争力风险】调查目标企业技术秘密被反向工程是否会导致该企业的研发成果、技术设备和专有技术等损失,是否会因此影响企业的业务发展和长期竞争力。

3、【商业风险】调查目标企业技术秘密被反向工程是否会导致该企业的商业计划、市场策略、销售渠道等商业机密泄露,是否会因此影响企业的商业利益和商业信誉。

 

3.5.8.2.  商业秘密泄露的响应机制调查